La Demanderesse est MARAZZI Group S.r.l., Italie, représentée par le Cabinet Germain & Maureau, France.
Le Défendeur est N. K., Royaume-Uni.
2. Le nom de domaineLe différend concerne le nom de domaine
Une demande a été déposée par MARAZZI Group S.r.l. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 24 mars 2020.
En date du 24 mars 2020, le Centre a adressé une requête au registre SWITCH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Demanderesse. En date du 27 mars 2020, SWITCH a confirmé que le Défendeur est bien le détenteur du nom de domaine et a transmis ses coordonnées.
Le Centre a vérifié que la demande répondait bien aux exigences du Règlement concernant la procédure de résolution des différends pour les noms de domaine .ch et .li (le “Règlement”), adopté par SWITCH, le 1er janvier 2020.
Conformément au paragraphe 14 du Règlement, le 8 avril 2020, une transmission de la demande valant ouverture de la présente procédure, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 15(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 avril 2020.
Le Défendeur n’a déposé aucune réponse à la demande et n’a exprimé d’aucune autre façon sa volonté de prendre part à une audience de conciliation conformément au paragraphe 15(d) du Règlement.
En date du 25 mai 2020, le Centre nommait dans le présent différend comme expert Daniel Kraus. L’expert constate qu’il a été désigné conformément au Règlement. L’expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 4 du Règlement.
4. Les faitsLa Demanderesse est une entreprise connue dans le domaine des carreaux de céramiques avec une implantation dans plus de 140 pays.
Créée en 1935 en Italie, cette société fait partie du groupe Mohawk Industries, leader mondial dans le secteur des revêtements de sol, cotée à la Bourse de New York et dont le chiffre d’affaire mondial en 2018 a atteint 10 milliards de dollars.
La société MARAZZI est titulaire d’un important portefeuille de marques MARAZZI enregistrées dans de nombreux pays, et notamment :
- la marque internationale MARAZZI n°378091 enregistrée le 6 mai 1971 pour les classes 8, 19, 20, 21, et 27 désignant la Suisse;
- la marque (figurative) internationale n°830992 enregistrée le 4 mai 2005 pour les classes 11,19, et 20 désignant la Suisse;
- la marque internationale IL CROGIOLO MARAZZI n°535188 enregistrée le 17 mars 1989 pour la classe 19 désignant également la Suisse.
La société MARAZZI est également titulaire de nombreux noms de domaine dont plus d’une quarantaine composés du terme MARAZZI et notamment :
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La Demanderesse dispose de 36 points de vente en Suisse.
Le 15 février 2020, la société MARAZZI a été alertée par un particulier qui avait rempli un formulaire de candidature, de l’existence du site “www.marazzigroup.ch”. Il s’agit d’un faux site de recrutement qui reprend le nom et les marques de la société MARAZZI ainsi que tous ses éléments visuels afin de présenter des fausses offres d’emploi et un formulaire de contact, s’apparentant ainsi à un site de phishing. Selon la Demanderesse, lorsqu’une candidature est réalisée sur le site, un email est transmis à la personne candidate et lui soustrait des informations personnelles et, potentiellement, sensibles.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 11 février 2020.
5. Argumentation des parties A. DemanderesseLa Demanderesse argumente d’abord qu’elle jouit d’un droit rattaché à un signe distinctif selon le droit suisse. Il s’agit en particulier des marques susmentionnées, ainsi que de la protection de son nom de commerce découlant de la Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle. Par ailleurs, la Demanderesse argumente que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux constituent une infraction à ces droits, selon le droit suisse. En particulier, le nom de domaine litigieux reprend de façon quasi identique les signes distinctifs de la Demanderesse, que ce soit ses marques, sa raison de commerce ou encore ses noms de domaine. En particulier, il reprend intégralement le terme “Marazzi”, qui correspond exactement à la marque de la Demanderesse et qui ne peut être considéré comme un terme descriptif appartement au domaine public; par ailleurs, le fait d’associer la raison sociale et la marque de la société MARAZZI au terme générique “groupe” suggère l’appartenance officielle au groupe et augmente encore le risque de confusion. Une telle utilisation est contraire aux articles 13 et 3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (ci-après LPM). Le fait de se faire passer pour un site officiel de la société MARAZZI en reprenant ces éléments visuels et son logo est frauduleux, contraire à la LPM et constitutif d’un comportement contraire à la loi sur la concurrence déloyale. Il en va de même de la collecte d’informations, qui constitue une captation illégale de données personnelles. C’est sur cette base que la Demanderesse requiert que le nom de domaine
Le Défendeur n’a pas répondu à la demande.
6. Discussion et conclusionsSelon l’article 24 du Règlement, l’expert statue sur la demande en se fondant sur les allégués des deux parties et les documents écrits déposés.
L’expert fait droit à la demande lorsque l’attribution ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au demandeur selon le droit de la Suisse (pour les différends relatifs au ccTLD “.ch”). Selon l’article 24(d) du Règlement, il y a clairement infraction à un droit en matière de propriété intellectuelle notamment lorsque :
i. aussi bien l’existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d’une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu’ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et
ii. le défendeur n’a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et
iii. l’infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou la révocation du nom de domaine.
A. La Demanderesse a-t-elle un droit attaché à un signe distinctif selon le droit de la suisse?Comme indiqué ci-dessus, la Demanderesse est titulaire en particulier de la marque MARAZZI et bénéficie ainsi de la protection de la LPM.
Par ailleurs, la Demanderesse dispose également de la protection du nom commercial MARAZZI Group S.r.l, protégé en Suisse par le biais de l’article 8 de la Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle.
La Demanderesse bénéficie ainsi d’un droit attaché à un signe distinctif selon le droit suisse au sens du paragraphe 24 du Règlement.
B. L’attribution ou l’utilisation du nom de domaine constitue-t-il clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué à la demanderesse selon le droit de la suisse?La Demanderesse dispose d’une marque antérieure MARAZZI en Suisse, puisque l’enregistrement de la plus ancienne de ses marques date de 1971, alors que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur en février 2020.
L’article 13 de la Loi sur la protection des marques confère au titulaire d’une marque le droit exclusif de l’utiliser pour désigner des produits et/ou des services. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de confusion entre une marque et un nom de domaine doit notamment être examiné à la lumière du site Internet lié au nom de domaine en question.
Le nom de domaine litigieux contient non seulement la marque très connue de la Demanderesse (il s’agit de l’élément prépondérant), mais aussi le terme descriptif et générique “group” qui se réfère à une hypothétique appartenance au groupe MARAZZI. Ce simple ajout d’un terme générique faible dans le nom de domaine litigieux n’est pas suffisant à écarter un risque de confusion.
Au surplus, le nom de domaine litigieux est redirigé vers un site Internet contrefaisant (certes mal) un site Internet de la Demanderesse, destiné à des activités de phishing contraires à la loi sur la concurrence déloyale. L’utilisateur est donc volontairement appelé à penser que ce site appartient à la Demanderesse. Le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque antérieure de la Demanderesse est dès lors avéré.
Le même raisonnement vaut également sous l’angle de la protection du nom de la Demanderesse.
Dans ces circonstances, l’expert estime que le nom de domaine litigieux porte clairement atteinte au droit de la Demanderesse sur sa marque et son nom.
7. DécisionPour les raisons énoncées ci-dessus, et conformément au paragraphe 24 du Règlement, l’expert ordonne le transfert du nom de domaine
Daniel Kraus
Expert
Le 05 juin 2020