Le Demandeur est PEGASE, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.
Le Défendeur est CSCV SA Compagnie Suisse Chaussure Vetement, Suisse.
2. Le nom de domaineLe différend concerne le nom de domaine
Une demande a été déposée par PEGASE auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 22 septembre 2020.
En date du 22 septembre 2020, le Centre a adressé une requête au registre SWITCH, le Registre du .ch et du .li, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Demandeur. En date du 23 septembre 2020, SWITCH a confirmé que le Défendeur est bien le détenteur du nom de domaine et a transmis ses coordonnées.
Le 2 octobre 2020, le Centre a demandé au Requérant de bien vouloir fournir au Centre une procuration, laquelle a été fournie le 5 octobre 2020.
Le Centre a vérifié que la demande répondait bien aux exigences du Règlement concernant la procédure de résolution des différends pour les noms de domaine .ch et .li (le “Règlement”), adopté par SWITCH, le 1er janvier 2020.
Conformément au paragraphe 14 du Règlement, le 7 octobre 2020, une transmission de la demande valant ouverture de la présente procédure, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 15(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 octobre 2020.
Le Défendeur n’a déposé aucune réponse à la demande et n’a exprimé d’aucune autre façon sa volonté de prendre part à une audience de conciliation conformément au paragraphe 15(d) du Règlement.
Aucune audience de conciliation n’a eu lieu dans le délai spécifié au paragraphe 17(b) du Règlement.
En date du 4 novembre 2020, le Centre nommait dans le présent différend comme expert Jacques de Werra. L’expert constate qu’il a été désigné conformément Règlement. L’expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 4 du Règlement.
Par courrier électronique du 5 novembre 2020, le Défendeur a indiqué que le Nom de Domaine “sera retiré” le 9 novembre 2020. Ce dernier a également indiqué que l’enregistrement du Nom de Domaine ne peut pas être supprimé tant que la procédure est en cours et a confirmé que le site associé au Nom de Domaine ne pointe plus sur un site actif.
4. Les faitsLe Demandeur est titulaire de marques comportant les termes LA HALLE, en particulier d’une marque internationale combinée No. 807925 qui a été enregistrée le 14 avril 2003 dans de nombreux pays, notamment en Suisse et qui couvre des produits et services en classes 18 et 25 en particulier des vêtements, sacs et chaussures (“la Marque”).
La Marque a été acquise par le Demandeur par suite d’un jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 8 juillet 2020 lequel a arrêté le plan de cession des activités de LA HALLE notamment en faveur du Demandeur au profit de qui le Tribunal a prononcé le transfert de l’ensemble des marques détenues par LA HALLE, incluant les marques LA HALLE, dont la Marque.
Les formalités d’inscription de ce transfert auprès des différents registres de marques sont en cours. Une demande d’inscription de changement de titulaire au profit du Demandeur a ainsi été déposée auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (“OMPI”) le 18 septembre 2020.
La Marque du Demandeur, LA HALLE, est utilisée en lien avec des produits de mode pour hommes, femmes et enfants qui sont distribués dans plus de 800 points de vente et via son site Internet “www.lahalle.com”.
Le Défendeur est un ancien partenaire de la société La Halle précédente titulaire de la Marque qui bénéficiait d’un contrat de franchise pour la Suisse. Dans le cadre du plan de cession arrêté par le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 8 juillet 2020, il a été acté que le Demandeur ne reprenait pas les contrats d’affiliation et de franchise. A la suite de cette décision judiciaire du 8 juillet 2020, le Demandeur a contacté le Défendeur pour rappeler la résiliation de plein droit du contrat conclu entre le Défendeur et la société La Halle suite au jugement et a expressément demandé la cessation de l’exploitation des marques et de l’enseigne LA HALLE par courriers datés du 23 juillet 2020 et du 7 août 2020.
Le 3 septembre 2020, le Défendeur a procédé à la réservation du Nom de Domaine sans autorisation du Demandeur.
Par ailleurs, le Nom de Domaine a été utilisé en lien avec un site Internet reproduisant la Marque du Demandeur dans la même typographie que celle de la Marque. Ce site est un site marchand proposant à la vente des vêtements, chaussures et accessoires de mode. Le Nom de Domaine est désormais inactif.
5. Argumentation des parties A. RequérantLe Demandeur expose en substance être titulaire de la Marque en vertu de quoi le droit de marque lui permet de s’opposer à l’enregistrement de signes identiques ou similaires selon l’article 3 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992.
Outre les droits découlant de la Marque, le Demandeur est également titulaire des noms de domaine
La captation de la clientèle d’un concurrent en reprenant sans autorisation des signes distinctifs sur lesquels il a capitalisé dans le but de tromper le consommateur constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article susvisé. Les marques et les noms de domaines sont des signes distinctifs utilisés dans la vie des affaires qui identifient des produits et services comme provenant d’une société identifiée pour les consommateurs.
Ainsi, les noms de domaine et le site Internet marchand associé “www.lahalle.com” constituent un droit de défense au titre de la concurrence déloyale et doivent à ce titre être considérés comme des droits antérieurs opposables dans le cadre de la présente procédure.
Suite au jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 8 juillet 2020, le Demandeur n’a pas repris le contrat conclu entre le Défendeur et l’ancien titulaire de la Marque (la société La Halle). Le Demandeur a contacté le Défendeur pour rappeler la résiliation de plein droit du contrat qui avait été conclu entre le Défendeur et l’ancien titulaire de la Marque suite au jugement précité et a expressément demandé la cessation de l’exploitation de la Marque et de l’enseigne La Halle par courriers datés du 23 juillet 2020 et du 7 août 2020.
Le 3 septembre 2020, le Défendeur a procédé à la réservation du Nom de Domaine sans autorisation du Demandeur et en connaissance de cause de cause des droits du Demandeur sur la Marque puisqu’il en avait été notifié par les courriers précités.
Même sous l’empire de la relation contractuelle précédente avec l’ancien titulaire des marques LA HALLE, le Défendeur n’était pas autorisé à déposer à quelque titre que ce soit (y compris en tant que nom de domaine) les marques LA HALLE selon une disposition du contrat.
Pour toutes ces raisons, il est évident que :
- le Défendeur n’avait aucun intérêt légitime à réserver le Nom de Domaine.
- le Défendeur a effectué cette réservation en connaissance des droits antérieurs du Demandeur et contrevenant à l’interdiction qui lui était faite de déposer et utiliser la Marque.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’est pas possible que le Défendeur ait enregistré le Nom de Domaine par hasard ou coïncidence. Une telle réservation démontre la mauvaise foi du Défendeur et justifie le transfert immédiat du Nom de Domaine au Demandeur.
Le Nom de Domaine est similaire aux droits du Demandeur au point de prêter à confusion sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En effet, le Nom de Domaine contient à l’identique l’élément distinctif “la halle” de la Marque du Demandeur associé au terme descriptif “outlet”.
Cet ajout n’évite pas la confusion mais est, au contraire, susceptible de la renforcer pour le consommateur. Le terme “outlet” fait référence, tant pour des consommateurs anglophones que francophones à la vente d’anciennes collections / de collections à moindre coût, et dans le cas présent de produits de la Marque.
Par ailleurs, le Nom de Domaine est utilisé en lien avec un site Internet qui fait figurer la Marque du Demandeur avec la même typographie que la Marque. Ce site est un site marchand proposant à la vente des vêtements, chaussures et accessoires de mode. Le risque de confusion est très élevé pour les consommateurs qui vont penser qu’il s’agit du site Internet officiel ou à tout le moins d’un revendeur autorisé, ce qui n’est pas le cas.
Cette exploitation est interdite en Suisse par les dispositions de l’article 13 de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992.
Au-delà de la contrefaçon avérée, la concurrence déloyale est caractérisée puisqu’il y a un détournement de la clientèle et une atteinte à l’image et au positionnement de la marque via l’association d’un terme “outlet” laissant penser au consommateur que les produits commercialisés sur le site litigieux sont des produits d’usine de la Marque ou de collections précédentes.
Il est évident que le Nom de Domaine a été enregistré en contrefaçon des droits du Demandeur pour induire en erreur le consommateur et il est dans l’intérêt public que le Nom de Domaine soit transféré au Demandeur pour éviter qu’il ne soit utilisé pour tromper les consommateurs.
B. DéfendeurLe Défendeur n’a pas répondu formellement à la demande.
6. Discussion et conclusionsConformément au paragraphe 24(c) du Règlement, l’Expert fait droit à la demande lorsque l’attribution ou l’utilisation du nom de domaine litigieux constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au demandeur selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein. Le Règlement définit au paragraphe 1 la notion de “droit attaché à un signe distinctif” comme un “droit reconnu par l’ordre juridique qui découle de l’enregistrement ou de l’utilisation d’un signe et qui protège son titulaire contre les atteintes à ses intérêts générées par l’enregistrement ou l’utilisation par des tiers d’un signe identique ou similaire; il s’agit notamment, mais pas exclusivement, du droit relatif à un nom commercial, à un nom de personne, à une marque ou à une indication géographique, ainsi que des droits de défense résultant de la législation sur la concurrence déloyale”.
Dans cette affaire, il convient donc de procéder à un examen des faits à la lumière du droit suisse des signes distinctifs, essentiellement le droit des marques, des raisons de commerce, au nom et de la concurrence déloyale, afin de déterminer si le Demandeur dispose d’un droit attaché à un signe distinctif. Il faut ensuite établir si l’attribution ou l’usage du Nom de Domaine par le Défendeur constitue “clairement” une infraction à ce droit.
A ce sujet, le paragraphe 24(d) du Règlement précise qu’il y a “clairement infraction à un droit en matière de propriété intellectuelle notamment lorsque
i. aussi bien l’existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d’une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu’ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et que
ii. le Défendeur n’a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et que
iii. l’infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou la révocation du nom de domaine.”
Etant donné l’exigence posée dans le Règlement d’une infraction “claire”, une décision de transfert ou de révocation du nom de domaine n’est prise que si elle se justifie d’évidence. Compte tenu de la nature du Règlement laquelle limite sérieusement les moyens d’instruction à disposition de l’Expert, cette évidence doit s’imposer rapidement et non pas suite à un examen laborieux (cf. Edipresse Publications SA c. Florian Kohli,
Litige OMPI No. DCH2005-0026; I-D Media AG c. Id-Média Sàrl,
Litige OMPI No. DCH2005-0018; Zurich Insurance Company, Vita Lebensversicherungs-Gesellschaft c. Roberto Vitalini,
Litige OMPI No. DCH2005-0012 indiquant que les doutes profitent au Défendeur; Veolia Environnement SA c. Malte Wiskott,
Litige OMPI No. DCH2004-0010).
L’Expert constate que le Demandeur s’est vu attribuer la titularité de la Marque sur la base du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 8 juillet 2020 (p. 68 dudit jugement) et que les démarches ont été entreprises afin de faire inscrire le changement de titulaire au registre international des marques auprès de l’OMPI (selon demande soumise à l’OMPI le 18 septembre 2020).
En considérant que l’inscription au registre des marques n’a pas d’effet constitutif en droit suisse et sachant que les marques internationales prévoyant une protection pour la Suisse (ce qui est le cas de la Marque) sont assimilées aux marques suisses (art. 46 al. 1 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992, “LPM”), on peut considérer que le Demandeur est bien titulaire de la Marque même si cette titularité n’a pas (encore) été inscrite dans le registre des marques internationales selon les documents soumis par le Demandeur.
En tout état, même à supposer que le Demandeur ne puisse pas bénéficier de la protection de la Marque en Suisse, il bénéficie de la protection conférée par le droit suisse de la concurrence déloyale (découlant de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale, (“LCD”), comme développé ci-dessous sous B).
Le Demandeur bénéficie ainsi d’un droit attaché à un signe distinctif selon le droit de la Suisse.
B. L’attribution ou l’utilisation du Nom de Domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au Demandeur selon le droit de la SuisseIl convient d’examiner si l’attribution ou l’utilisation du Nom de Domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au Demandeur selon le droit de la Suisse.
Concernant la protection par le droit des marques, il convient de déterminer si le droit à la Marque du Demandeur est violé en l’espèce.
Pour qu’il y ait infraction de la LPM (au sens des art. 3 et 13 LPM), il faut qu’il y ait identité ou similarité entre la Marque du Demandeur et le signe distinctif litigieux du Défendeur, soit le Nom de Domaine. Il faut en outre que le signe distinctif litigieux du Défendeur soit utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services revendiqués par la Marque du Demandeur (conformément au principe de spécialité).
En l’espèce, le Défendeur fait un usage de la Marque dans le Nom de Domaine en combinant la Marque à un mot descriptif “outlet” la Marque constituant ainsi l’élément distinctif du Nom de Domaine. Il est ainsi acquis que le Nom de Domaine est similaire à la Marque. Il a en outre été établi par le Demandeur que le Nom de Domaine a été utilisé en lien avec des produits identiques à ceux couverts par la Marque.
Même en considérant que le Nom de Domaine n’est plus actif à ce jour de sorte que la condition de la similarité des produits respectifs ne serait plus remplie (mais au jour du dépôt de la demande le site renvoyait les internautes vers des produits similaires et concurrent de ceux du demandeur), l’Expert retient qu’en enregistrant le Nom de Domaine même sans en faire un usage (pour des produits identiques ou similaires à ceux revendiqués par la Marque du Demandeur), le Défendeur commet de toute manière une violation du droit de la concurrence déloyale.
Selon l’article 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
Indépendamment de tout usage, l’enregistrement d’un nom de domaine reproduisant la marque d’un tiers peut constituer un acte de concurrence déloyale lorsqu’il cause objectivement une entrave à l’activité commerciale du titulaire d’une marque et/ou lorsque l’intention de causer une telle entrave est manifeste (APCO Technologies SA contre H. T.,
Litige OMPI No. DCH2020-0014; AdunoKaution AG, Aduno Finance AG contre SC, Swiss Caution SA,
Litige OMPI No. DCH2015-0019, et l’arrêt cité du Tribunal de commerce de Zurich, ZR 101 (2002), 51, du 18 décembre 2001; voir aussi la décision rendue par l’Expert dans le cas Cartier International S.A. contre Marc Baertschi,
Litige OMPI No. DLI2015-0001 et également le cas AXA SA contre SwissCaution SA, Onkelinx Sophie / SC, SwissCaution SA, Yann Goyonvarch’,
Litige OMPI No. DCH2016-0002; Société des Produits Nestlé S.A. v. Shen Chaoyong,
Litige OMPI No. DCH2014-0013; Sven Beichler, mySwissChocolate AG v. chocri GmbH,
Litige OMPI No. DCH2012-0032).
En l’espèce, l’Expert considère que l’enregistrement du Nom de Domaine par le Défendeur est déloyal dans les circonstances dans lequel cet enregistrement est intervenu, soit après la fin du contrat de franchise et après que le Demandeur a mis en demeure le Défendeur de cesser tout usage de la Marque.
Dans ces circonstances, l’Expert conclut que le comportement du Défendeur est constitutif de concurrence déloyale en vertu de l’article 2 de la LCD et que l’enregistrement du Nom de Domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au Demandeur selon le droit suisse au sens du paragraphe 24(d) du Règlement..
Selon paragraphe 24(d)(iii) du Règlement, l’infraction doit justifier le transfert ou la révocation du nom de domaine litigieux. Dans un arrêt du 25 juin 2002 concernant un comportement constitutif de concurrence déloyale en vertu de l’article 2 de la LCD, le Tribunal de commerce de St. Gall a constaté que l’article 9 lit. b de la LCD permet d’ordonner non seulement la radiation du nom de domaine litigieux, mais aussi son transfert (HG St. Gallen du 25 juin 2002,
Sur cette base, l’infraction constatée en l’occurrence justifie le transfert du Nom de Domaine au Demandeur (voir April S.A. contre Yann Guyonvarc’h - SC Swisscaution SA,
Litige OMPI No. DCH2014-0012).
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et conformément au paragraphe 24 du Règlement, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine
Jacques de Werra
Expert
Le 18 novembre 2020