Der Gesuchsteller ist M.T. / Fahrschule Max Drive Massimo Tanzillo, Schweiz, vertreten durch de la cruz beranek Rechtsanwälte AG, Schweiz.
Die Gesuchsgegner sind Konrad & Strässle KIG, K.S und S.K., Schweiz, vertreten durch Rentsch Partner AG, Schweiz.
2. Streitige Domain-NamenGegenstand des Verfahrens sind die Domain-Namen
Die Registerbetreiberin ist SWITCH. Der Registrar ist cyon GmbH.
3. VerfahrensablaufDas Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 26. Januar 2021 per E-mail ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist.
Am 27. Januar 2021 bestätigte die Registerbetreiberin SWITCH, dass K.S. und S.K. Inhaber und administrative Kontaktpersonen des Domainnamens sind. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 2. Februar 2021 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 22. Februar 2021.
Die Gesuchsgegner haben eine Gesuchserwiderung am 22. Februar 2021 eingereicht und gegenüber dem Zentrum ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht. Eine erfolglose Schlichtung fand am 31. März 2021 statt. Der Gesuchsteller beantragte die Fortsetzung des Verfahrens am 8. April 2021.
Das Verfahren wurde in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 22. April 2021 Theda König Horowicz als Expertin. Die Expertin stellt fest, dass sie ordnungsgemäss bestellt wurde, und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.
4. SachverhaltDer Gesuchsteller ist Inhaber der Einzelunternehmung Fahrschule Max Drive Massimo Tanzillo, die am 4. November 2020 im Handelsregister des Kantons Zurich eingetragen wurde. Die Firma hat ihren Sitz in Wallisellen, Schweiz.
Der Gesuchsteller ist seit 2001 Inhaber des Domain-Namens
Die Registrierung der streitigen Domain-Namen erfolgte am 11. Dezember 2016.
Der streitige Domain-Name 1 wird von den Gesuchsgegnern für den Betrieb einer Vermittlungsplattform von verschiedenen Dienstleistungen für Fahrschüler benutzt. Der streitige Domain-Name 2 wird nicht benutzt und ist inaktiv.
Am 9. November 2020 hat der Gesuchsteller die Gesuchsgegner abgemahnt und die Abschaltung des streitigen Domain-Namens 1 beantragt. Dieser Antrag wurde von den Gesuchsgegnern per E-Mail vom 12. November 2020 abgelehnt.
Am 11. November 2020 haben die Gesuchsgegner die Marke MAXX DRIVE in der Schweiz in den Klassen 9, 35 und 41 angemeldet. Die Marke wurde am 26. März 2021 veröffentlicht.
Mit Schreiben vom 4. Januar 2021, teilte der Gesuchsteller den Gesuchsgegnern mit, er sei mit deren Stellungnahmen nicht einverstanden, da der Gesuchsteller als Fahrschule auftritt und es zu Verwechslungen mit dem Betrieb des Gesuchstellers gegeben habe, was auf ein unlauteres Verhalten der Gesuchsgegner hinweisen würde.
Mit E-Mail und Schreiben vom 20. Januar 2021 antworteten die Gesuchsgegner nochmals, dass kein lauterkeitsrechtlich relevantes Verhalten vorliegen würde.
5. Parteivorbringen A. GesuchstellerDer Gesuchsteller meint, dass der streitige Domain-Name 1 von den Gesuchsgegnern seit 2019 für den Betrieb einer Vermittlungsplattform von verschiedenen Dienstleistungen für Fahrschüler benutzt. Die Gesuchsgegner hätten bis vor kurzem sich als Fahrschule bezeichnet und würden, wie der Gesuchsteller, prominent die Farben Rot/Schwarz benutzen.
Der Domain-Name 1 sowie die darunter betriebene Webseite verletzen in verschiedener Hinsicht Schweizer Recht. Der Firmenname und der Domain-Name des Gesuchstellers geniesst Schutz nach Art. 29 ZGB. Der Gesuchsteller betreibt seine Webseite unter den Domain-Namen
Die Gesuchsgegner verstossen mit dem Domain-Namen 1 sowie mit ihrer Webseite gegen Art. 3 Abs. 1 lt. d UWG, indem sie den streitgegenständlichen Domain-Namen für ihre Fahrschulplattform verwenden. Der Domain-Name Ausserdem sind nach Rechtsprechung auch beschreibende Domain-Namen nach UWG schützenswert. Die Gesuchsgegner könnten sich nicht auf die Nachahmungsfreiheit berufen, da die Nachahmung unweigerlich vermeidbar war. Weder der Firmenname der Gesuchsgegner noch andere Umstände deuten auf die scheinbare Notwendigkeit des Gebrauchs der Zeichen «maxx» und «Drive» bzw., deren fast identische Wortverbindung hin. Die Anlehnung an den Domain-Namen des Gesuchstellers war gewollt, um den guten Ruf des Gesuchstellers in schmarotzerischer Weise auszunutzen und von seiner starken Etablierung im Geschäft für Fahrschulen zu profizieren. Der Domain-Name Der Gesuchsteller weist darauf hin, dass es vermehrt zu effektiven Verwechslungen kam. Die Kombination der Zeichen «maxx» und «drive» beschreiben nicht die Natur oder Eigenschaft der Dienstleistungen der Gesuchsgegner. In Beziehung zu der Bezeichnung «drive» bemerkt der Gesuchsteller, dass die Gesuchsgegner keine Fahrschuldienstleistungen anbietet, sondern eine Internetseite für die Vermittlung von Fahrlehrern. Die Interessen des Gesuchstellers sind auf Grund der langjährigen Benutzung seines Namens und Domain-Namens hoch zu gewichten. Sämtliche Ausführen betreffend des streitigen Domain-Namens 1 gelten auch für den streitigen Domain-Namen 2, der nicht verwendet wird. Die Gesuchsgegner bestreiten, dass der Gesuchsteller Rechte über die Bezeichnung «MAX DRIVE» in der Schweiz hat. Die Wortkombination «MAX DRIVE» hat in dem Bereich für dem sie benutz wird, d.h. Fahrschulung und Fahrunterricht keine Unterscheidungskraft, so dass sie weder geschützt werden kann noch von dem Gesuchsteller monopolisiert werden kann. Die Gesuchsgegner bestreiten auch, dass der Gesuchsteller seine Webseite unter dem Domain-Namen seit 2001 bzw. 2002 betreibt. Sie bestreiten weiter, dass die Farben Schwarz und Rot seit diesem Zeitpunkt in Zusammenhang mit dieser Webseite benutzt werden. Diese Behauptungen seien nicht bewiesen. Die Gesuchsgegner haben die streitigen Domain-Namen am 11. Dezember 2016 registriert und betreiben den streitigen Domain-Namen 1 seit Mai 2017 und nicht erst seit 2019 wie vom Gesuchsteller behauptet. Es sei daher unverständlich warum der Gesuchsteller 3 Jahre gewartet habe, um die Gesuchsgegner abzumahnen. Es sei weiter bestritten, dass die Gesuchsgegner die Farben Rot und Schwarz prominent auf ihrer Webseite benutzen würden. Der «Look and Feel» beider Webseiten sei unterschiedlich. Die Gesuchsgegner seien auch nie als Fahrschule im Internet aufgetreten. Unter dem Domain-Namen 1 wird eine Homepage betrieben, die ein online Fahrschulportal bzw. eine Vermittlungsplattform bewirbt, und auf die Angebote für Nothelferkurse, Verkehrskunde, Motorradkurse, Anhänger- und Auto-Prüfungen zur Verfügung gestellt werden. Diese Tätigkeit erstreckt sich auf die ganze Schweiz, insbesondere auf die ganze Deutschschweiz. Die Bekanntheit oder starke Etablierung des Gesuchstellers oder von dessen Zeichen «MAX DRIVE» ist bestritten. Die Ausführungen, dass es zu mehrfach effektiven Verwechslungen zwischen der Fahrschule des Gesuchstellers und dem Web-Angebot der Gesuchsgegnern gegeben hat ist unbelegt und irrelevant. Die Wortelemente «MAX» und «DRIVE» haben keine Unterscheidungskraft. Das Wortelement «DRIVE», Englisch für «fahren» oder «Fahrt» ist für Fahrschuldienstleistungen Gemeingut und absolut freihaltebedürftig. Dasselbe gilt für den Wortbestandteil «MAX». Auch die Wortverbindung «MAX DRIVE» macht das Zeichen für Fahrschuldienstleistungen nicht schutzfähig. Die Gesuchsgegner bestreiten, dass der Gesuchsteller unter dem Spitznamen «MAX» assoziiert und angesprochen wird und unterzeichnen, dass dies nicht belegt wird. Die behauptete Bekanntheit oder starke Etablierung im ganzen Kanton Zürich sei auch nicht etabliert. Aus diesen Gründen sei der wettbewerbsrechtliche Kennzeichenschutz zu verneinen. Dasselbe gilt für die vermeintlichen Ansprüche aus Namensschutz nach Art. 29 ZGB, denn dort wird ebenfalls Unterscheidungs- bzw, Identifikationsfunktion und Kennzeichnungswirkung vorausgesetzt. Gemeinfreie, anpreisende oder übliche Namensbestandteile können nicht zugunsten einer Person monopolisiert werden. Ausserdem lautet der bürgerliche Name des Gesuchstellers Massimo Tanzillo. Die Gesuchsgegner sind auch der Auffassung, dass es keine derivative Unterscheidungskraft im Namen «MAX DRIVE» gibt. Die Gesuchsgegner vertreten weiter, dass der Begriff «MAX» allgemein von der Gerichts- und Institutspraxis als schwach betrachtet wird und dass es Verwechslungsgefahr in vielen Fällen verneint wurde, wobei die Kennzeichnungskraft von dem Wortelement «MAXX» der von den Gesuchsgegner benutzt wird, ausdrücklich vom Bundesverwaltungsgericht festgehalten wurde. Das angegriffene Zeichen «MAXX DRIVE» unterscheidet sich daher hinreichend deutlich. Die auffällige andere Gestaltung der Wort-/Bildzeichen sowie der Homepages schliesst eine UWG Verletzung aus. Der Gesuchsteller der sich mit üblichen Wortelementen bedient, kann keine Ausschliesslichkeitsrechte Dritten gegenüber geltend machen. Hinsichtlich des Domain-Namens 2 ist auf das Gesuch mangels Rechtsschutzinteresse nicht einzutreten, da dieser Domain-Name inaktiv ist. Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand des Vorbringens beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht. Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn (i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und (ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und (iii) die Rechtsverletzung je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt. Der Gesuchsteller ist Inhaber des Domain-Namens «maxdrive.ch» und der Einzelunternehmung die unter dem Namen «Fahrschule Max Drive Massimo Tanzillo“ im Handelsregister des Kantons Zurich eingetragen ist. Zum Kennzeichenrecht werden auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche gezählt, insbesondere das Verbot des Schaffens einer Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 lit. d UWG oder die Rufausbeutung nach der Generalklausel von Art. 2 UWG (vgl. Noth/Bühler/Thouvenin - Thouvenin/Noth, Einleitung MschG N 109-113). Sachlich erfasst das Verbot des Schaffens einer Verwechslungsgefahr alle Arten von Kennzeichenrechten, die einen Wettbewerbsteilnehmer oder seine Produkte individualisieren und von anderen unterscheiden, namentlich auch Domainnamen (Thouvenin/Noth, a.a.O., N 111). In diesem Fall hat der Gesuchsteller mit dem aktiven Domainnamen Der Firmenname des Gesuchstellers beinhält die Bezeichnung «MAX DRIVE» sowie andere Wortelemente. Ausserdem wurde der Firmenname erst 2020, d.h. nach der Registrierung der streitigen Domain-Namen in 2016, im Handelsregister Zürich eingetragen. Ob der Gesuchsteller Kennzeichenrechte, insbesondere ein Namensrecht über «MAX DRIVE» durch den Firmennamen herleiten kann, kann also offenbleiben. B. Die Zuteilung oder Verwendung des streitigen Domainnamens durch den Gesuchsgegner stellt nach dem Recht der Schweiz eine klare Verletzung der geltend gemachten Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin dar Bei der Beurteilung einer Verwechslungsgefahr zwischen den Domainnamen der Parteien ist vorerst zu prüfen, ob die Gesuchsgegner zur Zeit der Registrierung des streitigen Domainnamens 2016 die Webseite des Gesuchstellers kannte. Die Akte beinhält keinerlei Hinweise diesbezüglich. Als nächstes ist zu untersuchen, ob die Gesuchsgegner mit ihrem Verhalten gemäss Art. 2 UWG das Verhältnis zwischen Mitbewerbern (d.h. zwischen den Parteien) oder jenes zwischen Anbietern und ihren Abnehmern (d.h. zwischen den Parteien und den Nutzern der Websites) in unlauterer Weise beeinflusst hat. Eine Rufausbeutung gemäss Generalklausel (Art. 2 UWG) vollzieht sich dadurch, dass der Verkehr dazu gebracht wird, seine Wertvorstellungen zu den Dienstleistungen der einen Partei auf die Dienstleistungen der anderen Partei zu übertragen (sog. Image-Transfer). Dabei wird insbesondere der Werbewert, die verbundenen Kosten und die Mühe in Betracht gezogen, die für die Dienstleistungen ausgenutzt wurden (Carl Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Basel/Genf/München 2001, Art. 2 N 235). Die Rufausbeutung kann sowohl auf mittelbare wie auch auf unmittelbare Weise geschehen (B. Dutoit, Réflexions comparatives sur la concurrence parasitaire en droit de la concurrence déloyale, JdT 1982 I 258, 259). Der Gesuchsteller hat dargestellt, dass er eine Internetpräsenz unter dem Domain-Namen Es gibt also keine Hinweise dafür, dass es effektiv in diesem Fall zu einer mittelbaren oder unmittelbaren Rufausbeutung durch den Gesuchsgegnern gekommen ist. Es bleibt zu prüfen, ob die Gesuchsgegner Massnahmen getroffen haben, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb des Gesuchstellers herbeizuführen (Art. 3 lit. d UWG). Unter diesen mitunter als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand der Schaffung einer Verwechslungsgefahr mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten (BGE 135 III 446 E. 6.1 S. 450; 128 III 353 E. 4 S. 359; 126 III 239 E. 3a S. 245, je mit Hinweisen). Das UWG will nicht die Verwechslungsgefahr als solche, sondern nur ihre Ausbeutung zum Zweck der unzulässigen Aneignung des fremden Arbeitsergebnisses verhindern (Baudenbacher, Art. 3 lit. d N 4). Im Gegensatz zur Verwechslungsgefahr im engeren Sinne, wo das nachgeahmte Kennzeichen wegen seines ähnlichen Erscheinungsbildes tatsächlich für das verletzte Zeichen gehalten wird, spricht man von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr, falls das Publikum zwar die Verschiedenartigkeit der Zeichen erkennt, sie aber wegen ihrer Ähnlichkeit für Serienzeichen hält und deswegen annimmt, die Zeichen wiesen auf dieselbe Herkunftsstätte hin. Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ist schliesslich gegeben, falls erkennbar keine identische Herkunftsstätte vorliegt, der angesprochene Verkehrskreis jedoch zu Unrecht auf wirtschaftliche Beziehungen zwischen den Zeichen schliesst (Baudenbacher, Art. 3 lit. d N 7). Es ist nicht streitbar, dass im hier zu beurteilenden Fall Branchen- und Dienstleistungsähnlichkeit vorliegt. Beide Parteien sind im Bereich der Fahrschulen tätig: der Gesuchsteller bietet Fahrschuldienstleistungen direkt an; die Gesuchsgegner offerieren Vermittlungsdienstleistungen zwischen dem interessierten Publikum und Fahrschulen an. Aber auch im Bereich ähnlicher Produkte sollte nur zurückhaltend vom Bestehen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr ausgegangen werden. Das gilt insbesondere, wenn die ähnlichkeitsbegründenden Umstände wie z.B. Wortbestandteile von zahlreichen Unternehmen als Kennzeichenbestandteil gewählt werden, weil es sich dabei auf dem betreffenden Gebiet um eine nahe liegende und nicht für ein bestimmtes Unternehmen charakteristische Bezeichnung handelt (Baudenbacher, Art. 3 lit. d N 48). Weiter muss berücksichtigt werden, dass gemeinfreie Zeichen markenrechtlich nicht geschützt werden können und dementsprechend auch lauterkeitsrechtlich keine Bedeutung haben (vgl. Baudenbacher, Art. 3 lit. d N 81; Hilty/Arpagaus, UWG Kommentar, Rz. 50 zu Art. 3 Abs. 1 lt. D UWG, U. Buri, SIWR III/2 S. 370). Gemeinfrei sind (i) Zeichen, welche die Ware bzw. den Tätigkeitsbereich eines Unternehmens bezeichnen, (ii) sachbezogene Kennzeichen sowie (iii) Wörter und Bilder, die sich im Zusammenhang mit dem Kennzeichnungsobjekt dem Verkehr geradezu aufdrängen (Baudenbacher, a.a.O.). Gemäss UWG muss also das Kennzeichen eine gewisse Kennzeichnungskraft besitzen. Diesbezüglich ist nachgewiesen, dass die Bezeichnung «MAX» von vielen Unternehmen in der Schweiz benutzt wird. Das englische Wort «DRIVE» bedeutet «fahren» oder «Fahrt» und gehört zum englischen Grundwortschatz, der vom schweizerischen Publikum allgemein verstanden wird. Insbesondere in Zusammenhang mit Fahrschulen gehört also «DRIVE» offensichtlich zum Gemeingut und ist daher freihaltebedürftig. Die Bezeichnung «MAX», auch wenn sie als Spitznamen des Gesuchstellers angesehen werden kann, ist ein üblicher und allgemeiner bekannter Name in der Schweiz. Die Kombination beider Namen, «MAX DRIVE», geniesst keine besondere Kennzeichnungskraft und genügt alleine nicht um zum Schluss zu führen, dass die streitigen Domain-Namen und die betroffene Webseite der Gesuchsgegner eine verwechselbare Ähnlichkeit für das relevante Publikum des Gesuchstellers darstellt. In diesem Rahmen ist zu bemerken, dass keine Beweise vorgelegt wurden, die darauf hinweisen, dass es für das Publikum zu einer Verwechslung zwischen «maxdrive.ch» und den streitigen Domainnamen Dementsprechend befindet die Expertin, dass die Registrierung und die Benutzung des Domain-Namens 1 sowie die Registrierung des Domain-Namens 2 keine klare Verletzung eines Kennzeichenrechtes darstellen, das dem Gesuchsteller nach schweizerischem Recht zusteht. Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements weist die Expertin das Gesuch ab. Theda König Horowicz
Experte
Datum: 14. Mai 2021
Full & Egal Universal Law Academy