Die Gesuchstellerin ist Züri Holzbau GmbH, Schweiz, vertreten durch Weinmann Zimmerli, Schweiz.
Die Gesuchsgegner sind Swiss Domain Trustee AG, Schweiz / B.J., Schweiz und Saxer Holzbau GmbH, Schweiz.
2. Streitiger Domain-NameGegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name
Die Registerbetreiberin ist SWITCH, Schweiz. Der Registrar ist Hostpoint AG.
3. VerfahrensablaufDas Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 17. Februar 2021 per E-mail ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für „.ch” und „.li” Domainnamen („Verfahrensreglement”), welches am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist.
Am 18. Februar 2021 bestätigte die Registerbetreiberin SWITCH, dass Swiss Domain Trustee AG Inhaber und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 24. Februar 2021 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 16. März 2021.
Per Email vom 24. Februar 2021, teilte die Swiss Domain Trustee AG dem Zentrum mit, dass sie als Treuhandgesellschaft für ihre Kunden auftritt. Am 1. März 2021 bat das Zentrum die Swiss Domain Trustee AG die Kontaktinformationen ihres Kunden zu enthüllen. Per Email vom 2. März 2021, antwortete die Swiss Domain Trustee AG, dass sie den streitigen Domain-Namen deaktiviert habe und dass, B. J. in Aarau, Schweiz, Inhaber des streitigen Domain-Namens ist.
Per Email vom 4. März 2021, teilte das Zentrum der Gesuchstellerin die Identität des Inhabers des streitigen Domain-Namens mit und bat die Gesuchstellerin ihr Gesuch bis zum 9. März 2021 zu ändern. Am 9. März 2021, sendete die Gesuchstellerin eine aktualisierte Beschwerde ein.
Am 11. März 2021 wurde die aktualisierte Beschwerde an die Gesuchsgegner ordnungsgemäss zugestellt. Die neue Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 31. März 2021. Am 1. Juni 2021 erhielt das Zentrum eine weitere Darlegung von der Gesuchstellerin.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 8. April 2021 mit, dass die Gesuchsgegner weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht haben. Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen. Per Email vom 26. April 2021 wiederholte die Gesuchstellerin ihren Antrag vom 17. Februar 2021 und 9. März 2021, dass das Verfahren fortgesetzt werden sollte.
Das Verfahren wurde in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 12. Mai 2021 Theda König Horowicz als Experten. Die Expertin hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements ihre Unabhängigkeit erklärt und stellt fest, dass sie ordnungsgemäss bestellt wurde.
In einer Email vom 25. Mai 2021, informierte die Saxer Holzbau GmbH das Zentrum darüber, dass sie die Expertin ablehnen würde, weil sie Englisch sprachig sei; sie sei in der deutschen Schweiz und würde in Deutsch kommunizieren. Am 1. Juni 2021 lehnte das Zentrum den Antrag der Saxer Holzbau GmbH ab.
4. SachverhaltDie Gesuchstellerin wurde 2014 als Baukoord GmbH im Handelsregister Zürich eingetragen. Die Gesellschaft wurde am 12. April 2019 umfirmiert und trägt seit dem den Namen Züri Holzbau GmbH. Die Gesuchstellerin gehört der Saxer Group GmbH die im alleinigen Eigentum von Herrn A. P. Saxer steht. Saxer Group GmbH und A. P. Saxer sind Gesellschafter der Gesuchstellerin.
Die Gesuchstellerin ist im Bereich der Planung und Ausführung von Bauarbeiten im Hoch- und Tiefbau tätig.
Die Gesuchsgegnerin Saxer Holzbau GmbH wurde 1997 von H. Saxer-Zingg und K. Saxer-Zingg gegründet. Im Jahr 2016 wurde die Gesuchsgegnerin von der traba GmbH übernommen die im Eigentum von Herrn K. Trachsel ist. Saxer Holzbau GmbH ist in den Bereichen Holzbau, Schreinerei, Parkett/Bodenrost und DINO Dachanhebung tätig.
Die Gesuchstellerin und die Saxer Holzbau GmbH hatten bis im Februar 2021 ihren Sitz an derselben Adresse in Zürich.
Der streitige Domain-Name wurde am 13. April 2019 von Swiss Domain Trustee AG, Schweiz, eingetragen. Gemäss Angaben der Swiss Domain Trustee AG wurde der streitige Domain-Name im Auftrag von B. J., Schweiz, sichergestellt. Der streitige Domain-Name ist mit der Webseite von Saxer Holzbau GmbH („www.saxer-holzbau.ch”) verlinkt. Am selben Tag registrierten die Gesuchsgegner die Domain-Namen
Die Parteien haben im Herbst 2020 Gespräche geführt, insbesondere über den streitigen Domain-Namen. Es kam jedoch nicht zu einer schriftlichen Vereinbarung.
5. Parteivorbringen A. GesuchstellerinDie Gesuchstellerin beruft sich auf Lauterkeitsrecht und auf Namensrecht. Sie vertritt insbesondere die Meinung, dass der streitige Domain-Name ihre Rechte verletzt, indem der streitige Domain-Name auf die Webseite der Gesuchsgegnerin Saxer Holzbau GmbH weitergeleitet wird. Daher wird die Saxer Holzbau GmbH begünstigt. Es sei offensichtlich, dass Herr Jeck im Auftrag der Saxer Holzbau GmbH gehandelt hat, da es sonst keinen Grund für ihn gegeben hätte, die Kosten für die Hinterlegung und Aufrechterhaltung des streitigen Domain-Namens zu tragen.
Die Gesuchstellerin weist weiter darauf hin, dass ihre Firma eingetragen ist, so dass sie gemäss Artikel 951 des Schweizerischen Obligationenrecht („OR”) über ein Ausschliesslichkeitsrecht verfügt. Ihr Kennzeichen ist daher als kenn- und unterscheidungskräftig anzusehen.
Ausserdem sei die geographische Nähe und Branchenidentität zwischen den Parteien hervorzuheben. Weiter sei zu berücksichtigen, dass die Parteien historisch eng miteinander verwoben sind. Die Gesuchsgegner wussten daher von den Plänen der Gesuchstellerin betreffend Umfirmierung und haben diese Situation ausgenützt um den streitigen Domain-Namen praktisch zeitgleich wie die Umfirmierung zu registrieren. Die Gesuchsgegner verfügten bereits über einen eigenen Onlineauftritt. Die Anmeldung des streitigen Domain-Namens diente offensichtlich nur dazu, um bestehende oder potentielle Kunden der Gesuchstellerin auf das eigene Angebot weiterzuleiten. Gleichzeitig wurde es der Gesuchstellerin verunmöglicht, einen Domain-Namen zu registrieren, welcher mit dem eigenen Firmennamen übereinstimmt. Eine Irreführung des Konsumenten sei umso grösser, da beide Parteien, auch wenn auf verschiedener Weise, mit dem Namen Saxer auftreten. Es bestehe daher die Gefahr, dass die Konsumenten davon ausgehen, dass die Parteien zur gleichen Unternehmensgruppe gehören oder enge Geschäftsbeziehungen haben. Diese Behinderungsabsicht verletze Artikel 2 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb („UWG”).
Die Gesuchstellerin erhebt ebenfalls Anspruch gemäss Artikel 29 Abschnitt 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuch („ZGB”). Bei der Prüfung sei auf die Firma der Gesuchstellerin Züri Holzbau GmbH abzustellen. Ihr ist der streitige Domain-Name „zueri-holzbau.ch” gegenüberzustellen. Der Firmenbestandteil GmbH sei unbeachtlich. Die unterschiedliche Schreibweise von ZÜRI bzw. ZUERI sei auch unerheblich, da sämtliche Browser Umlaute als ae, ue, oe, usw. darstellen. Entsprechend liege Zeichenidentität vor. Darüber hinaus bieten beide Parteien die gleichen Dienstleistungen an. Sie bewegen sich auch in den gleichen Märkten. Die Verlinkung des streitigen Domain-Namens mit der Webseite der Saxer Holzbau GmbH erhöht das Risiko von Fehlzurechnungen.
B. GesuchsgegnerDie Gesuchsgegner haben zu dem Gesuch keine Stellung genommen.
6. EntscheidungsgründeGemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand des Vorbringens beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht. Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt.
Die Expertin stellt fest das die Gesuchstellerin eine kurze weitere Darlegung am 1. Juni 2021 an das Zentrum gesendet hat, wobei sie darauf hinweist, dass der Antrag vom 25. Mai 2021 betreffend der Ablehnung der Expertin, von der Saxer Holzbau GmbH gemacht wurde, womit die Saxer Holzbau GmbH also zugegeben habe, dass Sie die wahre Inhaberin der streitgegenständliche Domain und auch die Begünstigte ist. Herr Jeck würde also den streitigen Domain-Namen einzig im Auftrag der Saxer Holzbau GmbH halten.
Im Verfahrensreglement gibt es keine besonderen Bestimmungen in Bezug auf weitere Darlegungen. In Anbetracht von Paragraph 21(c) des Verfahrensreglements hat die Expertin jedoch entschieden diese weitere Darlegung anzunehmen.
A. Die Gesuchstellerin ist Inhaberin eines Kennzeichenrechts nach dem Recht der SchweizDie Gesuchstellerin hat erwiesen, dass sie in der Schweiz seit dem 12. April 2019 im Handelsregister als Züri Holzbau GmbH registriert ist.
Die erste Bedingung des Verfahrensreglements ist somit erfüllt.
B. Die Zuteilung oder Verwendung des streitigen Domainnamens durch den Gesuchsgegner stellt nach dem Recht der Schweiz eine klare Verletzung der geltend gemachten Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin darUWG
Die Frage stellt sich, ob die Gesuchsgegner mit ihrem Verhalten gemäss Artikel 2 UWG das Verhältnis zwischen Mitbewerbern (d.h. zwischen den Parteien) oder jenes zwischen Anbietern und ihren Abnehmern (d.h. zwischen den Parteien und den Nutzern der betroffenen Webseite) in unlauterer Weise beeinflussen.
Eine Rufausbeutung gemäss Generalklausel (Artikel 2 UWG) vollzieht sich dadurch, dass der Verkehr dazu gebracht wird, seine Wertvorstellungen zu den Dienstleistungen der einen Partei auf die Dienstleistungen der anderen Partei zu übertragen (sog. Image-Transfer). Dabei wird insbesondere der Werbewert, die verbundenen Kosten und die Mühe in Betracht gezogen, die für die Dienstleistungen ausgenutzt wurden (Carl Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Basel/Genf/München 2001, Artikel 2 N 235).
Diesbezüglich muss berücksichtigt werden, dass gemeinfreie Zeichen markenrechtlich nicht geschützt werden können und dementsprechend auch lauterkeitsrechtlich keine Bedeutung haben (vgl. Baudenbacher, Artikel 3 littera d N 81; Hilty/Arpagaus, UWG Kommentar, Rz. 50 zu Artikel 3 Abschnitt 1 littera. d UWG, U. Buri, SIWR III/2 S. 370). Gemeinfrei sind (i) Zeichen, welche die Ware bzw. den Tätigkeitsbereich eines Unternehmens bezeichnen, (ii) sachbezogene Kennzeichen sowie (iii) Wörter und Bilder, die sich im Zusammenhang mit dem Kennzeichnungsobjekt dem Verkehr geradezu aufdrängen (Baudenbacher, a.a.O.).
Der Name der Gesuchstellerin besteht aus zwei beschreibenden Wörtern, d.h. „Züri” als Hinweis zur Stadt Zürich wo die Gesuchstellerin ihren Sitz hat und „Holzbau” als Hinweis zu ihrer Tätigkeit. Es handelt sich um gemeinfreie Zeichen.
Es gibt keine detaillierten Hinweise in der Akte darüber, in welchem Umfang die Gesuchstellerin diesen Namen für ihr Unternehmen benutzt, ob sie mit diesem Namen Werbung macht, ob sie diesen Namen im Geschäftsverkehr (z.B. auf Briefpapier, in Flyers usw.) benutzt und ob sie eine Internetpräsenz hat.
Es gibt auch keine Hinweise in der Akte dafür, dass die Gesuchstellerin unter diesem beschreibenden Namen eine gewisse Bekanntheit im betroffenen Publikum innerhalb von ca. 2 Jahren seit ihrer Umfirmierung in Züri Holzbau GmbH erreicht hat.
Aus diesen Gründen, ist es schwer nachzuvollziehen, dass der streitige Domain-Name von den Gesuchsgegnern bzw. von der Saxer Holzbau GmbH einzig mit der Absicht registriert wurde, um eine Verwechslung mit der Gesuchstellerin herbeizuführen und so den Ruf der Gesuchstellerin auszubeuten (BGE 135 III 446 E. 6.1 S. 450; 128 III 353 E. 4 S. 359; 126 III 239 E. 3a S. 245, je mit Hinweisen).
In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass die Saxer Holzbau GmbH auch die beschreibenden Domain-Namen «zuerich-holzbau.ch» und «zuerichholzbau.ch» registriert hat. Diese Domain-Namen sind mit dem Namen der Gesuchstellerin ähnlich, wurden aber von der Gesuchstellerin nicht angefochten.
Die alleinige Tatsache, dass die Registrierung des streitigen Domain-Namens am 13. April 2019 mit der Umfirmierung der Gesuchstellerin von Baukoord GmbH auf Züri Holzbau GmbH am 12. April 2019 zusammenfällt, genügt nicht um eine klare UWG Verletzung festzustellen, wie es das Verfahrensreglement fordert, wobei auch zu bemerken ist, dass eine solche UWG Verletzung im Rahmen dieses schnellen Verfahrens nicht leicht zu gründen ist.
Ausserdem will das UWG nicht die Verwechslungsgefahr als solche, sondern nur ihre Ausbeutung zum Zweck der unzulässigen Aneignung des fremden Arbeitsergebnisses verhindern (Baudenbacher, Artikel 3 littera d N 4).
In diesem Zusammenhang stellt sich insbesondere die Frage, ob die alleinige Verlinkung des streitigen Domain-Namens zu der Webseite des Gesuchsgegners Saxer Holzbau GmbH zu einer Ausbeutung der Rechte der Gesuchstellerin über Ihren Firmennamen bzw. Namen darstellt.
Dies ist auch im Rahmen dieses schnellen Verfahrens schwer nachzuweisen, insbesondere auf Grund des beschreibenden Charakters des Namens der Gesuchstellerin und des streitigen Domain-Namens der von zwei gemeinfreien Zeichen gestaltet ist.
Dabei ist zu bemerken, dass die Saxer Holzbau GmbH selbst ihren Sitz in Zürich hat (was mit der Bezeichnung «züri» im streitigen Domain-Namen übereinstimmt) und ihr Firmenname die Bezeichnung „Holzbau” beinhält (Bezeichnung die auch im streitigen Domain-Namen erscheint). Die Registrierung des streitigen Domain-Namens, (sowie der Domain-Namen «zuerich-holzbau.ch» und «zuerichholzbau.ch») entspricht also einer gewissen Logik.
Dass Kunden irregeführt werden, kann in Präsenz eines Namens der beschreibend für die Tätigkeit und den Ort der Tätigkeit der Firma nicht leicht angenommen werden.
Letztlich ist das Argument der Gesuchstellerin, dass sie verunmöglicht sei, einen Domain-Namen zu registrieren, der mit dem eigenen Namen übereinstimmt, nicht entscheidend, da eine kurze Recherche im Internet zeigt, dass ihre Internetpräsenz anscheinend unter den Domain-Namen „zueriholzbau.ch” erfolgt. Dieser Domain-Name wurde am 6. Februar 2019 von Metanet AG in Zürich registriert und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Registrierung für die Gesuchstellerin erfolgte.
Namensrecht
Namensschutz gemäss Artikel 29 Paragraph 2 ZGB kann geltend gemacht werden, insbesondere wenn der massgebende Teil des Namens von einem Dritten als Domain-Namen benutzt wird (siehe I. Cherpillod, in Commentaire Romand – Code des Obligations II, 2. Ausgabe, Basel 2017, ad Artikel 956 CO N 16).
Gemäss Artikel 29 Paragraph 2 ZGB, wird jemand dadurch beeinträchtigt, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, so kann er auf Unterlassung dieser Anmassung so wie bei Verschulden auf Schadenersatz und, wo die Art der Beeinträchtigung es rechtfertigt, auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung klagen.
Die Rechtsprechung hat diesbezüglich festgehalten, dass die Identifikationsfunktion der Domain Namen zur Folge hat, dass diese sich ausreichend von den durch ein absolutes Recht wie das Namensrecht geschützten Kennzeichen Dritter unterscheiden müssen; es genügt, wenn nur der massgebliche Teil des Namens von einem Dritten übernommen wird, damit es zu einer Verwechslungsgefahr kommen kann. (ATF 128 III 353).
Gemäss Rechtsprechung muss der Inhaber eines Namens erweisen, dass dieser ihn identifiziert und ihn selbst ausschliesslich bezeichnet. Der Name muss also einen gewissen Grad an Originalität haben (BGE 92 II 305 ff).
Wie schon erwogen, besteht der Name der Gesuchstellerin von zwei beschreibenden Bezeichnungen die folglich keinen eigenen originalen massgeblichen Teil beinhalten. Die Kombination dieser beiden beschreibenden Bezeichnungen verleihen dem Namen der Gesuchstellerin keine besondere Originalität und es gibt weiter keine Hinweise dafür, dass dieser Name der Gesuchstellerin ein Ausschliesslichkeitsrecht verleihen könnte.
Aus den obengenannten Gründen befindet die Expertin, dass die Registrierung und die Benutzung des streitigen Domain-Namens keine klare Verletzung eines Kennzeichenrechtes darstellen, dass dem Gesuchsteller nach schweizerischem Recht zusteht.
7. EntscheidungGemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements weist die Expertin das Gesuch ab.
Theda König Horowicz
Expertin
Datum: 7. Juni 2021