La Richiedente è Olimpia Splendid S.P.A., Italia, rappresentata da GriffeShield S.r.l., Italia.
La Controparte è V. C., Italia. 2. Nome di dominio
La controversia riguarda il nome di dominio Una Domanda è stata inviata al Centro di Mediazione e Arbitrato dell’OMPI (il Centro) in data 16 luglio 2021. Il 16 luglio 2021, il Centro ha inoltrato via e-mail a SWITCH, il registro del “.ch” e “.li”, una domanda di verifica degli elementi relativi al nome di dominio oggetto della controversia. Il 19 luglio 2021, SWITCH ha inviato via e-mail la sua risposta confermando che la Controparte è effettivamente titolare del nome di dominio in questione e fornendo i dettagli di contatto amministrativo, tecnico e per la fatturazione. Il Centro ha verificato la conformità della Domanda al Regolamento sul procedimento di composizione delle controversie relative ai nomi di dominio per i domini .ch e .li (il Regolamento). La Controparte non ha né inviato una Risposta né si è dichiarata disposta a partecipare a un'udienza di conciliazione conformemente al paragrafo 15(d) del Regolamento. In data 17 agosto 2021 la Richiedente ha inoltrato una domanda di continuazione del procedimento di composizione della controversia conformemente al paragrafo 19 del Regolamento e ha pagato le tasse dovute. In data 23 agosto 2021 il Centro ha nominato Andrea Mondini quale esperto per la controversia in questione. L’esperto ritiene che questa sia stata istruita correttamente. Conformemente al paragrafo 4 del Regolamento, l’esperto di cui sopra ha dichiarato di essere indipendente dalle parti. 4. Fatti La Richiedente è una società italiana attiva a livello internazionale, inclusa la Svizzera, per il lavoro di progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti contraddistinti dal marchio OLIMIPIA SPLENDID per climatizzazione, riscaldamento e trattamento d’aria. La Richiedente è titolare di diversi marchi, tra i quali il marchio internazionale OS OLIMPIA SPLENDID (logo) n. 828306 del 2 ottobre 2003 per condizionatori d’aria ed altri apparecchi per il trattamento d’aria nella classe internazionale 11 designante tra altri paesi anche la Svizzera. La Richiedente utilizza i siti ufficiali “www.olimpiasplendid.it” e “www.olimpiasplendid.com”. La Controparte è una persona fisica con domicilio in Italia. In data 29 novembre 2019, la Controparte ha registrato il nome di dominio contestato In sintesi la Richiedente ha formulato le seguenti allegazioni: - quale titolare del marchio OS OLIMPIA SPLENDID, che gode di protezione anche in Svizzera, la Richiedente ha un proprio diritto su questo segno distintivo, secondo quanto disposto dalla legge svizzera; - il nome di dominio contestato - la registrazione e l’uso del nome di dominio contestato - tale condotta viola i diritti della Richiedente sul marchio OS OLIMPIA SPLENDID e che sussistono inoltre gli estremi della concorrenza sleale dato che la Controparte crea confusione con il segno distintivo della Richiedente; - in data 25 giugno 2021, la Richiedente inviò una diffida alla Controparte, senza aver ricevuto un riscontro. La Richiedente domanda che il nome di dominio contestato La Controparte non ha inoltrato una risposta. 6. Discussione e conclusioni Il paragrafo 24(c) del Regolamento stabilisce quanto segue: “L’esperto accoglie la domanda se l’assegnazione o l’utilizzo del nome di dominio costituisce una chiara violazione di un diritto su di un segno distintivo, che spetta al richiedente in virtù del diritto svizzero (nelle controversie relative ad un nome di dominio con codice del paese “.ch”)”. E’ pertanto necessario determinare se (A) la Richiedente ha un diritto su di un segno distintivo che le spetta in virtù del diritto svizzero e se (B) l’assegnazione e/o l’utilizzo del nome di dominio costituisce una violazione di questo diritto. A. La Richiedente ha un diritto su di un segno distintivo in virtù del diritto svizzero Secondo la definizione di cui al paragrafo 1 del Regolamento, un diritto su un segno distintivo è “un diritto riconosciuto dall’ordinamento giuridico, acquisito con la registrazione o l’utilizzo di un segno, che protegge gli interessi del titolare del diritto da un danno provocato dalla registrazione o dall’utilizzo di un segno identico o simile da parte di terzi, in particolare, ma non solo, il diritto di usare una ditta, un nome, un marchio, un’indicazione d’origine e le azioni negatorie contenute nella legge federale contro la concorrenza sleale.” Sulla base delle prove fornite dalla Richiedente e dalla mancanza di osservazioni contrarie della Controparte, l’Esperto conclude che la Richiedente abbia dimostrato di essere la titolare del marchio internazionale OS OLIMPIA SPLENDID (logo) n. 828306 del 2 ottobre 2003 on protezione internazionale valida anche per la Svizzera. La Richiedente ha dunque un diritto su questo segno distintivo in virtù del diritto svizzero. B. L’assegnazione o l’utilizzo del nome di dominio contestato costituisce una chiara violazione di un diritto della Richiedente Il paragrafo 24(d) del Regolamento stabilisce quanto segue: “Sussiste una chiara violazione di un diritto su di un segno distintivo quando Il titolare di un marchio protetto può vietare a terzi che un segno simile al marchio sia utilizzato per prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione (articolo 13 cpv. 2 LPM in relazione con l’articolo 3 cpv. 1 LPM). Un rischio di confusione esiste secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale se l’uso di un nome di dominio identico o simile per un sito Internet da chi non ha diritto, crea il rischio die erronea attribuzione del sito (DTF 128 III 403; Mondini/Zollinger-Löw/Buri, SIWR III/2, Domain-Namen, n. 655 e 664). Per tale analisi devono essere presi in considerazione i prodotti e/o servizi offerti sul sito collegato al nome di dominio contestato (decisione del Tribunale Federale dell’ 8. novembre 2004, 4C.31/2004, E. 4.3, sic! 2005, 203 – riesen.ch). Nel caso concreto, il nome di dominio contestato D’altro canto, la Controparte non ha utilizzato il nome di dominio contestato per condizionatori d’aria o altri apparecchi per il trattamento d’aria nella classe internazionale 11. Infatti, il nome di dominio contestato risulta collegato a un sito in costruzione. Non sussiste quindi un uso del nome di dominio contestato per prodotti e/o servizi simili a quelli registrati per il marchio internazionale OS OLIMPIA SPLENDID. Non risulta quindi una chiara violazione del marchio della Richiedente (Art. 13 LPM). Si pone quindi la questione se la condotta della Resistente sia illecita sotto il profilo del diritto svizzero sulla concorrenza sleale. In tale valutazione devono essere prese in considerazione tutte le circostanze del caso specifico. Considerando (i) che il nome di domino contestato Per i motivi suesposti, conformemente al paragrafo 24 del Regolamento, l'Esperto ha ordinato che il nome di dominio contestato Andrea Mondini
Conformemente al paragrafo 14 del Regolamento, in data 23 luglio 2021 il Centro ha inviato una notifica formale della Domanda alla Controparte valida quale inizio del procedimento di composizione della controversia. Conformemente al paragrafo 15(a) del Regolamento, la data entro la quale era attesa una Risposta era il 12 agosto 2021.
(i) sia l’esistenza sia la violazione del diritto su di un segno distintivo fatto valere risultano chiare dal tenore della legge o da un’interpretazione riconosciuta della legge e dai fatti addotti e sono dimostrate dai mezzi di prova presentati; e
(ii) la controparte non ha né presentato né comprovato argomenti di difesa decisivi; e
(iii) la violazione del diritto, giustifica il trasferimento o la revoca del nome di dominio a dipendenza delle conclusioni contenute nella domanda.”
Esperto
Data: 6 settembre 2021
Full & Egal Universal Law Academy