A Demandante é Fast Shop Comercial S/A, de São Paulo, São Paulo, Brasil, representada por Salusse Marangoni Advogados, Brasil.
O Demandado é Fenix paineis, de Goiânia, Goiás, Brasil, representado por Fortioli Assessoria Empresarial, Brasil. 2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro
O nome de domínio em disputa é , o qual está registrado com GoD, Inc. 3. Histórico do Procedimento
A Reclamação foi distribuída ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro “), em 15 de junho de 2011. Em 15 de junho de 2011, o Centro enviou por e-mail para GoD, Inc. o pedido de verificação de registro do nome de domínio em disputa. Em 17 de junho de 2011, GoD, Inc. enviou ao Centro a resposta de verificação do nome de domínio, informando titular do registro e contato distintos daqueles informados na Reclamação. O Centro enviou um e-mail à Demandante, em 23 de junho de 2011, para informar acerca do nome do titular do registro e respectivo contato divulgados pela Unidade de Registro, e convidar a Demandante a aditar a Reclamação. A Demandante enviou a Reclamação aditada em 28 de junho de 2011. O Centro verificou que a Reclamação aditada preenche os requisitos formais da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (a "Política" ou "UDRP"), as Regras da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (as "Regras"), e o Regulamento Complementar da OMPI para a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o "Regulamento Complementar").
De acordo com o Regulamento, parágrafos 2(a) e 4(a), o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 30 de junho de 2011. De acordo com o Regulamento, parágrafo 5(a), o prazo para o envio da defesa findou em 20 de julho de 2011. O Centro recebeu a Defesa do Demandado, em 20 de julho de 2011.
O Centro nomeou Eduardo Machado como o Especialista do Painel, em 03 de agosto 2011. O Especialista declara que o Painel foi devidamente constituído. O Especialista apresentou a Declaração de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro, em cumprimento ao Regulamento, parágrafo 7. 4. Questões de Fato
A Demandante, Fast Shop Comercial S/A., iniciou suas atividades no Brasil em 1973, como concessionária de uma marca de motocicletas, comercializando motos, jetskis, motores de popa e peças, bem como fornecendo assistência técnica para estes produtos.
Em 1996, a Demandante inaugurou sua primeira loja em shopping Center, em São Paulo, capital do Estado de São Paulo, no Shopping Ibirapuera.
Na virada do século, em 2000, a Demandante inaugurou seu sítio de vendas pela Internet. Paralelamente a seu lançamento, a Fast Shop continuou com a expansão de suas lojas físicas, contando hoje com 66 estabelecimentos. A Demandante dedica-se hoje à venda de eletrodomésticos, aparelhos de áudio e vídeo, máquinas fotográficas e filmadoras, equipamentos de informática e aparelhos de telecomunicações, em todos os canais de venda.
O sítio da Demandante na Internet alcança mais de quatro milhões de visitas por mês.
A marca FAST SHOP é notoriamente conhecida dos consumidores brasileiros, sendo a Demandante titular, dentre outros, do registro nº 810933322, marca mista FAST SHOP, depositada em 11 de agosto de 1982, concedida em 10 de janeiro de 1984, sucessivamente prorrogada, com validade prevista até 10 de janeiro de 2014.
No Brasil, a Demandante é titular de mais de uma dezena de registros e pedidos de registro de marcas incorporando a expressão FAST SHOP, protegendo diversos produtos e serviços de varejo. A Demandante também é titular de bom número de registros de nomes de domínio no Brasil relacionados à marca FAST SHOP, inclusive dos nomes de domínio , registrado em 21 de janeiro de 1998, e , registrado em 9 de setembro de 2009.
O nome de domínio em disputa foi registrado em 29 de julho de 2010. 5. Alegações das Partes A. Demandante
A Demandante alega que o nome de domínio em disputa é quase idêntico e equivalente à marca FAST SHOP, além de reproduzir in totum a marca FAST SHOP sobre a qual a Demandante tem direito anterior.
A Demandante alega que o nome de domínio em disputa é bastante similar aos nomes de domínio , registrado em 21 de janeiro de 1998, e , registrado em 9 de setembro de 2009.
A Demandante aduz ainda que a possibilidade de confusão é evidente, uma vez que usuários da Internet
identificarão imediatamente o nome de domínio em disputa com a marca da Demandante, acreditando que ambos identificam a mesma empresa – o que não é verdade - devido ao registro e uso indevido feitos pelo Demandado.
A Demandante alega que a marca, nome comercial e expressão FAST SHOP enquadram-se no que a doutrina internacional convencionou denominar de “secondary meaning”, tornando-se expressão distintiva e marcante dos negócios da Demandante, que o Demandando não pode deixar de conhecer, até em razão da inauguração de estabelecimento da Demandante em Goiânia, onde reside o Demandado.
A Demandante aduz que o Demandado sabia ou deveria saber da existência do registro de marca e de nome de domínio da Demandante, pois são objeto de registros públicos muito anteriores ao registro do nome de domínio em disputa. A Demandante conclui que o Demandado sabia de seus direitos pré-existentes sobre a expressão FAST SHOP, tanto como marca quanto como nome de domínio.
A Demandante conclui que o Demandado não tem qualquer direito ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.
A Demandante alega, ainda, que, quem quer que tenha registrado a famosa e prestigiosa marca FAST SHOP como nome de domínio, apenas poderia estar procurando tirar vantagem indevida por meio da venda do nome de domínio ou desvio de clientela do legítimo titular (ou ambos).
A Demandante aduz também que o Demandado não tem qualquer relação com o elemento Fast Shop (não faz parte de seu nome, sobrenome ou apelido). A Demandante alega que o Demandado tampouco é conhecido por este nome, trazendo como comprovação de tal argumento o resultado de busca efetuada no sítio de rede eletrônica “”. Alega ainda que a Demandante jamais foi procurada pelo Demandado para pedir seu consentimento para o uso da marca FAST SHOP, além de o Demandado não ser titular de qualquer marca, seja registro ou pedido de registro, contendo a expressão FAST SHOP ou qualquer outro pedido de registro ou registro de marca no Brasil.
De acordo com a Demandante, a má-fé do Demandado pode ser demonstrada pelo fato de que, desde o seu registro, o nome de domínio em disputa jamais foi usado, constando apenas a informação de que em breve um sítio de rede eletrônica estaria disponível para uso.
A Demandante alega que o uso de sua marca e nome comercial, por parte do Demandado, para registrar o nome de domínio em disputa, quando muito bem poderia ter registrado “”, é prova suficiente da intenção de obter lucros indevidos ou com a venda do domínio ou com o desvio da clientela, impedindo o uso a seu legítimo titular.
Ademais, a Demandante aduz que a escolha do ccTLD “.co” foi proposital, de forma a criar confusão e associação na mente do usuário da Internet, que obviamente concluirá que ambos os sítios de compras pela Internet pertencem ao mesmo titular.
A Demandante requer a transferência do nome de domínio em disputa. B. Demandado
O Demandando aduz que é um grande empreendedor, que atua em diversos ramos de atividades, tais quais publicidade e propaganda, locação de bens móveis, consultoria e assessoria comercial, empresas de vendas coletivas, etc.
O Demandado informa que é titular, pessoalmente ou através de suas empresas, de diversos nomes de domínio, tais como , , , , , , e . Alega que tais nomes de domínio são de suas empresas ou estão reservados para a expansão de seus negócios.
O Demandado informa que registrou o nome de domínio em disputa com a intenção de expandir suas atividades para a Colômbia e que pretende lançar um sítio de rede eletrônica de compras coletivas naquele país.
O Demandado alega que não viola os direitos de propriedade intelectual da Demandante, porquanto a expressão “fast shop” seria “abreviação de comércio”. O Demandado alega que registrou o nome de domínio em disputa pois ele significa “compra rápida” em português e que a Demandante não teria exclusividade sobre tal vocábulo.
O Demandado alega, ainda, que no cenário atual é impossível o registro de nome de domínio que não se assemelhe a nenhuma marca, haja vista os milhões de nomes de domínio e marcas existentes no mundo.
O Demandado alega, ainda, que o registro marcário de titularidade da Demandante, e registrado perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil, lhe confere direitos apenas no território brasileiro.
Por fim, o Demandado alega que não faz comércio de nomes de domínio, que não ofereceu o nome de domínio em disputa à venda e que a Demandante carece de razão ao afirmar que o Demandado não possui interesses legítimos no nome de domínio em disputa ou que ele tenha sido registrado com má-fé.
O Demandado requer a manutenção do registro do nome de domínio em disputa. 6. Discussões e conclusões
Em relação ao idioma do procedimento, embora o Contrato de Registro previsse o inglês , a Demandante apresentou a Reclamação em português. O Centro enviou notificação em 23 de junho de 2011, solicitando que a Demandante enviasse requerimento para que o idioma do procedimento fosse o português ou que enviasse a Reclamação em inglês. Em resposta à notificação do Centro, a Demandante enviou, em 26 de junho de 2011, um requerimento para que o idioma do procedimento fosse o português. Em 28 de junho, o Demandado enviou um requerimento para que o idioma do procedimento fosse o português.
O parágrafo 11 (a) do Regulamento estabelece que "exceto por acordo em contrário das Partes, ou especificado em contrário no Contrato de Registro, o idioma do procedimento administrativo será o idioma do Contrato de Registro, sujeito à autoridade do Painel para determinar de outra forma, tendo em conta as circunstâncias do procedimento administrativo.”
Em vista do pedido das partes, cabe ao Painel determinar se o idioma do procedimento poderá ser diferente daquele do contrato de registro, nos termos do parágrafo 11 (a) das Regras.
O Especialista considera que as regras são baseadas nos princípios da justiça para as partes e no reconhecimento de que a UDRP deve fornecer uma maneira menos onerosa e mais rápida para a resolução de disputas de nomes de domínio. Tais princípios incidem na determinação do idioma do procedimento. Ver Whirlpool Corporation, Propriedades Whirlpool, Inc. v. Hui'erpu (HK) electrical applicance co. ltd.,Caso OMPI No. D2008-0293.
O Especialista observa que ambas as partes são empresas brasileiras e, portanto, têm o português como o idioma nativo. O Especialista observa, ainda, que as partes já haviam se comunicado em português antes do início do procedimento. Tendo considerado todas as circunstâncias acima, o Especialista determina, com base no parágrafo 11 (a) do Regulamento, e ratificando a determinação do Centro de 29 de junho de 2011, que o português é o idioma do procedimento.
Em conformidade com a Política, a Demandante necessita comprovar a presença de cada um dos três requisitos seguintes para obter a medida pleiteada: (i) o nome de domínio é idêntico ou semelhante a uma marca de produto ou serviço em que a Demandante tenha direitos; (ii) o Demandado não tem direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio, e (iii) o nome de domínio foi registrado e está sendo usado de má-fé, Política, parágrafo 4(a). A. Idêntico ou semelhante a ponto de causar confusão
O Especialista conclui que a marca registrada da Demandante é notoriamente conhecida em sua área de atuação no Brasil. O Especialista conclui que o nome de domínio em disputa é idêntico à marca registrada FAST SHOP (e, adicionalmente, aos nomes de domínio da Demandante e ).
O Especialista considera que esta identidade pode enganar os usuários da Internet que buscam por serviços da Demandante e são desviados para o nome de domínio em disputa, especialmente porque a diferença entre os TLDs “.com” e “.co” é de apenas uma letra.
O Especialista, portanto, considera que a Demandante logrou êxito ao demonstrar o primeiro requisito do parágrafo 4 (a) da Política. B. Direitos ou Interesses Legítimos
A Demandante alegou que o Demandado não tem direitos ou interesses legítimos no nome de domínio em disputa.
A Demandante aduz que o Demandado não tem qualquer relação com o elemento “Fast Shop” (não faz parte de seu nome, sobrenome ou apelido). A Demandante alega que o Demandado tampouco é conhecido por este nome, trazendo como comprovação de tal argumento o resultado de busca efetuada no sítio de rede eletrônica “”. Alega ainda que a Demandante jamais foi procurada pelo Demandado para pedir seu consentimento para o uso da marca FAST SHOP, além de o Demandado não ser titular de qualquer marca, seja registro ou pedido de registro, contendo a expressão FAST SHOP ou qualquer outro pedido de registro ou registro de marca no Brasil.
O Demandado, por sua vez, alega que registrou o nome de domínio em disputa para expandir suas atividades comerciais para a Colômbia. Entretanto, não há qualquer prova ou evidência de que o Demandado esteja se preparando para atuar naquele país, ou em qualquer outro país, através do nome de domínio em disputa.
Com relação ao parágrafo 4(c)(i) da Política, não há evidências de que Demandado, antes de qualquer notícia do litígio, tenha usado ou se preparado para usar o nome de domínio em disputa ou um nome de domínio correspondente em conexão com uma oferta de boa-fé de produtos ou serviços.
Com relação ao parágrafo 4(c)(ii) da Política, não há nenhuma evidência a indicar que o Demandado já tenha sido conhecido pelo nome de domínio em disputa. Com efeito, o Demandado afirma que desenvolve diversas atividades em distintos ramos comerciais, mas não alega ou prova que seja conhecido pelo nome de domínio em disputa em nenhum destes ramos.
Com relação ao parágrafo 4(c)(iii) da Política, o Demandado não fez e não está fazendo um uso não comercial legítimo ou justo do nome de domínio em disputa e não o usou, ou um nome correspondente a ele, em conexão com uma oferta de boa-fé de produtos ou serviços.
Na época em que a Reclamação foi apresentada e no momento desta decisão, o nome de domínio em disputa exibe apenas a mensagem “em breve um site de sucesso”, seguido do e-mail do Demandado. Tal uso não configura um uso não-comercial legítimo ou justo do nome de domínio, que pudesse demonstrar direitos ou interesses legítimos do Demandado em relação ao nome de domínio em disputa.
Assim, em face do exposto, o Especialista conclui que a Demandante logrou êxito am demonstrar o segunda requisito do parágrafo 4(a) da Política. C. Registrado e usado com Má-Fé
Nos termos do parágrafo 4(b), há registro e uso de nome de domínio em má-fé se, inter alia, o Demandado tencione, maliciosamente atrair, com fins lucrativos, os usuários da Internet para o seu sítio de rede eletrônica ou outros sítios, criando um risco de confusão com a marca do Demandante relativamente à origem, ao patrocínio, à associação ou à promoção do sítio de rede eletrônica ou de um produto ou serviço (parágrafo 4(b)(iv) da Política).
As alegações e provas fornecidas pela Demandante confirmam que este vinha usando e já havia registrado sua marca FAST SHOP muito antes do registro do nome de domínio em disputa. Além disso, a Demandante apresentou provas consistentes de que sua marca é amplamente conhecida, podendo ser considerada como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade.
O Especialista considera que o Demandado deveria ter conhecimento dos direitos da Demandante na marca e, ainda, que o Demandado violou a marca da Demandante quando registrou o nome de domínio em disputa. A Demandante havia inaugurado uma de suas lojas na cidade de residência do Demandado poucos meses antes do registro do nome de domínio em disputa, o que reforça o argumento de que o Demandado deveria ter conhecimento dos direitos da Demandante sobre a marca FAST SHOP.
O argumento do Demandado de que os direitos marcários da Demandante estariam restritos ao território brasileiro e que, portanto, o registro do nome de domínio em disputa não infringiria tais direitos, pois o nome de domínio ”.co” seria utilizado apenas na Colômbia, não encontra abrigo na Política Uniforme de Solução de Disputas de Nomes de Domínio, porquanto esta não prevê como requisito que a marca em questão tenha sido depositada e/ou registrada na Colômbia.
Na época em que a Reclamação foi apresentada e no momento desta decisão, o nome de domínio em disputa exibe apenas a mensagem “em breve um site de sucesso”, seguido do e-mail do Demandado. De acordo com a WIPO Overview 2.0, item 3.2, “a aparente falta do chamado uso ativo (por exemplo, para direcionar a um website) do nome de domínio, sem qualquer tentativa de vendê-lo ou entrar em contato com o titular da marca (passive holding), não é apta a elidir a constatação de má-fé”. No presente caso, o Especialista conclui que a fama alcançada pela marca em disputa e o presumido conhecimento do Demandado acerca dos direitos da Demandante são suficientes para estabelecer o registro e o uso do nome de domínio com má-fé.
Tendo em vista o exposto, o Especialista conclui que a Demandante logrou êxito ao demonstrar o terceiro requisito do parágrafo 4 (a) da Política. 7. Decisão
Pelas razões acima expostas, em observância aos parágrafos 4(i) da Política e 15 das Regras, o Especialista determina que o nome de domínio seja transferido à Demandante.
Eduardo Machado
Especialista Único
Data: 17 de agosto de 2011
Full & Egal Universal Law Academy