Le Requérant est Alain Afflelou Franchiseur dont le siège social est localisé à Aubervilliers, France, représenté par Novagraaf France, France.
Le Défendeur est Groupe W7C dont le siège social est à Paris, France et représenté à l’interne. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est 1&1 Internet AG. 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Alain Afflelou Franchiseur auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 26 septembre 2011.
En date du 26 septembre 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, 1&1 Internet AG, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant.
Le 30 septembre 2011, l’unité d’enregistrement 1&1 Internet AG a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 30 septembre 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 20 octobre 2011. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 26 octobre 2011, le Centre a informé les parties que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais, alors que la plainte avait été déposée en français. Le Centre a donné au Défendeur trois jours, soit jusqu’au 29 octobre 2011, pour présenter ses commentaires sur la langue de la procédure, mais le Défendeur n’a pas présenté de commentaires.
En date du 17 novembre 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme Expert-unique Christiane Féral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits
Le Requérant est la société par action simplifiée Alain Afflelou Franchiseur, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, dont le siège social est à Aubervilliers, France.
Le Requérant est titulaire de plusieurs des marques incluant le terme AFFLELOU dont:
- la marque internationale PROTECT D’AFFLELOU déposée et enregistrée le 9 février 2007 sous le n°915942 en classe 09 et désignant les pays suivants: Benelux, Suisse, Espagne, Maroc et Portugal;
- la marque internationale semi-figurative LA FUNNY D’AFFLELOU déposée et enregistrée le 7 octobre 1998 sous le n°700107 en classe 09 et désignant les pays suivants: Suisse et Chine;
- la marque internationale semi-figurative LA FORTY D’AFFLELOU déposée et enregistrée le 7 octobre 1998 sous le n°700108 en classe 06 désignant les pays suivants: Suisse, Chine et Russie;
- la marque internationale AIKO D’AFFLELOU déposée et enregistrée le 21 août 2007 sous le n°937108 en classe 09 et désignant les pays suivants: Benelux et Suisse;
- la marque internationale ALAIN AFFLELOU déposée et enregistrée le 21 juin 1990 sous le n°555412A en classe 09 et désignant les pays suivants: Algérie, Egypte, Soudan, Autriche, Benelux, Suisse, Chine, Cuba, République Tchèque, Allemagne, Espagne, Croatie, Hongrie, Italie, République populaire démocratique de Corée, Liechtenstein, Maroc, Monaco, Monténégro, ex-République yougoslave de Macédoine, Mongolie, Portugal, Roumanie, Serbie, Fédération de Russie, Slovénie, Slovaquie, Saint-Marin, Ukraine, Viet Nam;
- la marque internationale DOMMAGE QU’AFFLELOU NE SOIT QU’OPTICIEN déposée et enregistrée le 24 novembre 2005 sous le n°872866 en classe 09 et désignant les pays suivants: Benelux, Suisse et Maroc;
- la marque communautaire LA FORTY D’AFFLELOU déposée le 24 mars 1997 et enregistrée le 7 juillet 1999 sous le n°000499822 en classe 09;
- la marque communautaire LA SOLUTION D’AFFLELOU déposée le 21 novembre 2003 et enregistrée le 11 avril 2005 sous le n°003550159 en classes 05 et 09;
- la marque française AFFLELOU déposée et enregistrée le 5 septembre 2005 sous le n°05 3 378 651 en classe 09;
- la marque française ALAIN AFFLELOU déposée et enregistrée le 29 octobre 1996 sous le n°96 648 390 en classe 09;
- la marque française ALAIN AFFLELOU déposée et enregistrée le 25 juillet 1986 sous le n°1 365 616 en classes 05, 10, 14, 18, 20, 24, 25, 35 et 38;
- la marque française LA FORTY D’AFFLELOU déposée et enregistrée le 11 octobre 1996 sous le n°96 645 518 en classe 09;
- la marque française semi-figurative LA FORTY D’AFFLELOU déposée et enregistrée le 28 janvier 1997 sous le n°97 661 001 en classe 09;
- la marque française semi-figurative LA FUNNY D’AFFLELOU déposée et enregistrée le 21 janvier 1998 sous le n°98 713 899 en classe 09;
- la marque française LA SOLUTION D’AFFLELOU déposée et enregistrée le 27 octobre 2003 sous le n°03 3 253 672 en classes 05 et 09;
- la marque française ON EST FOU D’AFFLELOU déposée et enregistrée le 27 avril 1989 sous le n°1 528 426 en classe 35.
Le Requérant est également titulaire des noms de domaine , , , , , , , , , , , , et .
Le Requérant exploite dans le cadre de son activité commerciale l’intégralité desdits nom de domaine (exploitation directe ou par l’intermédiaire d’un renvoi automatique vers le nom de domaine ) afin d’y présenter ses produits ou ses offres exclusives.
La Commission administrative relève qu’à la lecture des éléments transmis, le Requérant n’est plus titulaire du nom de domaine , les droits d’enregistrement de ce nom de domaine ayant expirés au 22 septembre 2011 et le Requérant ne justifiant pas avoir procédé aux diligences de renouvellement de ces droits sur ledit nom de domaine.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré en date du 21 juillet 2010.
Au moment de la plainte et au moment de la décision de la Commission administrative, le nom de domaine litigieux renvoie vers une page contenant de la publicité pour les prestations de l’unité d’enregistrement 1&1 Internet AG. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Le Requérant expose ce qui suit:
Le nom de domaine litigieux est identique ou quasi identique aux marques et noms de domaine qu’il détient. Le Requérant indique que l’adjonction de l’élément ”.co” ne saurait être considérée comme permettant de justifier la reproduction des termes ALAIN AFFLELOU, protégés à titre de marque et ne permet pas d’écarter toute confusion, le ”.co” étant un indicateur générique sans portée distinctive. Le Requérant soutient également que l’adjonction du ”.co” ne peut que créer un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux, , et les marques et noms de domaine que le Requérant détient dans la mesure où le consommateur pourrait être amené à penser que le nom de domaine litigieux se réfère aux produits du Requérant. Ce risque de confusion est aggravé par le caractère notoire de la marque ALAIN AFFLELOU, développée à l’échelle internationale et connue d’une large fraction du public intéressé par les produits de lunetterie.
Le Requérant ajoute que le Défendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Requérant précise que le Défendeur n’est aucunement lié à l’activité de la société Alain Afflelou Franchiseur et n’est investi d’aucune autorisation du Requérant pour réserver le nom de domaine litigieux. Le Requérant fait également valoir que le Défendeur ne dispose d’aucun intérêt légitime sur le nom "Alain Afflelou" qui ne correspond ni à sa dénomination sociale ni à une éventuelle marque qu’il détiendrait.
Le Requérant soutient que les faits démontrent que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi et aux fins de le lui revendre pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut avoir déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine et que, conformément aux Principes directeurs (paragraphe 4(b)), ces faits caractérisent une utilisation de mauvaise foi par le Défendeur.
Le Requérant, par l’intermédiaire de son mandataire dans cette procédure, a adressé à l’unité d’enregistrement, 1&1 Internet AG, une lettre de mise en demeure afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux à son profit. Le Requérant affirme que le Défendeur a été informé de l’existence de ce courrier puisqu’il a contacté le mandataire du Requérant aux fins de proposer à la société Alain Afflelou Franchiseur un rachat amiable du nom de domaine litigieux. Le Requérant, qui indique avoir refusé cette proposition, a réitéré sa demande de transfert du nom de domaine litigieux à son profit par lettre recommandé avec accusé de réception et par email à l’attention du Défendeur, qui n’a ni été retirée la lettre ni répondu à l’e-mail.
Enfin, le Requérant estime que l’utilisation par le Défendeur du nom de domaine litigieux démontre la mauvaise foi du Défendeur. Le Requérant fait valoir que, au jour de la plainte, le nom de domaine litigieux conduit sur la page de l’unité d’enregistrement, ce qui démontre la mauvaise foi du Défendeur qui a réservé un nom de domaine, reprenant une marque notoire, pour le proposer à la vente au Requérant et n’en faire aucune exploitation. B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. Le Défendeur n’a adressé aucun commentaire relatif à la langue du litige. 6. Discussion et conclusions
A titre préliminaire, sur la langue de la procédure.
Selon le paragraphe11(a) des Règles d’application, sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans l’accord d’enregistrement, la langue de la procédure administrative est la langue de l’accord d’enregistrement, à moins que la commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.
La Commission administrative confirme que, comme le Centre a pu en informer les parties en date du 26 octobre 2011, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. La Commission administrative constate que le Requérant avait toutefois déposé sa plainte en français précisant qu’à sa connaissance il s’agissait de la langue du contrat d’enregistrement et que le Défendeur, qui n’est pas intervenu dans la procédure, ne s’est pas prononcé sur cette question. Les précédentes décisions des commissions administratives démontrent que, pour décider de la langue de la procédure, celles-ci peuvent notamment prendre en compte le caractère bilingue de l’espace Web de l’unité d’enregistrement, la langue de correspondance des parties, la maîtrise des langues par la commission administrative ou encore la langue adoptée avant la mise en œuvre de la procédure administrative (Desco Von Schultess AG v Daniel Fernandez,Litige OMPI No. D2001-1140). Les commissions administratives ont également déjà accepté que la langue de la procédure ne soit pas celle de l’accord d’enregistrement si le choix d’une telle langue devait entraîner des frais importants de traduction des documents (Deutsche Messe AG v. Kim Hyungho,Litige OMPI No. D2003-0679). Comme d’autres commissions administratives ont pu le relever, le paragraphe11(a) des Règles d’application doit en effet s’appliquer conformément aux principes généraux définis au paragraphe 10(b) des Règles d’application qui impose que les parties soient traitées de façon équitable et que chaque partie ait une juste chance de présenter son cas (SWX Swiss Exchange v.SWX Financial LTD,Litige OMPI No. D2008-0400). La Commission administrative, pour décider que la langue de la procédure est le français, retient donc que le litige concerne deux sociétés dont le siège social est situé en France et que le contenu du site accessible sous le nom de domaine litigieux est en français (contenu du site présentant les prestations de la société 1&1 en français). La Commission administrative estime ainsi disposer d’indices suffisants pour démontrer que chacune des parties au litige est à-même de comprendre la langue française. La Commission administrative ajoute que le Défendeur, à qui il a été possible d’adresser ses observations à la fois sur la plainte et sur la langue de la procédure, n’a manifesté aucune objection ou réticence. En conséquence, la Commission administrative, en application du paragraphe 11(a) des Règles d’application, décide que la langue de la procédure sera le français.
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:
(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(a) in fine des Principes directeurs indique qu’il appartient au Requérant d’apporter la preuve que ces trois éléments sont réunis. A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative estime que le Requérant a suffisamment établi qu’il détient des droits à titre de marque, française et internationale, sur le nom ALAIN AFFLELOU. La Commission administrative ajoute que le Requérant justifie également de l’exploitation de nombreux noms de domaine qui intègrent l’expression "Alain Afflelou".
La Commission administrative relève que le fait qu’un nom de domaine incorpore complètement une marque enregistrée par le requérant est généralement suffisant à établir l’identité ou la similitude prêtant à confusion (EAuto, L.L.C. v. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc.,Litige OMPI No. D2000-0047). Il est en effet établi que l’extension géographique (ici ”.co”) n’est pas considérée comme un élément distinctif pour évaluer l’identité ou la similitude prêtant à confusion entre la marque détenue par le Requérant et le nom de domaine litigieux (voir Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr.,Litige OMPI No. D2000-1525; Rollerblade, Inc. v. Chris McCrady,Litige OMPI No. D2000-0429; Phenomedia AG v. Meta Verzeichnis Com,Litige OMPI No. D2001-0374).
Par conséquent, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est identique à la marque ALAIN AFFLELOU détenue et exploitée par le Requérant. B. Droits ou légitimes intérêts
Selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, le défendeur peut prouver ses droits sur un nom de domaine et les intérêts légitimes qui s’y attachent en démontrant l’une des circonstances suivantes
i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Dans le cas d’espèce, le Défendeur n’a pas pris position dans le cadre de la procédure et n’a, par conséquent, pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’intérêts légitimes s’y rapportant. Ceci permet à la Commission administrative d’en tirer les conclusions qu’il juge appropriées selon le paragraphe 14(b) des Règles d’application (voir également Talk City, Inc. v. Michael Robertson,Litige OMPI No. D2000-0009; Isabelle Adjani .v. Second Orbit Communications, Inc.,Litige OMPI No. D2000-0867). La Commission administrative estime par conséquent qu’il ressort de l’analyse du dossier qu’aucun élément ne permet de croire que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet. En outre, le Défendeur n’a démontré aucun droit de propriété intellectuelle ou autre sur les marques ALAIN AFFLELOU, ni n’a obtenu une quelconque autorisation pour les exploiter à titre de nom de domaine. Le nom de domaine litigieux ne correspond pas non plus à son nom commercial. De plus, et en l’absence de preuve contraire, il apparaît que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine en question ou ne fait pas un usage non commercial légitime ou loyal du nom de domaine litigieux.
En conséquence, la Commission administrative retient que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, établissent la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Une telle preuve est donnée par l’une des circonstances ci-après:
(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;
(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
La Commission administrative, à l’analyse des éléments qui lui ont été soumis, estime qu’elle dispose de suffisamment d’éléments démontrant que le Défendeur a procédé à l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. Il ne fait aucun doute, vu la renommée du Requérant dans son domaine d’activité (cf. Annexe 7 de la plainte: étude sur l’image et le positionnement des magasins ALAIN AFFLELOU sur le marché des enseignes d’optique "Baromètre d’image Corporate Alain Afflelou") et la reprise à l’identique de la dénomination sociale et marques du Requérant dans le nom de domaine litigieux, que le Défendeur connaissait ou aurait dû connaître la dénomination sociale et les marques du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. La Commission administrative constate au surplus que s’il n’est pas formellement démontré que le Défendeur ait adressé une proposition de revente du nom de domaine litigieux au Requérant, le Défendeur n’a toutefois pas contesté les affirmations du Requérant en ce sens. Dès lors, la Commission administrative estime crédible que le Défendeur ait enregistré à des fins de revente le nom de domaine litigieux à la société propriétaire de la marque ALAIN AFFLELOU.
La Commission administrative ajoute que, au jour de sa décision, le site litigieux renvoie toujours vers une page descriptive des services offerts par l’unité d’enregistrement. La Commission administrative en déduit que cet usage du nom de domaine litigieux démontre une certaine mauvaise foi du Défendeur qui, de fait, prive le Requérant de disposer de ce nom de domaine alors que lui-même n’en fait aucune exploitation.
Pour les raisons ci-dessus exposées, la Commission administrative décide que le Requérant a apporté la démonstration que le nom de domaine litigieux est identique à la marque sur laquelle le Requérant a des droits, que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache et que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. 7. Décision
En conséquence, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
Christiane Féral-Schuhl
Expert-unique
Le 30 novembre 2011
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