La Demandante es UNEX Corporation, con domicilio en Mahwah, New Jersey, Estados Unidos de América, representada internamente.
La Demandada es Area DNS y Soporte, Publicar S.A., con domicilio en Bogotá, Colombia, representada por Jorge Enrique Montoya Ospina, Colombia. 2. Los Nombres de Dominio y los Registradores
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio y .
El registrador del nombre de dominio en disputa es TLDS L.L.C. d/b/a SRSPlus.
El registrador del nombre de dominio en disputa es Central Comercializadora de Internet S.A.S. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de febrero de 2012. El 10 de febrero de 2012 el Centro envió a Central Comercializadora de Internet S.A.S via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa . El 15 de febrero de 2012 Central Comercializadora de Internet S.A.S envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre de la Demandada y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 20 de febrero de 2012 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. Al respecto, el Centro observó que la Demanda se presentó en idioma inglés, mientras que el acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa está en idioma español. El 20 de febrero de 2012, el Centro notificó dicha incidencia a las partes concediéndoles un plazo para contestar. La Demandante realizó una Demanda enmendada en fecha de 23 de febrero de 2012 y presentó una solicitud para que el nombre de dominio fuese adicionado a la Demanda. El 28 de febrero de 2012, el Centro envió a Central Comercializadora de Internet S.A.S via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa . El 28 de febrero de 2012 Central Comercializadora de Internet S.A.S envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta informando que TLDS L.L.C. d/b/a SRSPlus es el registrador del nombre de dominio en disputa . El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha de 28 de febrero de 2012 suministrando la información relativa al registrador del nombre de dominio en disputa e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Centro envió a TLDS L.L.C. d/b/a SRSPlus via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa en fecha de 28 de febrero de 2012. El mismo día, TLDS L.L.C. d/b/a SRSPlus envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando el registrante y los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación del nombre de dominio en disputa señalados en la Demanda enmendada.
En respuesta a la notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una Demanda enmendada el 20 de marzo de 2012. A dicha modificación se adjuntó una solicitud para que el inglés fuese el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificaciones a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de marzo de 2012. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de abril de 2012. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 12 de abril de 2012.
El Centro nombró a Miguel B. O'Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 11 de mayo de 2012 recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una sociedad con domicilio en los Estados Unidos dedicada fundamentalmente a la comercialización de sistemas de atornillado hidráulico y neumático, asociados al uso industrial.
La Demandante es titular en los Estados Unidos de la marca HYTORC (Reg. No. 2.130.443 en clase 7 internacional) e HYDRATORC (Reg. No. 3.922.394 en clase 7 internacional); y en Colombia de la marca HYTORC (Reg. No. 297.675 en clase 7).
La Demandada registró los nombres de dominio en disputa y , los días 29 de diciembre de 2011 y 13 de julio de 2009, respectivamente. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
En primer lugar, la Demandante alega ser una empresa líder en Colombia y a nivel mundial, dedicada fundamentalmente a la comercialización de sistemas de atornillado hidráulico y neumático, asociados al uso industrial, con ventas anuales por varios millones de dólares en Colombia. Asimismo, sostiene que sus bienes y servicios son ampliamente publicitados con las marcas HYTORC y como resultado de la gran publicidad y nivel de ventas, la marca HYTORC ha alcanzado un alto nivel de popularidad en Colombia y en el mundo.
Asimismo, la Demandante alega que los nombres de dominio en disputa son similares y/o hasta el punto de crear confusión con respecto a marcas sobre las que la Demandante tiene derechos, agregando que los nombres de dominio son idénticos y/o confundibles con las marcas HYTORC en lo que hace a apariencia, sonido, significado y/o impresión comercial.
En este sentido, la Demandante alega ser titular en los Estados Unidos de la marca HYTORC (Reg. No. 2.130.443 en clase 7 internacional) e HYDRATORC (Reg. No. 3.922.394 en clase 7 internacional) y en Colombia de la marca HYTORC (Reg. No. 297.675 en clase 7).
Por otro lado, la Demandante alega que la confundibilidad también radica en la actividad comercial desarrollada por las partes, habida cuenta que la Demandada dice ser “una empresa dedicada a la importación, venta, suministro y mantenimiento de herramientas hidráulicas” y que provee “ asistencia técnica y personal calificado, pensado para magnificar el nombre de la firma HYDRATORC en pos del desarrollo industrial Colombiano y el progreso tecnológico del país”
Por otro lado, sostiene la Demandante que el uso por parte de la Demandada de los nombres de dominio en disputa no está relacionado con una oferta de bienes y servicios basada en la buena fe, argumentando en ese sentido que el contrato de agencia que unía a las partes, fue resuelto por la Demandante a comienzos del año 2011, razón por la cual la Demandada ya no tiene derecho alguno sobre el uso de las marcas HYTORC.
Asimismo, la Demandante sostiene que la Demandada no es ni ha sido conocida por medio de los nombres de dominio en disputa.
Por otro lado, la Demandante alega que la Demandada no está haciendo un uso no-comercial legítimo ni justo de los nombres de dominio en disputa.
Además, la Demandante alega que la Demandada está haciendo uso malicioso de los nombres de dominio en disputa para confundir a los usuarios de Internet y llevarlos al equívoco con la intención de que éstos asocien a las marcas de la Demandante con el sitio Web de la Demandada. En tal sentido, sostiene que la Demandada tenía un claro conocimiento de cuales eran las actividades comerciales de la Demandante, en razón del contrato de agencia que existió entre las partes y que a la fecha se encuentra terminado y que el uso continuado de los nombres de dominio en disputa una vez finalizado el contrato es una muestra de la mala fe con que obró la Demandada.
Por todo lo expuesto, la Demandante solicita que los nombres de dominio en disputa e sean transferidos a su favor. B. Demandada
La Demandada alega lo siguiente:
En primer lugar, la Demandada alega que este caso no es competencia del Centro. En este sentido, la Demandada sostiene que el uso de los nombres de dominio en disputa fue autorizado por un contrato existente entre las partes y que, por abuso de poder o negligencia de la Demandante no fue terminado en la forma correcta ni tampoco se utilizaron los mecanismos pertinentes para su conclusión bilateral. Sobre esta base, alega que la Demandante incurrió en Secuestro Inverso de Nombre de Dominio.
La Demandada divide sus alegaciones en dos partes. En la primer parte se refiere al nombre de dominio en disputa y en la segunda parte al nombre de dominio en disputa .
Con respecto al nombre de dominio en disputa , la Demandada alega que el Contrato de Agencia suscripto el 11 de septiembre de 1996, por medio del cual se autorizó a la Demandada el uso del nombre "Hytorc", fue concluido en forma unilateral por la Demandante sin haber sido esta circunstancia fehacientemente notificada a la Demandada, razón por la cual la Demandada sigue utilizando el nombre de dominio en disputa .
Asimismo, la Demandada sostiene que la notificación que le cursara la Demandante con fecha 5 de abril de 2011, la cual constituía una notificación de terminación del contrato y revocación de la carta de autorización de uso del nombre "Hytorc", fue desconocida por la Demandada ya que no se adjuntó un poder de representación en el que constara la facultad específica de notificar al Demandado la revocatoria de la carta de autorización.
Por otro lado, respecto del nombre de dominio en disputa , la Demandada alega que nunca se enteró que ese nombre de dominio correspondía a una marca registrada por la Demandante, motivo por el cual en esta instancia manifiesta su conformidad con su transferencia a la Demandante. 6. Debate y conclusiones A. General
Conforme el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante deberá probar los elementos siguientes:
(i) Que los nombres de dominio en disputa son idénticos o similares a tal punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
(ii) Que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa; y
(iii) Que los nombres de dominio en disputa han sido registrado y se utilizan de mala fe.
Conforme el párrafo 15(a) del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. B. Cuestiones Preliminares i) La adición del nombre de dominio en disputa a la Demanda
De acuerdo con lo solicitado por la Demandante en el sentido de incorporar al procedimiento el nombre de dominio en disputa , y haciendo mérito de la falta de objeción de la Demandada tal como se desprende de su Escrito de Contestación a la Demanda, el Experto decide incorporar al procedimiento el nombre de dominio en disputa . ii) Idioma del procedimiento
Por otro lado, de acuerdo con lo solicitado por la Demandante en el sentido de que el idioma del procedimiento sea el inglés, y considerando lo informado por el registrador del nombre de dominio en disputa , en el sentido que el idioma del acuerdo de registro es el español, el Experto concluye que el idioma del presente procedimiento será el español. No obsta lo expuesto el hecho de que el idioma del acuerdo de registro del adicionado nombre de dominio en disputa sea el inglés porque el hecho de haber aceptado la incorporación de éste último nombre de dominio al procedimiento no puede ser fundamento para poner en una situación desventajosa a la Demandada.
Por último, si bien de acuerdo con la información provista por el registrador del nombre de dominio en disputa , el mismo no se encuentra registrado a nombre de la Demandada, la Demandante sostiene que en realidad se encuentra registrado a nombre de un alias de la Demandada. Por su parte, la Demandada reconoce de forma expresa ser titular del nombre de domnio en disputa . En consecuencia, el Experto tiene por cierto que el nombre de dominio en disputa se encuentra registrado a nombre de la Demandada o a nombre de una persona sobre la que la Demandada tiene control. iii) Consentimiento de transferencia
El Experto entiende que, en lo que respecta al nombre de dominio en disputa , considerando que la Demandada ha expresado su consentimiento de manera genuina, unilateral y sin ambigüedades respecto de la transferencia del nombre de dominio en disputa a favor de la Demandante, el Experto entiende que no resulta necesario, en la circunstancias del caso, profundizar en el análisis de los tres elementos requeridos por el párrafo 4(a) de la Política con relación al mismo. (Ver Williams-Sonoma, Inc. v. EZ-Port,WIPO Case No. D2000-0207; The Cartoon Network LP, LLLP v. Mike Morgan,WIPO Case No. D2005-1132, Infonxx.Inc v. Lou Kerner, WildS, WIPO Case No. D2008-0434, entre otros).
Por el contrario, a continuación analizo los citados elementos respecto del nombre de dominio en disputa . C. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante probó, a satisfacción del Experto, ser titular de la marca HYTORC.
En tales circunstancias, el Experto encuentra que existe identidad entre el nombre de dominio en disputa, , y la marca de la Demandante.1
Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el primer elemento de la Política. D. Derechos o intereses legítimos
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada respecto de el nombre de dominio en disputa recae sobre la Demandante, existe consenso en decisiones emanadas, en virtud de la Política, por distintos expertos en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del demandado. Por lo tanto, se requiere que la Demandante establezca de manera prima facie que la Demandada no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es la Demandada quien debe demostrar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa . Si la Demandada no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4(a)(ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v.Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064).
La Demandante alegó que la Demandada no posee derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa . Entiende el Experto que la Demandante ha establecido prima facie que la Demandada no posee derechos ni intereses legítimos sobre el mismo.
Por su parte, la Demandada no manifestó tener derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa sino que argumentó estar autorizado por la Demandante para utilizarlo de acuerdo con una autorización de uso y contrato de agencia que habría unido a las partes en el pasado.
Sin perjuicio de la relación contractual que pudiera haber existido entre las partes en el pasado, y de acuerdo a la evidencia presentada en este caso, lo cierto es que actualmente tal relación no existe. Por ello, es necesario analizar si el uso que actualmente hace la Demandada del nombre de dominio en disputa, idéntico a la marca de la Demandante, le confiere derechos o intereses legítimos sobre el mismo. La Demandada actualmente parecería utilizar el nombre de dominio en disputa para la importación y venta de instrumentos hidráulicos, reemplazamiento de piezas y proveedor de servicio técnico y mantenimiento. Independientemente del argumento anterior, el Experto considera que sin la autorización expresa y actual del titular marcario, el derecho a la reventa de los productos del mismo no genera per se un derecho a usar la marca como nombre de dominio idéntico a la misma. (Ver párrafo 2.3 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0"); y X-ONE B.V. v. Robert Modic, Caso OMPI No. D2010-0207)
En estas circunstancias, el Experto entiende que la Demandada no acreditó tener derecho o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa por lo que la Demandante ha acreditado el segundo elemento de la Política. E. Registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe
Se encuentra fuera de discusión que las partes mantuvieron algún tipo de relación comercial razón por la cual la Demandada conocía la marca HYTORC de la Demandante.
Si bien la Demandante y la Demandada discrepan en cuanto a la terminación de su relación comercial, tampoco se encuenta controvertido que al menos desde el inicio del procedimiento la Demandante demostró su decisión de terminar la relación comercial con la Demandada.
La posibilidad de que la terminación de esta relación hubiera sido intempestiva no debe constituir un motivo válido para retener la propiedad de la otra parte. En su caso, la Demandada tendrá a su diposición los remedios legales que crea necesarios a tal fin.
En estas circunstancias, el interrogante que se presenta es si el registro de un nombre de dominio que originariamente contaba con la autorización de la Demandante puede con el tiempo y el cambio de las circunstancias de hecho transformarse en un registro de mala fe que autorice su transferencia a la Demandante (llamado también registro retraoactivo de mala fe).
En ese sentido, en algunas decisiones emanadas en virtud de la Política, los expertos han sostenido que el registrante de un nombre de dominio debe cumplir con las representaciones del párrafo 2 de la Política que dice lo siguiente:
“Mediante el acto de solicitar el registro de un nombre de dominio o la conservación o renovación de un registro de nombre de dominio, usted declara y garantiza al registrador que (...) d) no utilizará a sabiendas el nombre de dominio para infringir cualquier legislación o reglamento aplicables.”
En el caso Octogen Pharmacal Company, Inc. v. Domains by Proxy, Inc. / Rich Sanders and Octogen e-Solutions,Caso OMPI No. D2009-0786, se sostuvo que este párrafo 2 no solo impone una obligación al registrante de llevar adelante una investigación sobre posibles marcas de terceros cuyo registro del nombre de dominio pudiera afectar, sino también una obligación de garantizar que ni al momento del registro ni en el futuro usará el nombre de dominio para infringir cualquier legislación o reglamento aplicables. En consecuencia, el Experto en el caso Octogen (supra) concluyó que aún cuando el registrante hubiera registrado o adquirido el nombre de dominio de buena fe, si el uso que hiciera de dicho nombre de dominio violara lo dispuesto por el párrafo 2 de la Política, ello podría constituir la base para establecer que el uso y registro del nombre de dominio ha sido de mala fe.
La posición que surge del caso Octogen fue seguida también en los casos Ville de Paris v. Jeff Walter,Caso OMPI No. D2009-1278 y Jappy GmbH v. Satoshi Shimoshita,Caso OMPI No. D2010-1001.
Si bien el Experto no pasa por alto el hecho que esta posición que surge del caso Octogen hoy en día pocos expertos adoptan, el Experto, sin embargo, está persuadido que esta es la que mejor reconcilia los derechos involucrados en el presente caso.
En estas circunstancias, el Experto concluye que la Demandada ha incumplido con sus representaciones y garantías bajo el párrafo 2 de la Política al continuar utilizando un nombre de dominio idéntico a la marca de la demandante sobre el que no posee derechos o intereses legítimos y respecto del cual la Demandante ha acreditado sus derechos.
Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el tercer elemento de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa, e , sean transferidos a la Demandante.
Miguel B. O'Farrell
Experto Único
Fecha: 22 de junio de 2012
1 Si bien no es necesario hacerlo en vista de lo señalado en el punto B.iii), la Demandante probó a satisfacción del Experto ser titular de la marca HYDRATORC, la cual es idéntica o similar hasta el punto de causar confusión con el nombre de dominio
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