La Demandante es GCS Systems Limited, con domicilio en La Esperilla, Santo Domingo, D.N., República Dominicana, representada por Castellanos & Co., Colombia.
La Demandada es INPREL S.A., con domicilio en Bogotá, Colombia. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El registrador del citado nombre de dominio es GoD, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de octubre de 2012. El 31 de octubre de 2012 el Centro envió a GoD, LLC vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de noviembre de 2012, GoD, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
El 13 de noviembre de 2012, el Centro informó a las partes que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés y que, sin embargo, la Demanda se presentó en español. En contestación, la Demandante solicitó que el español fuera el idioma del procedimiento. La Demandada no contestó.
En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una enmienda a la Demanda el 16 de noviembre de 2012.
En fecha 20 de noviembre de 2012, el Centro recibió una comunicación electrónica de E. Eljadue S., presunto representante legal de la Demandada en la cual se rechazaban los argumentos presentados en la Demanda.
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 21 de noviembre de 2012. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de diciembre de 2012. El Demandado no contestó formalmente a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su ausencia de contestación a la Demanda el 13 de diciembre de 2012.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 20 de diciembre de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Por las razones de que se da cuenta en la sección 6, el Experto decidió que el idioma del procedimiento sea el español. 4. Antecedentes de Hecho
De acuerdo al sitio Web de la Demandante, “”, la Demandante se dedica a ofrecer soluciones de pagos móviles como la recarga de tiempo aire, transferencias de persona a persona, el pago de remesas, compras en comercios y compras en el móvil.
La Demandada es titular de la marca denominativa No. 178723 TPAGO registrada ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de la República Dominicana, concedida el 1 de febrero de 2010, solicitada el 4 de noviembre de 2009. La marca protege operaciones monetarias y financieras de la clase internacional 36 y servicios de telecomunicaciones a través de redes de teléfonos celulares de la clase internacional 38.
La Demandada es una sociedad anónima colombiana que tiene como objeto social, inter alia, todas las actividades propias de las telecomunicaciones en cualquiera de sus ramas y extensión.
El nombre de dominio en disputa se registró el 27 de mayo de 2010.
Según consta en el expediente del presente caso, el 9 de mayo de 2011, la Demandante envió un correo electrónico al Sr. Eljadue informándole de la existencia de sus derechos en Ecuador, Perú, Bolivia y República Dominicana sobre la marca TPAGO con relación a servicios de telecomunicaciones, y solicitándole la transferencia del nombre de dominio en disputa. El día 21 de junio de 2011 la Demandante envió un recordatorio del mencionado requerimiento. La Demandada no envió respuesta oficial alguna a esos requerimientos
El 20 de noviembre de 2012, ya comenzado este procedimiento, el representante legal de la Demandada envió un correo electrónico al Centro, a la Demandante y al registrador, y dirigido a la abogada del Demandante.
El 21 de noviembre de 2012 el Centro, durante la visita que normalmente efectúa al sitio Web bajo el cual se aloja el nombre de dominio en disputa antes de notificar la Demanda, encontró una página Web inicial bajo el titulo del registrador GoD y con una leyenda en inglés que indicaba: “Bienvenido a . Esta página Web está aparcada gratis, cortesía de GoD”. Dicha página Web exhibe una lista de vínculos a sitios Web y avisos publicitarios aparentemente no relacionados con la Demandante. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
En su Demanda, la Demandante sostiene lo siguiente:
El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca registrada TPAGO de la Demandante, con lo que el riesgo de confusión resulta inevitable.
La Demandada no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por cuanto no es titular de ningún derecho marcario respecto a TPAGO, su razón social no incluye dicho nombre, no tiene relación comercial alguna con la Demandante, legítima titular de la marca TPAGO y no tiene permiso o autorización de la Demandante para usar la marca TPAGO en el nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe. El 9 de mayo de 2011, la Demandante envió una comunicación a la Demandada informándole de la existencia de sus derechos marcarios y solicitándole la transferencia del nombre de dominio en disputa. De esta comunicación se envió un recordatorio el día 21 de junio de 2011. La Demandante no recibió por parte de la Demandada ninguna respuesta oficial a su requerimiento.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por la Demandada desde el 27 de mayo de 2010 y a la fecha, más de dos años después de haber sido obtenido el registro, no ha sido usado.
Aunque desde el requerimiento de la Demandante de fecha 9 de mayo de 2011 la Demandada tiene conocimiento de la existencia de los derechos de la Demandante sobre la marca TPAGO, no se pronunció sobre dicho requerimiento y está reteniendo el nombre de dominio en disputa sin usarlo, e impidiendo su uso a la Demandante, legítima titular de la marca TPAGO en la República Dominicana y en otros países. Se trata de una retención ilegítima y de mala fe.
La Demandada no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio, no es titular de ningún derecho marcario sobre la expresión “Tpago”, ni utiliza dicho nombre en su razón social. Los consumidores no asocian a la Demandada con el nombre “Tpago”. La Demandada no tiene ninguna relación comercial con la Demandante, ni la Demandante la ha autorizado a usar la marca TPAGO en el nombre de dominio en disputa. La Demandada tiene conocimiento de los derechos marcarios de la Demandante sobre la marca TPAGO. La Demandada no utiliza el nombre de dominio en disputa.
Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, puede concluirse que la Demandada está reteniendo de mala fe el nombre de dominio en disputa, a sabiendas de que la Demandante es titular de la marca TPAGO. Esta retención ilegítima está causando un perjuicio injustificado a la Demandante quien no ha podido hacer uso del legítimo derecho a registrar el nombre de dominio en disputa. B. Demandada
La Demandada no contestó formalmente a las alegaciones de la Demandante, y se le ha notificado la falta de personación en este procedimiento.
El 20 de noviembre de 2012, antes de iniciarse formalmente el presente procedimiento administrativo, el representante de la Demandada envió un correo electrónico al Centro, a la Demandante y al registrador y dirigido a la abogada de la Demandante declarando que a la fecha del registro del nombre de dominio en disputa tanto éste como la respectiva marca TPAGO no se encontraban registradas en Colombia. Asimismo, rechaza la imputación de actuar de mala fe que le hizo la Demandante, y afirma que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa en forma legal y con la intención de desarrollar un proyecto el que se encuentra en curso. Considera que en caso de interesar a la Demandante conseguir el nombre de dominio en disputa, la vía para lograrlo es comercial. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 4(a) de la Política establece los siguientes requisitos para poder estimar una demanda:
(i) Que el nombre de dominio en disputa registrado por la Demandada sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
(ii) Que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) Que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y se use de mala fe. A. Idioma del procedimiento
Por defecto, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa determina el idioma del procedimiento. En este caso, la Demanda se presentó en español, ambas partes tienen sus domicilios en países que tienen al español como idioma oficial, las comunicaciones que las partes han remitido están en español y la jurisdicción elegida por la Demandante para resolver sobre una eventual impugnación de esta decisión es la del domicilio de la Demandada, Colombia. Por ello, de acuerdo al párrafo 11(a) del Reglamento, el Experto determina que el idioma del procedimiento sea el español. B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Mediante copia del correspondiente certificado, la Demandante ha probado que es titular de la marca TPAGO por haberla registrado en la República Dominicana. Ver sección 4, supra. La jurisdicción bajo la cual se ha otorgado la marca no es relevante en el análisis del primer elemento de la Política.
Dado que el nombre de dominio en disputa consiste exclusivamente en la cadena alfanumérica “tpago”, además del dominio “.com” junto con el código de país “.co” correspondiente a Colombia, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca TPAGO sobre la que tiene derechos la Demandante. C. Derechos o intereses legítimos
Está bien establecido por los expertos que aplican la Política que es carga del demandante crear al menos una presunción o caso prima facie de que el demandado carece de todo derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio. Toca entonces al demandado presentar alegaciones y evidencia de que tiene, al menos, algún derecho o interés legítimo.
En el presente caso, la Demandante alega que la Demandada no es titular de ningún derecho marcario respecto a “Tpago”; que la razón social de la Demandada no incluye dicho nombre; que la Demandada no tiene relación comercial alguna con la Demandante, ni permiso o autorización de la Demandante para usar la marca TPAGO en el nombre de dominio en disputa. Por otra parte, la Demandante ha probado que con fecha 9 de mayo de 2011 envió una comunicación a la Demandada informándole de la existencia de sus derechos marcarios sobre TPAGO y solicitándole la transferencia del nombre de dominio en disputa, reiterada en un recordatorio el 21 de junio de 2011, sin recibir respuesta alguna a esos requerimientos.
La Demandada no ha contestado formalmente a la Demanda, pero con fecha 20 de noviembre de 2012, envió al Centro y a la Demandante un correo electrónico en el que entre otras cosas afirma que registró el nombre de dominio en disputa porque no estaba registrado en Colombia. El Experto considera que ese argumento no es atendible por ser de toda obviedad que todo nombre de dominio, antes de registrarse, no está registrado. De otro modo, habría que rechazar la demanda en todos los casos. Ver Educational Testing Service v. TOEFL USA,Caso OMPI No. D2002-0380 ("Si el mero registro del nombre de dominio fuera suficiente para establecer derechos o intereses legítimos a los fines del párrafo 4(a)(ii) de la Política, entonces todos los registrantes tendrían tales derechos o intereses, y ningún demandante podría triunfar en un reclamo sobre registro abusivo. Interpretando la Política de modo de evitar un resultado ilógico, el Panel concluye que el mero registro no establece derechos o intereses legítimos en un nombre de dominio de modo que evite la aplicación del párrafo 4(a)(ii) de la Política”).1
Por otra parte, la Demandada no ha alegado que el nombre de dominio en disputa sea un término genérico, lo que por otra parte tampoco le daría por sí mismo derechos o intereses legítimos. Ver Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0"), párrafo 2.2. (“Los Expertos han reconocido que el simple registro de un nombre de dominio, incluso de uno que está compuesto de una palabra que es efectivamente una palabra o frase de diccionario (la cual puede ser genérica en relación a ciertos bienes o servicios), puede no conferir por sí mismo derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio”). 2
La Demandada agrega que registró el nombre de dominio porque la marca correspondiente no se encontraba registrada en Colombia, pero sin aclarar si conocía o no esa marca, por lo que en caso afirmativo no podría descartarse sin más que el registro se hubiera producido sin derechos o intereses legítimos.
Dice también la Demandada que registró el nombre de dominio en disputa “con la intención de desarrollar un proyecto, el cual se encuentra en curso”, pero sin proporcionar el más mínimo detalle al respecto. En opinión del Experto, esa simple manifestación realizada más de dos años después de haber registrado el nombre de dominio en disputa no permite concluir que la Demandada tenga algún proyecto “demostrable” de uso futuro del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios, como lo requiere el párrafo 4(c)(i) de la Política. Ver Inter-Continental Hotels Corporation v. Khaled Ali Soussi,Caso OMPI No. D2000-0252 (“El Demandado no ha cumplido con la carga desplazada de producción de prueba. Todo lo que el Demandado ofrece es una declaración jurada de una intención de ofrecer servicios. Sin embargo, el Demandado no ha proporcionado prueba documental u otra prueba demostrable de sus supuestos planes [...] de crear un sitio web legítimo sin fines de lucro en la dirección URL en cuestión [...]. La Política, párrafo 4(c)(i), requiere simplemente esa evidencia demostrable, y por lo tanto las meras alegaciones de intención son insuficientes para cumplir con la carga de la prueba.”) 3
Por otra parte, está fuera de discusión que la Demandada no es corrientemente conocida por el nombre de dominio en disputa, lo que excluye la aplicabilidad del párrafo 4(c)(ii) de la Política.
Finalmente, el Experto nota que bajo el nombre de dominio en disputa funciona un sitio Web que contiene una lista de vínculos a sitios Web y avisos publicitarios aparentemente no relacionados con la Demandante, lo que en todo caso no permite concluir que la Demandada esté utilizando el nombre de dominio en disputa de modo legítimo y leal o no comercial, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios de la Demandante con ánimo de lucro, en los términos del párrafo 4(c)(iii)de la Política.
Por todo ello, el Experto considera que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Está bien establecido para considerar que el registro de un nombre de dominio en disputa fue de mala fe que la Demandada haya tenido en mente la marca TPAGO de la Demandante y con la intención de aprovecharse de ella. Ver, por ejemplo, Jet Marques v. Vertical Axis, Inc.,Caso OMPI No. D2006-0250 (para determinar que existe registro de mala fe se requiere que el demandado haya registrado el nombre de dominio con la marca del demandante en mente).
Es verdad que, como lo sostuvo la Demandada en su correo electrónico del 20 de noviembre de 2012, al momento del registro del nombre de dominio en disputa la marca TPAGO no estaba registrada en Colombia ni se había solicitado su registro en ese país. Sin embargo, de allí no se puede inferir el desconocimiento de esa marca por parte de la Demandada.
El Experto nota que la Demandante no ha presentado prueba específica de que la Demandada a la fecha del registro del nombre de dominio en disputa conocía la marca TPAGO. Sin embargo, hay que tener en cuenta que según prueba documental de la Demandante, la Demandada, inscrita en el registro de sociedades de la Cámara de Comercio de Bogotá, es una empresa de ingeniería de proyectos que tiene como objeto social dedicarse a todo tipo de actividades de telecomunicaciones. La misma Demandada declara en su correo electrónico del 20 de noviembre de 2012, que tiene “más de 20 años en el sector, hoy denominado TIC”, es decir en el sector de las tecnologías de la información y comunicación.
Dado el sector de actividad de la Demandante, el Experto considera probable que la Demandada al momento del registro del nombre de dominio en disputa (mayo de 2010) estuviera enterada de la existencia de la marca TPAGO de la Demandante que protegía servicios de telecomunicaciones, es decir en el mismo sector en el que actúa la Demandada. Después de todo, la Demandada no ha explicado por qué eligió registrar justamente la cadena alfanumérica “tpago” como nombre de dominio. Tampoco, como se vio más arriba, refirió cuál es el proyecto o propósito para el que piensa emplear el nombre de dominio en disputa. Asimismo, el Experto no puede pasar por alto que la marca TPAGO de la Demandante fue concedida en República Dominicana el 1 de febrero de 2010, varios meses antes del registro del nombre de dominio en disputa.
Por su parte, el 2 de enero de 2013 el Experto efectuó una búsqueda en Google del término “tpago”, comprobando que por lo menos los primeros 97 resultados de la búsqueda se refieren a la marca y servicios TPAGO de la Demandante, sin excepción. Esa búsqueda reveló además que ya en 2009 se anunciaba en la prensa que al año siguiente (2010) - es decir el año en que se registró el nombre de dominio en disputa - se lanzaría un servicio de plataforma de pagos a través de teléfonos celulares.4 Dado el sector en que se desempeña la Demandada y suponiendo que ella posea un mínimo de sofisticación, es razonable suponer que antes de registrar el nombre de dominio en disputa realizó una búsqueda de la cadena alfanumérica “tpago” en Google u otro buscador.
Asimismo, en la única comunicación que se registra de la Demandada en este procedimiento, de fecha 20 de noviembre de 2012, la Demandada no dice que no haya tenido noticia de la existencia de la marca de la Demandante antes de registrar el nombre de dominio en disputa.
Por último, hay que descartar por improbable una “coincidencia” que hiciera que en forma espontánea la Demandada registre el término “tpago” como nombre de dominio ignorando totalmente la existencia previa de la marca de la Demandante. Más bien cabe pensar que la Demandada, al enterarse de que en República Dominicana, un país cercano a Colombia, se estaba desarrollando velozmente un servicio de pagos a través de teléfonos móviles, decidió aprovechar la ocasión de adquirir un nombre de dominio idéntico a la marca del novedoso servicio, presumiblemente para aprovecharse de dicha marca y de la eventual extensión de tales servicios a Colombia en el futuro. Ver Bancolombia S.A. v. Elpidia Finance Corporation,Caso OMPI No. D2000-0545 (“En ausencia de “coincidencias milagrosas”, el Panel considera que el Demandado se movió rápidamente para registrar un nombre de dominio idéntico o confusamente similar a la marca de servicios del Demandante después que el Demandado tuvo noticias de la fusión que estaba teniendo lugar y de que el Demandante estaría usando el nombre comercial y corporativo y la marca Bancolombia en la que el Demandante tiene derechos”).5
Por lo expuesto, el Experto concluye que el registro del nombre de dominio en disputa se hizo con la marca de la Demandante en mente y con intención de aprovecharse de ella, es decir de mala fe.
En cuanto al uso de mala fe, el Experto tiene en cuenta que en los dos años transcurridos desde el día del registro el nombre de dominio en disputa no tuvo otro uso que como página “estacionada” utilizando el servicio de “parking” del registrador GoD, pero eso no significa que no haya uso de mala fe en los términos del conocido caso Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003. Como bien se dijo allí, “[l] a cuestión relevante no es si el Demandado está llevando a cabo una acción positiva de mala fe con relación al nombre de dominio sino si, considerando todas las circunstancias del caso, se puede decir que el Demandado está obrando de mala fe. La distinción entre llevar a cabo una acción positiva de mala fe y obrar de mala fe puede parecer una distinción algo fina, pero es una distinción importante. El significado de la distinción es que el concepto de que un nombre de dominio se está usando de mala fe´ no se limita a la acción positiva, sino que en el concepto está comprendida la inacción. Es decir, es posible en ciertas circunstancias que la inactividad por parte del Demandado importe que el nombre de dominio se está usando de mala fe” . “[E] l punto es que el párrafo 4(b) reconoce que la inacción (eg. el mantenimiento pasivo) con relación al registro de un nombre de dominio puede, en ciertas circunstancias constituir el hecho de que un nombre de dominio está siendo usado de mala fe”. 6
En opinión del Experto, las siguientes circunstancias son relevantes para considerar que la falta de uso del nombre de dominio en disputa importa uso de mala fe:
- La Demandante carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa;
- La Demandada no brindó ningún detalle sobre su supuesto proyecto de uso del nombre de dominio en disputa;
- La Demandada no negó tener conocimiento de la marca TPAGO antes de registrar el nombre de dominio en disputa, y una simple búsqueda en Google hubiera revelado la preexistencia de esa marca;
- La Demandada se desempeña en el sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y comunicación, que es justamente el sector que protege la marca TPAGO de la Demandante (clase 38);
- Salvo para exhibir una lista de vínculos a sitios Web de carácter comercial no relacionados ni con la Demandante ni con la Demandada, así como publicidad de los servicios de GoD, la Demandada no usa de ninguna manera el nombre de dominio en disputa desde que se registró, ni existe ningún elemento en el expediente que permita suponer que en el futuro ha de ser usado de buena fe;
- Ante la intención de la Demandante de proveer sus servicios de pago TPAGO en otros países incluido Colombia, país del domicilio de la Demandada - según resulta de la mencionada búsqueda de “tpago” en Google - no es posible concebir algún uso plausible presente o futuro del nombre de dominio en disputa por la Demandada que no sea ilegítimo con relación a la marca de la Demandante.
Teniendo en cuenta dichas circunstancias, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se usa de mala fe. 7. Decisión
Por las razones que anteceden, de acuerdo con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Roberto Bianchi
Experto Único
Fecha: 2 de enero de 2013
1 Traducción no oficial del Experto.
2 Traducción no oficial del Experto.
3 Traducción no oficial del Experto.
4 Ver nota titulada “Pagos móviles desde el año que viene” de Hipólito Delgado, publicada el 13 de noviembre de 2009 en el sitio Web “/?p=3191”, listado en la búsqueda Google para “tpago”, visitado por el Experto el 2 de enero de 2013.
5 Traducción no oficial del Experto.
6 Traducción no oficial del Experto.
Full & Egal Universal Law Academy