Las Demandantes son Millicom International Cellular S.A. con domicilio en Luxemburgo, Luxemburgo, y, Colombia Movil SA ESP con domicilio en Bogotá, Colombia, representada por Anne Laure Bernard, Luxemburgo.
El Demandado es Domain Admin, PrivacyP con domicilio en Nobby Beach, Australia / Reinaldo Hernández con domicilio en Bogotá, Colombia. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Central Comercializadora de Internet S.A.S (el “Registrador”). 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de febrero de 2013. El 25 de febrero de 2013 el Centro envió a Central Comercializadora de Internet S.A.S vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 25 de febrero de 2013 Central Comercializadora de Internet S.A.S envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a las Demandantes en fecha 28 de febrero de 2013 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a las Demandantes a realizar una enmienda a la Demanda. El mismo día, el Centro informó a las Demandantes que el idioma del acuerdo registral era el español. Las Demandantes presentaron una Demanda enmendada en fecha 1 de marzo de 2013 además de solicitar que el idioma del procedimiento fuese el inglés. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 7 de marzo de 2013. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de marzo de 2013. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 28 de marzo de 2013.
El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 5 de abril de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El idioma establecido en el contrato de registro es el español. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la nacionalidad de la mayoría de las partes, su domicilio, y el acervo probatorio presentado con la misma justifican que el idioma de la Decisión sea el español. 4. Antecedentes de Hecho
Las Demandantes son dos compañías como aparece a continuación:
a) Millicom International Cellular S.A (Millicom) es una compañía operadora de servicios de telecomunicaciones con presencia en varios mercados emergentes como África y Latinoamérica. Tiene operaciones en 15 países.
El grupo Millicom tiene más de 8000 empleados y presta servicios de comunicaciones móviles, acceso a Internet, difusión de contenidos y servicios financieros a más de 45 millones de usuarios.
Millicom International Cellular S.A fue fundada en 1990 con sede en Luxemburgo y está cotizada en la bolsa Nasdaq QMX de Estocolmo bajo el símbolo MIC.
En el 2011, Millicom International Cellular S.A generó ingresos por USD 4,53 millones de dólares estadounidenses y un EBITDA de USD 2,09 millones de dólares estadounidenses.
Millicom International Cellular S.A es propietaria de las marcas TIGO en varios países de Latinoamérica incluyendo Colombia. En particular, para el presente procedimiento, las Demandantes invocan las siguientes marcas registradas en Colombia, a saber:
- Registro de marca TIGO No. 355.712, en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Registro de marca TIGO No 408.953, en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Registro de marca TIGO No. 327.320, en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Registro de marca TIGO No. 327.322, en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Registro de marca TIGO No. 317.209, en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Registro de marca mixta TIGO con gráfica No. 360.659, en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Registro de marca mixta TIGO con gráfica No. 360.660 en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
Además, Millicom International Cellular S.A tiene solicitudes y registro de las siguientes marcas en otros países de Latinoamérica así:
- En Argentina, la solicitud de registro de marca TIGO No. 3059762 en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.
- En Brasil, la solicitud de registro de marca TIGO No 903852837, en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza
- En Costa Rica, el registro de marca TIGO No. 191258, en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.
Los operadores de telefonía móvil en El Salvador, Paraguay, Guatemala y Honduras que utilizan la marca TIGO son los más grandes.
b) Colombia Móvil SA ESP (Colombia Móvil) es la subsidiaria de Millicom International Cellular S.A en Colombia y es la única compañía autorizada por ésta última para utilizar la marca TIGO en Colombia.
Colombia Móvil AS ESP es el tercer operador más grande de telefonia móvil en Colombia. La porción del mercado de esta compañía corresponde al 11,6% del total del mercado que equivale a 5,4 millones de usuarios.
Las Demandantes además son titulares de los nombres de dominio , , , , y los cuales utilizan actualmente.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 24 de agosto de 2012. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandantes
Las Demandantes afirman que las marcas TIGO y TIGO con gráfica son de su propiedad en Colombia y en diversos países de Latinoamérica para distinguir primordialmente servicios de telecomunicaciones.
Las Demandantes han utilizado las marcas TIGO y TIGO con gráfica como operadores de telecomunicaciones en distintos países. En Colombia, una de las Demandantes se ha posicionado como el tercer operador de servicios móviles más grandes del país. En otros países como Paraguay, Honduras, Guatemala y El Salvador los operadores locales usando las marcas TIGO y TIGO con gráfica son los más importantes del mercado.
Las Demandantes afirman que el nombre de dominio en disputa reproduce las cuatro letras que conforman su marca TIGO y lo único que las diferencia es el uso de la extensión . El uso de tal expresión no es relevante como factor para que se genere distintividad.
Las Demandantes argumentan que la Demandada no tiene derechos legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ya que entre las Demandantes y el Demandado no existe ninguna relación comercial, contrato de licencia o autorización alguna que permita al segundo utilizar la expresión “tigo”. El Demandado tampoco es titular ni utiliza una marca idéntica o similar a la marca TIGO.
Las Demandantes han enviado varias cartas de reclamo al Demandado con el fin de que esta última tuviera la oportunidad de manifestar las razones y la justificación del registro del nombre de dominio en disputa y de la inclusión de la marca TIGO en el mismo, pero no ha recibido respuesta alguna.
Las Demandantes afirman que la Demandada ha utilizado al menos en dos ocasiones direcciones de correo electrónico basadas en el nombre de dominio en disputa con el fin de suplantar la identidad de las Demandantes y de hacer creer a clientes de las Demandantes con falsos pretextos que ésta última estaba requiriendo información de ellos. Entre la información solicitada se encontraba incluso información sensible de los clientes contenida en facturas. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de las Demandantes. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con la Política, la demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar que la demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) Acreditar que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
El Experto procederá a analizar la presencia de dichos requisitos en el caso concreto. Se tendrá en cuenta además que el párrafo 15 del Reglamento establece que la decisión que adopte el Experto en este procedimiento administrativo deberá fundamentarse en “las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.”.
El párrafo 10(d) del Reglamento faculta al Experto para decidir sobre: “la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas”.
El Experto además está facultado para obtener pruebas ex officio, y para verificar ex officio la evidencia presentada por las partes, si lo considera necesario. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Las Demandantes han probado a satisfacción del Experto que son titulares de derechos sobre las marcas TIGO y TIGO con gráfica en las clases 9, 35, 38 y 41 para distintos servicios. En particular, las Demandantes han acreditado tanto la titularidad de sus derechos como el uso extendido de la marca en relación con servicios de telecomunicaciones. En el segmento de telefonía móvil, una de las Demandantes, que obra como operador en Colombia con la marca TIGO, detenta una porción de mercado considerable.
El nombre de dominio en disputa es , siendo la parte relevante para efectos de la Política la expresión “tigo”, ya que el uso de las expresiones “.”, hace referencia a una extensión propia de las características técnicas de la estructura de Internet como red digital.
Al confrontar las marcas registradas y utilizadas por las Demandantes, y el nombre de dominio en disputa, el Experto encuentra que existe una reproducción completa e íntegra que tiene el potencial de causar confusión en los consumidores de bienes y servicios, en particular en lo que concierne a los servicios de telecomunicaciones. En razón de lo anterior, se considera cumplido y probado el primer requisito de la Política, ya que el nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas registradas y utilizadas por las Demandantes. B. Derechos o intereses legítimos
La carga de la prueba de la falta de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa le corresponde a la demandante. En este caso, las Demandantes han sustentado la ausencia de derechos o intereses legítimos en varios supuestos. Primero, la no existencia de registro marcario alguno a nombre del Demandado que sirva de base al nombre de dominio en disputa. Además, las Demandantes afirman que no existe un uso del nombre de dominio relacionado con contenido alguno. Finalmente, las Demandantes afirman no tener ninguna relación comercial con el Demandado que justifique el uso de la marca registrada por parte del Demandado. También las Demandantes han evidenciado un uso ilegítimo del nombre de dominio en disputa al haberse creado y utilizado por parte del Demandado direcciones de correo electrónico con el fin de suplantar la identidad de las Demandantes y obtener información sensible de clientes.
Frente a las argumentaciones y evidencia presentadas por las Demandantes, corresponde al Demandado demostrar la legitimidad de sus derechos o intereses legítimos así como desvirtuar las imputaciones de suplantación de la identidad. Sin embargo, el Demandado, sin justificación alguna, no ejerció su derecho de contradicción al no contestar la Demanda debidamente notificada.
De todo lo anterior se deriva que al interés legítimo argumentado y probado por las Demandantes se contrapone la carencia de derechos o intereses legítimos del Demandado para continuar detentando el registro del nombre de dominio en disputa. Por todo lo anterior, el Experto considera cumplido el segundo requisito de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo al artículo 4(a)(iii) de la Política, es necesario acreditar que el demandado ha registrado y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe. El párrafo 4(b) de la Política establece cuatro circunstancias que, sin ser limitativas, constituyen prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa a la demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) al utilizar el nombre de dominio en disputa, se ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web o sitio en línea.
Los hechos del presente caso configuran diversos supuestos de mala fe tanto en el registro como en el uso dado al nombre de dominio en disputa. El Experto ha examinado las diversas pruebas presentadas por las Demandantes en las que se acredita que no existe relación comercial ni autorización alguna para que el Demandado utilizara la expresión “tigo” al momento del registro del nombre de dominio en disputa.
En cuanto al uso del nombre de dominio en disputa, no se aprecia por el Experto que el Demandado haya puesto en marcha acciones serias encaminadas a tener una presencia comercial en la Web con lealtad y propósito comercial. Por el contrario, en el presente caso se evidencian unas circunstancias específicas que vale la pena analizar en detalle:
El Demandado tiene domicilio, de acuerdo a la información del registrador, en Colombia. En el sector de telecomunicaciones de Colombia, la marca TIGO es ampliamente reconocida por cuanto es un sector cuyas características de masificación y fuerte competencia entre operadores propicia la publicidad de productos y servicios en medios de comunicación social así como la existencia de manera constante de ofertas y promociones comerciales. Por lo tanto, es bastante improbable que una persona domiciliada en Colombia desconozca totalmente de la existencia de la marca TIGO y mucho menos que haya procedido de buena fe y con lealtad comercial a su registro como nombre de dominio a nombre propio. Tampoco se puede predicar como excusa para este registro espúreo ni la coincidencia ni la generalidad de la marca o la similitud con palabras comunes, porque se debe reconocer el grado de distintividad de la expresión “tigo” en relación con servicios de telecomunicaciones.
A pesar de que las Demandantes enviaron sendas cartas de reclamo en las que solicitaban explicación o justificación frente al proceder del Demandado, éste guardo silencio y omitió responder.
Además, las Demandantes evidencian que el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado para crear direcciones de correo electrónico mediante las cuales se solicitó, en varias ocasiones, información sensible a clientes con pretextos y artimañas para suplantar la identidad de las Demandantes. Esta conducta, que se enmarca dentro de la noción de “phishing” o suplantación ilegal y no autorizada de la identidad ajena, no solamente constituye un aprovechamiento ilícito de la reputación ajena, sino que además es tipificada por muchas legislaciones, incluyendo la de Colombia, como un delito. Para el Experto, el hecho de que las direcciones impostoras utilicen el nombre de dominio en disputa como base, es un indicio de que el Demandado ha actuado de mala fe o por lo menos ha permitido que se utilice su nombre de dominio para las conductas reprochables de suplantación.
De este conjunto de circunstancias resulta que la actuación del Demandado, tanto al registrar el nombre de dominio, como al utilizarlo en la forma descrita, es una actuación de mala fe que afecta tanto al registro del nombre de dominio como a su uso.
Por todo lo anterior, el Experto considera como cumplido el tercer requisito de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a las Demandantes.
Daniel Peña
Experto Único
Fecha: 15 de abril de 2013
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