La Demandante es Wal-Mart Stores, Inc. con domicilio en Bentoville, Arkansas, Estados Unidos de América, representada por Cavelier Abogados, Colombia.
El Demandado es John Castaño Gómez (a.k.a. "Domicilios") / Domicilios con domicilio en Medellín, Colombia, representado por sí mismo. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio , y .
El Registrador de los citados nombres de dominio es Central Comercializadora de Internet S.A.S. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 14 de marzo de 2014. El 14 de marzo de 2014 el Centro envió a Central Comercializadora de Internet S.A.S. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 17 de marzo Central Comercializadora de Internet S.A.S. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 18 de marzo de 2014. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de abril de 2014. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 8 de abril de 2014.
El 8 de abril de 2014 el Centro recibió una comunicación por parte de la Demandante, a la cual se le dio el trato de Documentación Adicional.
El 10 de abril de 2014 el Centro recibió una comunicación por parte del Demandado dirigido al Experto, una vez nombrado.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 de abril de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Cuestión procesal previa
De acuerdo con los poderes y facultades generales de este Experto, el Escrito de Contestación a la Demanda presentado ante el Centro el 8 de abril de 2014 se admite a trámite a pesar de que el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de abril de 2014. Este experto considera que no se merman los derechos de ninguna de las partes teniendo en cuenta que tan sólo transcurrió 1 día entre la fecha fijada y la fecha en que se presentó.
Las partes en el procedimiento han presentado sendas comuniciones adicionales una vez concluidos sus respectivos plazos para la presentación de sus alegaciones.
De acuerdo con los parágrafos 10 y 12 del Reglamento este Experto entiende no necesario la admisión de las comunicaciones adicionales presentadas por las partes ni recibir nueva documentación por lo que no serán tenidas en cuenta.
- Por otra parte, la Demandante solicitó que fuese el español el idioma del procedimiento, que así entiende este Experto por ser el español el idioma del acuerdo de registro de los nombres de dominio en disputa y de conformidad con el artículo 11 del Reglamento. 5. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular entre otras marcas de las siguientes:
- WAL-MART con certificado de registro No. 168310, registrada el 27 de octubre de 1994 en Colombia.
- WAL-MART con certificado de registro No. 380582, registrada el 20 de mayo de 2009 en Colombia.
- WAL-MART SAVE MONEY. LIVE BETTER, con certificado de registro No. 380572, registrada el 14 de mayo de 2009 en Colombia.
La marca WAL-MART debe reputarse notoriamente conocida en Colombia a la vista de la información facilitada por la Demandante. Entre otras, la Resolución No. 01739 de 30 de mayo de 2008 de la Oficina de Marcas de Colombia (Superintendencia de Industria y Comercio).
El nombre de dominio fue registrado con fecha 7 de diciembre de 2009 y los nombres de dominio y fueron registrados con fecha de 6 de octubre de 2010. 6. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante sostiene que los nombres de dominio en disputa son similarmente confundibles con la marca WAL-MART titularidad de la Demandante. Por razón de apariencia, sonido e impacto.
Con respecto al segundo de los requisitos, la Demandante alega que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos por razón de no ser conocido en Colombia por un término que consista en todo o en parte por "wal-mart" ni tampoco por una palabra o un equivalente similar. Considera, igualmente, que el Demandado nunca tuvo interés legítimo en los nombres de dominio en disputa porque su única intención consistió en la transferencia de los mismos por precio desorbitante que supere los gastos iniciales del registro de los mismos. Por lo demás considera que existe falta de interés legítimo ante la falta de uso de los nombres de dominio en disputa así como por el hecho de carecer el Demandado de marcas registradas en Colombia o de otros derechos de propiedad intelectual sobre el término "wal-mart".
Por lo que se refiere al tercero de los requisitos, es decir, sobre el registro y uso de mala fe de los nombres de dominio en disputa por parte del Demandado, considera la Demandante que en el presente caso nos encontramos ante uno de los supuestos de hecho recogidos en el párrafo 4(b)(i) de la Política en tanto que el Demandado intentó vender el nombre de dominio en disputa por un precio exorbitado. En este sentido, continúa la Demandante arguyendo que en otros casos la existencia de un nombre de dominio que incorpora una marca notoria sin otro objetivo más que el de su venta ha sido calificado como un registro de mala fe.
Continúa la Demandante en apoyo de su pretensión de registro de mala fe en base a la información falsa aportada por el Demandado al momento del registro de los nombres de dominio en disputa donde consta como titular "Domicilios" cuando el verdadero titular es John Castaño, quien finalmente contestó formalmente la presente demanda. Y, es precisamente esta información falsa la que debe apoyar la admisión de este tercer requisito.
Finalmente, esgrime la Demandante que el Demandado debió haber conocido la marca WAL-MART en el momento del registro de los nombres de dominio en disputa por tratarse de la una de las mayores empresas empleadoras privada y al minorista. B. Demandado
Respecto del primero de los requisitos alega el Demandado que la Demandante carece de establecimiento alguno en Colombia ni distribuye producto alguno bajo su marca WAL-MART, ni existe registro único empresarial y social en la Cámara de Comercio de Colombia. Por ello considera que no cabe considerar notoria una marca por el mero hecho de constar como tal en los registros públicos.
Niega las razones que llevaron a la Oficina de Marcas de Colombia (Superintendencia de Industria y Comercio) a la calificación de la marca WAL-MART como notoria por defectos o limitaciones del estudio que permitió a dicha instancia administrativa alcanzar dicha conclusión.
Por tanto, alega que al encontrarnos en dominios de extensión geográfica nacional su ámbito de intervención es local colombiano donde por el escaso conocimiento del Demandante no cabe que existan conflictos.
Por lo que se refiere al segundo de los requisitos niega el Demandado haber ocultado su identidad como titular de los nombres de dominio en disputa. Para ello aporta documental sobre la constitución de la entidad "D" y su posterior cambio de denominación "General Technological Solutions" así como del hecho de ser titular del NIT número 1037576315-2. Que la actividad de la empresa consistía en "el desarrollo de páginas web para pedir domicilios por internet". Que para desarrollar dicha actividad fue necesario la adquisición de los nombres de dominio y y posteriormente los otros dos nombres de dominio en disputa. Que la elección del término "walmart" se debió a consistir en una abreviación de la frase en inglés "Walking to the Mart" cuyo propósito era vender productos por Internet.
Insiste que exclusivamente por razones económicas no pudo continuar con el procedimiento para lo que aporta carta del desarrollador relatando los servicios en su momento contratados.
Continúa el Demandado expresando que exclusivamente razones económicas llevaron en febrero de 2012 a la cancelación de la matrícula de la empresa pero que siempre ha tenido por objetivo empresarial la puesta en marcha de un proyecto con los nombres de dominio en disputa.
Finalmente, niega el Demandado la existencia de registro y uso de mala fe de los nombres de dominio en disputa en base a las siguientes alegaciones: se constituyó una empresa para dar curso a las actividades propias de su objeto social que de ser un mero revendedor de nombres de dominio no se habría constituido, nunca contactó a la Demandante pues su actividad final no es el de reventa de nombres de dominio, nunca ha pretendido utilizar la marca de la Demandate para redireccionar visitantes y, finalmente la Demandante obró de mala fe contactándole a través de un tercero para ofrecer una cifra por los nombres de dominio en disputa. 7. Debate y conclusiones
Conforme al párrafo 4(a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: (i) que los nombres de dominio en disputa son idénticos, o similares hasta el punto de crear confusión, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la Demandante tiene derechos; (ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto a los nombres de dominio en disputa, y (iii) que los nombres de dominio en disputa han sido registrado y están siendo utilizados de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha demostrado ser titular de la marca colombiana WAL-MART en virtud de inscripción ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.
Por otro lado debe recordarse que, como es sabido y tal y como se ha establecido en numerosas decisiones UDRP, la extensión de primer nivel o de segundo nivel en el presente caso es irrelevante a efectos del proceso comparativo a efectuar entre los nombres de dominio en disputa y las marcas de la Demandante.
Por tanto, resulta evidente que entre la marca colombiana WAL-MART de la Demandante y el nombre de dominio en disputa del Demandado, existe identidad absoluta y resultan similares los nombres de dominio y >> del Demandado con las marcas de la Demandante. La eliminación del guión o la incorporación de un identificador geográfico no aportan carácter distintivo alguno a estos nombres de dominio en disputa.
Consecuentemente, tanto por vía de identidad como por vía de similitud pueden dar lugar a confusión la marca de la Demandante y los nombres de dominio en disputa del Demandado.
De esta manera, este Experto considera que la Demandante ha probado el cumplimiento del primer requisito del párrafo 4(a)(i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante ha aportado unos indicios con apoyo al párrafo 4 (c)(ii) de la Política que permiten, prima facie, constatar la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre los nombres de dominio en disputa, tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes de hecho y alegaciones de la Demandante.
Por tanto, en estas circunstancias, corresponde al Demandado demostrar que tiene derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa. Sin embargo, el Demandado centra su defensa para probar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa a los efectos del párrafo 4 (a)(ii) de la Política en "la preparación para el uso" de los mismos por el Demandado en un contexto de oferta de productos o servicios según el párrafo 4(c)(i) de la Política.
Así pues, el Demandado ha presentado evidencia sobre la constitución de la entidad mercantil "General Technological Solutions" con la finalidad de comercializar productos por Internet. Adicionalmente aporta una declaración escrita de un diseñador web quien declara haber recibido cierta cantidad de dinero por el desarrollo de unos logotipos sin que posteriormente hubiesen podido continuar trabajando por razón de los costos de desarrollo de la web. Debe hacerse constar que no se aportan como prueba los trabajos realizados en aquel momento. Continúa el diseñador manifestando haber sido contactado por el Demandado a principios de 2014 a fin de poder desarrollar los módulos de compras inicialmente previstos. Tampoco aporta los borradores de web del citado trabajo y simplemente se limita a redirigir a una web de la que no consta ni su trabajo ni su participación o gestión en dicha web. De hecho, el Experto ha comprobado la inexistencia de antecedentes de uso de los nombres de dominio en disputa a través del aplicativo "". Inexistencia de antecedentes que permiten a este Experto descartar lo replicado por el Demandado.
Es cierto, no obstante, tal y como declara el Demandado, que el NIT que aparece en el WhoIs es un dato real e identificable, pero también debería tenerse presente que ni un NIT es una denominación social ni que la sociedad a la que correspondía dicho número se encuentra disuelta en la actualidad, ya que tales datos no han sido trasladados al citado registro.
Pues bien, con todo cuanto antecede, este Experto debe destacar igualmente tres hechos relevantes: uno, la oferta económica realizada por el Demandado para vender al menos uno de los nombres de dominio; dos, el carácter notorio de la marca WAL-MART: y tres, la inconsistencia de las manifestaciones del Demandado sin evidencias que lo corroboren bien por ser méramente dialécticas como el retraso en la puesta en marcha de los servicios alegados o bien por ser imaginativas como la expuesta para justificar la elección del término "wal-mart".
Y son estas tres circunstancias las que permiten concluir a este Experto que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa a los efectos de la Política.
Por lo anteriormente expuesto, este Experto considera cumplido el segundo requisito del parágrafo 4(a)(ii) de la Política. C. Registro y uso de los nombres de dominio de mala fe
Antes de comenzar con el análisis de este tercer requisito, debe hacerse constar que la venta de nombres de dominio es una actividad lícita, sin que pueda ser merecedora de reproche alguno, salvo que en el ejercicio de dicha actividad se incurra en algún supuesto de infracción de derechos marcarios.
En el presente caso ha quedado probado el carácter notorio de la marca WAL-MART, el uso pasivo de los nombres de dominio en disputa, así como que la intención de venta de al menos uno de los nombres de dominio en disputa por un precio desorbitado que excede los costes de registro del mismo.
Todas estas circunstancias abocan, irremediablemente, al cumplimiento del tercero de los requisitos de la Política, sin que la alegación de mala fe de la Demandante por parte del Demandado por haber puesto un "cebo" al Demandado pueda aceptarse, pues de lo declarado por el Demandado sólo éste es responsable ya frente a ese tercero o frente a cualquiera. Debe recordarse la naturaleza administrativa del presente procedimiento y no judicial.
En conclusión, se considera probada la mala fe del Demandado, tanto en el registro como en la utilización de nombres de dominio en disputa, y por ello cumplido el requisito de la mala fe en el registro y el uso establecido por el artículo 4 (a)(iii) de la Política. 8. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio , y sean transferidos a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 25 de abril de 2014
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