La parte Demandante es Gesmesol, S.A. con domicilio en La Habana, Cuba, y All Year Inversiones, S.L. con domicilio en Madrid, España, representada por Roeb y Cía., S.L., España.
La parte Demandada es Andrés Rincón, Solways Colombia-900.161.681-0 con domicilio en Bogotá, Colombia, representada por sí misma. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio en disputa es el cual se encuentra registrado con Central Comercializadora de Internet S.A.S. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de junio de 2014. El 10 de junio de 2014 el Centro envió a Central Comercializadora de Internet S.A.S. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de junio de 2014 Central Comercializadora de Internet S.A.S. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta revelando el registrante y datos de contacto para el nombre de dominio en disputa. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el 20 de junio de 2014 la parte Demandante presentó ante el Centro una Demanda modificada. El Centro verificó que la Demanda, modificada, cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la parte Demandada, dando comienzo al procedimiento el 24 de junio de 2014. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de julio de 2014. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 13 de julio de 2014.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain, Miguel B. O'Farrell y Gerardo Saavedra como miembros del Grupo de Expertos el 5 de agosto de 2014, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
Gesmesol S.A. es titular de los siguientes registros marcarios que amparan la marca SOLWAYS y diseño (la “Marca”): registro No. 330227 en clase 39 y registro No. 330228 en clase 43, ambos concedidos el 30 de marzo de 2007 por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.
Solways Colombia S.A. se constituyó el 21 de junio de 2007, habiendo cambiado su nombre y tipo societario a CIC Colombia Travel S.A.S. en febrero de 2014 (“Solways Colombia”).
En la escritura constitutiva de Solways Colombia aparecen como accionistas: Sol Caribe Tours S.A. con el 25% de las acciones, Internacional Network Group con el 25% de las acciones, A. Rincón Salgado con el 48% de las acciones, D. Rincón Salgado con el 1% de las acciones y B. Gambino Rosero con el 1% de las acciones.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de julio de 2007.
Gesmesol S.A., Sol Caribe Tours S.A. y All Year Inversiones S.L. celebraron un acuerdo marco de cesión de uso de signos distintivos, de fecha 18 de febrero de 2009 (el “Acuerdo Marco”).
Gesmesol S.A., All Year Inversiones S.L., Sol Caribe Tours S.A. y Solways Colombia celebraron un contrato de cesión de uso de marca, de fecha 11 de marzo de 2009, respecto a la Marca y registros marcarios antes referidos (el “Contrato de Uso”).
All Year Inversiones S.L., Juan Carlos García-Cordero Celis, Andrés Rincón Salgado, David Rincón Salgado y Gustavo Enrique Páez Escobar celebraron un contrato de transacción, de fecha febrero de 2014, reconocido ante notario el 25 de febrero de 2014 (el “Contrato de Transacción”). 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Las alegaciones de la parte Demandante se pueden resumir como sigue.
El 24 de agosto de 2006 Gesmesol S.A. solicitó en Colombia el registro de la Marca en clases 39 y 43, el cual le fue concedido el 30 de marzo de 2007 bajo los registros 330227 y 330228, respectivamente.
El 21 de junio de 2007 se constituyó Solways Colombia, participada entonces por Sol Caribe Tours, S.A., International Network Group, S.A. y los accionistas colombianos A. Rincón Salgado, D.Rincón Salgado y B. Gambino Rosero. Tanto Sol Caribe Tours, S.A. como Gesmesol, S.A. pertenecen al grupo Meliá Hotels International, S.A. Desde la constitución de Solways Colombia, Gesmesol, S.A. cedió de hecho a la misma para su operatoria el uso de la Marca y demás signos distintivos asociados a la misma.
El 21 de julio de 2007 el Sr. Rincón Salgado (el “Sr. Rincón”), en su calidad de Director General de Solways Colombia, registró el nombre de dominio en disputa.
El 27 de mayo de 2008, el Director Adjunto de Sol Meliá Cuba (hoy Meliá Hotels International-Cuba) comunica al Sr. Rincón (entre otros), en su calidad de Director General de Solways Colombia, la política relativa a los nombres de dominio Solways, en la que claramente se establecía que todos los nombres de dominio Solways deberían de registrarse a nombre de la compañía Sol Caribe Tours, S.A. y que los registros de nombres de dominio Solways que obraran registrados a favor de titulares diferentes de Sol Caribe Tours, S.A. deberían ser transferidos por los respectivos titulares a nombre de ésta, quedando encargados los Directores y/o Gerentes Generales de cada una de las compañías Solways (incluída Solways Colombia) de ejecutar esa tarea para regularizar ese particular.
El 18 de febrero de 2009 se firma el Acuerdo Marco, por el cual Gesmesol, S.A. adquiere para con All Year Inversiones, S.L. la obligación de garantizar la cesión de uso de los signos distintivos asociados a Solways (que incluye los nombres de dominio). Respecto a Solways Colombia, ya existente a la fecha de firma del mismo, los acuerdos previos en ese sentido que se hubieran realizado se ajustarían a lo pactado en el Acuerdo Marco.
El 11 de marzo de 2009 se suscribe el Contrato de Uso entre Gesmesol, S.A., Sol Caribe Tours, S.A., All Year Inversiones, S.L. y Solways Colombia (representada en ese acto por el Sr. Rincón) el cual expresa que: “SOLWAYS COLOMBIA, S.A. deberá en todo momento utilizar la MARCA objeto de la cesión, del siguiente modo: [...] b) No tomará ninguna acción, ni permitirá o facultará a persona alguna un acto que implique usar o intentar registrar la MARCA, denominación social, nombre comercial, nombre de dominio o cualquier signo distintivo que fuera idéntico o similar a la MARCA objeto de la presente cesión, ya sea en el país en el que se encuentra registrada la MARCA o en cualquier otro país.”
El 25 de febrero de 2014 se suscribe el Contrato de Transacción, que pone fin al proyecto en Solways Colombia y en el cual constan, entre otros, los siguientes puntos: (i) la cesión por parte de All Year Inversiones, S.L. de su participación accionaria en Solways Colombia, la que es causa de terminación de la cesión de uso de la Marca y demás signos distintivos, según consta en el Contrato de Uso; (ii) se reconoce la terminación de la cesión de uso de la Marca por parte de Solways Colombia, la disposición de disponer de la misma libremente por su titular y el cambio de nombre de Solways Colombia, la cual se obliga a suprimir de su nombre la denominación Solways y se compromete a no concebir y/o intentar registrar en el cambio de nombre una denominación similar a Solways, evitando así que su denominación cause cualquier interferencia o confusión con la Marca.
Posteriormente deviene urgente para Gesmesol, S.A., Sol Caribe Tours, S.A. y All Year Inversiones, S.L. solucionar el problema de la indebida inscripción del nombre de dominio en disputa al iniciar All Year Inversiones, S.L. un nuevo proyecto empresarial como agencia de viajes en Colombia a través de la compañía colombiana SWI Colombia, S.A.S., de la que es socio único.
La parte Demandante contactó amigablemente por todas las vías posibles con el Sr. Rincón a fin de que procediera al traspaso del nombre de dominio en disputa. En comunicados enviados por correo electrónico entre el 31 de marzo y el 11 de abril de 2014, la parte Demandada manifestó, en esencia, que el nombre de dominio en disputa formaba parte de los activos de Solways Colombia y que, si bien el Contrato de Transacción contempló que la Marca retornaba a su titular inicial, no se había hecho mención alguna al respecto sobre el nombre de dominio en disputa. El 10 de abril de 2014 la parte Demandante recibe, en respuesta un correo electrónico, una respuesta automática del correo destinatario del Sr. Rincón, anunciando no estar habilitada esa dirección de correo electrónico y proponiendo el envío a otra dirección de correo electrónico.
El nombre de dominio en disputa es idéntico a la Marca hasta el punto de crear sin ningún género de dudas confusión con respecto a la misma y los productos y servicios que esta ofrece.
Solways Colombia y SWI Colombia, S.A.S. se dedican ambas a la operación turística, ofreciendo productos y servicios similares. Es incuestionable que el uso por ambas de signos distintivos idénticos lleva ineludiblemente al consumidor a error o confusión en cuanto al proveedor de tales productos o servicios.
La parte Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, Gesmesol, S.A. ya había registrado la Marca. En ningún momento Gesmesol, S.A. y/o Sol Caribe Tours, S.A. traspasaron la titularidad de la Marca y demás signos distintivos asociados a la misma (donde se incluyen el nombre de dominio en disputa) o autorizaron el registro de estos signos distintivos a favor de Solways Colombia.
El Sr. Rincón, como representante legal de Solways Colombia, recibió indicaciones claras y precisas sobre la política de los dominios Solways y su titularidad a favor de Sol Caribe Tours, S.A., quedando encargado y obligado a realizar oportunamente su traspaso.
El uso de la Marca así como del nombre de dominio en disputa por parte de Solways Colombia estuvo siempre asociado y condicionado a la participación directa de All Year Inversiones, S.L. y/o Sol Caribe Tours, S.A. en el capital de la primera, por lo que durante el tiempo en que se cumplimentaron estas condiciones, el uso por Solways Colombia de la Marca y del nombre de dominio en disputa y, en particular la titularidad del nombre de dominio en disputa, no fue un problema visible en ese entonces, en tanto en la práctica ésta estaba autorizada y utilizaba el nombre de dominio en disputa para el desempeño de su gestión en el marco del Contrato de Uso. No obstante, en el propio Contrato de Uso se estipula, entre otras obligaciones, que Solways Colombia “no tomará ninguna acción, ni permitirá o facultará a persona alguna un acto que implique usar o intentar registrar la MARCA, denominación social, nombre comercial, nombre de dominio o cualquier signo distintivo que fuera idéntico o similar a la MARCA objeto de la presente cesión, ya sea en el país en el que se encuentra registrada la MARCA o en cualquier otro país”.
Al haberse extinguido los nexos comerciales y societarios de la parte Demandante con Solways Colombia y haber terminado por ende la cesión de uso de la Marca y demás signos asociados a la misma, hace que la retención ilegítima de la titularidad del nombre de dominio en disputa sea improcedente y de mala fe.
La titularidad del nombre de dominio en disputa se retiene y utiliza de mala fe por la parte Demandada pues, luego de la terminación de la cesión de uso de la Marca y demás signos asociados a la misma, de manera ilegítima, desleal y contraria a todas las normas y costumbres del comercio continuó utilizando el nombre de dominio en disputa de manera intencionada para atraer y desviar usuarios de Internet a su sitio Web, así como el correo electrónico “[...]@” con iguales propósitos.
Como consecuencia de las reclamaciones presentadas, la parte Demandada hizo que el nombre de dominio en disputa no condujera directamente al sitio Web de Solways Colombia, sino que quedase en suspenso la búsqueda sin llegar aparentemente a ningún lugar, para más tarde colocar una nota de prensa firmada por el Sr. Rincón y el Sr. J. C. García-Cordero Celis (suscrita en el marco del Acuerdo de Transacción) que en su momento se emitió con fines distintos al uso que en la actualidad la parte Demandada pretende darle, con el único propósito de continuar con la titularidad ilegítima del nombre de dominio en disputa.
La parte Demandada retiene ilegítimamente la titularidad del nombre de dominio en disputa impidiendo así que el nuevo proyecto empresarial impulsado por la parte Demandante, como partícipe de la nueva compañía SWI Colombia, S.A.S., pueda utilizarlo.
La persistencia en la retención del nombre de dominio en disputa por la parte Demandada denota mala fe, pues no puede pretender otro fin que entorpecer el buen curso de los negocios de la parte Demandante y que, además de entorpecer la puesta en marcha del nuevo proyecto SWI Colombia, S.A.S., empaña la imagen y el buen nombre de la Marca de cara el mercado y a otros socios estratégicos y provoca confusión y/o error en el consumidor de los productos y servicios de la parte Demandante.
El registro del nombre de dominio en disputa a favor de Solways Colombia fue indebido y premeditadamente malicioso, con el objetivo de retenerlo como activo de ésta en franca contradicción con los pactos fundacionales de los socios, con la política de cesión de uso de los signos distintivos asociados a la Marca (la cual nunca contempló el traspaso de la titularidad de los signos distintivos) haciendo caso omiso a las indicaciones que con respecto a la política de dominios le fue esclarecida en la comunicación de 27 de mayo de 2008, utilizando el silencio por respuesta y aprovechándose de las relaciones comerciales estables y sostenidas que mantuvieron las partes, lo cual hizo que el motivo de la Demanda no fuera un tema controversial en ese entonces.
En su correo electrónico de 31 marzo 2014 el Sr. Rincón manifiesta que en el Contrato de Transacción no se hizo mención al nombre de dominio en disputa. Ello es tan cierto como irrelevante: en el Contrato de Transacción no se acordó la devolución del nombre de dominio en disputa a su legítimo propietario, como sí se hizo expresamente con la Marca. Pero tampoco lo contrario, no se recoge autorización alguna a la parte Demandada para conservar el nombre de dominio en disputa indebidamente registrado, por lo que habrá que estar a la norma general, a los compromisos contractualmente asumidos y a la interpretación del resto de la documentación aportada.
Del Contrato de Uso resulta evidente que los firmantes del mismo asimilaban o entendían comprendido el nombre de dominio en disputa como una forma de presentación o utilización de la Marca, por lo que no es admisible que tras firmar el Contrato de Transacción el Sr. Rincón entienda ahora que el nombre de dominio en disputa es un activo diferente. Lo es, desde un punto de vista técnico legal, pero no enerva la legítima pretensión de la parte Demandante ni legitima la postura de la parte Demandada de conservar la titularidad del nombre de dominio en disputa una vez que accedió a modificar la denominación social de Solways Colombia y a cesar en el uso de la Marca.
La parte Demandada registró indebidamente el nombre de dominio en disputa. Gesmesol y demás compañías vinculadas a ésta toleraron dicha circunstancia, clara y contractualmente irregular, en virtud de las relaciones usuales de cordialidad y colaboración entre socios; y una vez rota dicha colaboración en 2014, la parte Demandada mantiene la titularidad del nombre de dominio en disputa de mala fe y en clara contradicción con sus propios actos y contratos, por mucho que en ellos no se acordara expresamente la devolución del nombre de dominio en disputa.
La parte Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa sea transferido a Gesmesol, S.A. B. Demandado
Las alegaciones de la parte Demandada se pueden resumir como sigue.
La utilización del nombre de dominio en disputa es leal, lícita y ajustada a las normas y costumbres sobre la materia. Nunca con el fin de crear confusión respecto de la Marca, ni de pretender engañar a los consumidores.
En 1995 se constituyó la sociedad Central Internacional de Congresos Cic Ltda., en la cual el Sr. Rincón fue representante legal y socio, y la cual a través de los años se convirtió en el primer mayorista y productor para la cadena hotelera Meliá. A mediados de julio de 2006 se iniciaron conversaciones con representantes de la misma, para un futuro proyecto de asociación y expansión regional conjunta, y como producto de ello se constituyó Solways Colombia. Las mencionadas conversaciones iniciaron antes de que Gesmesol, S.A. solicitara el registro de la Marca.
Al otorgarse el registro de la Marca en 2007, era sólo un registro administrativo, el grupo Solways Internacional no tenía presencia en Colombia. El Sr. Rincón, a través de Solways Colombia, desarrolló la generación de reconocimiento de la Marca, logrando la distintividad e identificabilidad obtenidas hasta el día de hoy. La parte Demandada registró el nombre de dominio en disputa teniendo en cuenta la necesidad de la empresa para el manejo de su sitio Web, correos y con la aquiescencia del Coordinador Comercial de Solways Internacional, lo cual legitima el registro y demuestra la buena fe del mismo.
Respecto al correo electrónico enviado el 27 de mayo de 2008 sobre la política relativa a los dominios, hay que aclarar que la desinformalidad con la que se llevaban los temas a través de que fueron pasando los años en Solways Colombia, hacía que ese tipo de mensajes pasaran desapercibidos. Cabe señalar que la instrucción dada en ese correo electrónico no era vinculante para Solways Colombia toda vez que ésta no se encontraba subordinada a las empresas vinculadas o identificadas con Sol Caribe Tours, S.A. o Internacional Network Goup. Quien fuera la directora administrativa de Solways Colombia en ese momento, afirma que el Coordinador Comercial de Solways Internacional solicitó que el registro del nombre de dominio en disputa fuera realizado directamente por Solways Colombia, y así se hizo, además que no recuerda haber recibido instrucción de realizar algún tipo de traspaso del mismo y que las renovaciones se hacían anualmente por Solways Colombia, quien tenía la responsabilidad de hacerlo.
Si bien en marzo de 2009 se suscribió el Contrato de Uso, en donde se incluyó la cláusula que señala la prohibición de tomar acción, permitir o facultar a persona alguna que implique usar o intentar registrar la Marca, nombre comercial, nombre de dominio o cualquier signo distintivo que fuera idéntico o similar a la Marca, también es cierto que para esa fecha ya estaba registrado el nombre de dominio en disputa. En tal virtud las estipulaciones del Contrato de Uso sólo regían hacia el futuro, motivo por el cual eran y son ineficaces frente a nombres de dominio registrados con anterioridad a la celebración del mismo.
Entre los años 2009 y 2014 la parte Demandante no realizó reclamo alguno respecto del nombre de dominio en disputa, generándose una aceptación tácita de legitimación en relación con el registro y utilización del mismo. Con posterioridad se presentaron diferencias entre los socios de Solways Colombia, que conllevaron un deterioro de las relaciones entre los mismos, por lo cual se hizo necesario solicitar a la Superintendencia de Sociedades de Colombia una conciliación con el fin de terminar la relación societaria entre las partes, solicitud de conciliación que realizó el Sr. Rincón. Como efecto de la conciliación se suscribió el Contrato de Transacción, donde las partes acordaron dar por terminado su vínculo como socios y se estipularon obligaciones para cada una. Uno de los compromisos en virtud del Contrato de Transacción fue la cancelación de la licencia de uso de la Marca a Solways Colombia, obligación que fue cumplida.
Teniendo en cuenta que a través del Contrato de Transacción se cerraron todos los posibles litigios entre las partes sobre los aspectos que dieron lugar a la diferencia, con la presentación de la Demanda se está infringiendo el Contrato de Transacción, al acudir a una instancia que no es competente para la resolución de asuntos societarios que han tenido efectos de cosa juzgada en virtud del mismo.
Ante los repetidos e infundados planteamientos sobre una supuesta y obligatoria devolución del nombre de dominio en disputa, no hubo dilaciones ni demoras. Por el contrario, se realizaron labores encaminadas a consultar profesionales en la materia, revisar la naturaleza de la relación de las partes en los contratos y verificar el alcance de las obligaciones de las partes dentro del Contrato de Transacción. La intención del Sr. Rincón durante ese tiempo, como director de Solways Colombia, ha sido la de sopesar las formas de defender los derechos de la compañía de la mejor forma, en pro de buscar soluciones al tema del nombre de dominio en disputa.
En la comunicación por correo electrónico del 10 de abril de 2014, la parte Demandante dio un plazo de 48 horas para proceder con el traspaso de la titularidad del nombre de dominio en disputa. Tal manifestación denota a todas luces el ejercicio de una presión comercial indebida ejercida por Meliá para el fin buscado, toda vez que condicionaron a una eventual ruptura comercial con todas las empresas del grupo Meliá, hecho que refleja mala fe de la parte Demandante.
El nombre de dominio en disputa no es idéntico a la Marca toda vez que ésta es una marca mixta, lo que quiere decir que se compone de un elemento nominativo y un elemento gráfico. La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla. No es verdad que se cree confusión entre el nombre de dominio en disputa y la Marca toda vez que el elemento gráfico permite diferenciarlos. La marca mixta es una unidad, el registro la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. De lo anterior se colige que la Marca no es idéntica al nombre de dominio en disputa.
Si bien es cierto que la Marca ya había sido solicitada y registrada con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, también es cierto que el registro de éste lo legitimó la parte Demandante como consta en los correos electrónicos de junio de 2007, en donde respecto del nombre de dominio en disputa se señaló: “Nuestra propuesta es que se haga directamente por parte de CIC SOLWAYS COLOMBIA”.
De acuerdo con el Contrato de Transacción, en el cual se da por terminada la relación societaria entre All Year Inversiones, S.L., J. C. García-Cordero Celis y el Sr. Rincón, las obligaciones fueron claras para cada una de las partes, teniendo efectos de cosa juzgada. De conformidad con el Contrato de Transacción la única jurisdicción competente para conocer de asuntos relativos al mismo es la jurisdicción ordinaria.
La parte Demandante está incumpliendo con la cláusula de desistimiento del Contrato de Transacción en la cual las partes se comprometieron a desistir de iniciar, incitar, promover o continuar cualquier tipo de reclamación extrajudicial o judicial, presente o futura, de carácter civil, penal o de cualquier otro tipo, entre sí, sus socios, administradores y/o cualquier tercero, por los hechos que dieron origen al mismo.
El Contrato de Transacción no hizo referencia a ni se estipuló la obligación de transferir el nombre de dominio en disputa, por lo que al estar su titularidad en la parte Demandante permanece de esa manera su titularidad.
El registro del nombre de dominio en disputa estuvo plenamente revestido del elemento buena fue, toda vez que se realizó en atención al deber de promocionar los negocios, así como de darle presencia en la Web con miras al cumplimiento del objeto social de la compañía. Por parte de las sociedades vinculadas a Sol Caribe Tours, S.A. e Internacional Network Group existió total aquiescencia y consentimiento frente al hecho de que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se realizara directamente por la parte Demandada.
Carecen de todo fundamento y faltan a la verdad las declaraciones y alegaciones de la parte Demandante en el sentido de que el registro del nombre de dominio en disputa “fue indebido y premeditadamente malicioso, con el objetivo de retener el dominio como activo de la compañía” debido a que la misma parte Demandante dió su consentimiento para que el registro fuera realizado en esa forma. La parte Demandante pretende argumentar unos pactos fundacionales que carecen de toda prueba. El argumento de la parte Demandante, con el que pretende soslayar la existencia de buena fe en el acto del registro del nombre de dominio en disputa, obedece a conjeturas y suposiciones carentes de fundamentos fácticos y jurídicos, con ribetes imaginarios, pues presuponen sin justificación la premeditación del conflicto societario que conllevó a la celebración de la transacción casi 7 años después del registro del nombre de dominio en disputa, lo cual a todas luces era impredecible y respecto de lo cual no existe elemento probatorio alguno que permita concluir la veracidad del hecho alegado.
En cuanto a la aludida política de nombres de dominio, nunca fue puesta en conocimiento de la parte Demandada cuando se avaló y solicitó por la parte Demandante que el registro del nombre de dominio en disputa se hiciera a nombre de la parte Demandada ni con posterioridad. El documento enviado vía correo electrónico el 27 de mayo de 2008, que según la parte Demandante pretendía esclarecer tal política, no resultaba vinculante en el sentido de que Solways Colombia era una sociedad independiente y no subordinada de las sociedades extranjeras que sí se encontraban vinculadas o identificadas con los accionistas Sol Caribe Tours, S.A. e Internacional Network Group.
En el presente caso no concurren las circunstancias que constituyen prueba del registro de mala fe del nombre de dominio en disputa previstas en el párrafo 4.b) de la Política.
La parte Demandante alude a una supuesta retención del nombre de dominio en disputa con posterioridad a la terminación de la cesión de uso de la Marca, la cual considera ilegítima, desleal y contraria a todas las normas y costumbres del comercio sin explicar con claridad las razones de tales calificativos. De conformidad con la Política, la infracción se predica en los casos en los cuales se posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe. La categoría retención que la parte Demandante pretende hacer valer, quizá con ocasión de la imposibilidad de probar el registro y utilización de mala fe, no tiene cabida bajo la Política.
La terminación de la cesión de uso de la Marca se dio como consecuencia de la transacción celebrada entre las partes, en la cual no fue incluida la obligación de transferir el nombre de domino en disputa a la parte Demandante, el cual es distinto de la Marca y otros signos distintivos por definición, y por tanto es legítimamente conservado como un activo sin que haya de dar crédito al alegato de que tampoco se mencionó en el acuerdo de transacción que quedaría en cabeza de la parte Demandada toda vez que esa titularidad ya se encontraba consolidada y, ante la omisión en la transacción, la única respuesta válida es que no se podía hacer a la parte Demandada titular de derechos que ya ostentaba.
La nota de prensa que a la fecha se encuentra en la página Web del nombre de dominio en disputa lo único que pretende es informar a los proveedores de servicios turísticos acerca del deslinde de las operaciones entre los antiguos socios de Solways Colombia, como una medida que se considera saludable para el mercado dada la claridad que brinda sobre el hecho mencionado, pero que en modo alguno puede ser tomada como una evidencia de antijuridicidad, ilegitimidad y deshonestidad que la parte Demandante menciona sin probar de ninguna manera. La parte Demandante no explica las razones por las cuales la aludida retención empaña la imagen o buen nombre de la Marca de cara al mercado y a otros socios estratégicos y provoca confusión y/o error en el consumidor respecto de los productos y servicios de ésta. No se entiende cómo puede empañar la imagen de cualquiera de las partes la divulgación de un comunicado discutido, aprobado y firmado para tales fines.
La parte Demandada rechaza la declaración de los Demandantes sobre la supuesta utilización de mala fe del nombre de dominio en disputa, toda vez que se limita a enunciarla sin fundamentarla ni allegar soporte probatorio alguno de la misma. Tampoco se ha intentado atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet al sitio Web asociado al nombre de dominio en disputa, creando confusión con la Marca. Ni siquiera existe un enlace que redireccione a los visitantes al sitio Web actual de la empresa, por el contrario se informa al público en general donde pueden encontrar a ambas partes. En este sentido, no se haya probada la alegada mala fe.
La parte Demandada nunca ha exigido una contraprestación para transferir el nombre de dominio en disputa a la parte Demandante.
No ha habido mala fe ni en el registro ni en el uso del nombre de dominio en disputa. Para predicar la existencia de mala fe, la misma es un elemento que debe estar presente tanto al momento del registro como en el de la utilización del nombre de dominio en disputa, en forma tal que si existiera mala fe en el registro y buena fe en el uso o viceversa, tal hecho no daría lugar a la configuración de una infracción sobre derechos de terceros.
La parte Demandada solicita se rechace el recurso solicitado por la parte Demandante y alega que el comportamiento de la Demandante es abusivo. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones la parte Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; (ii) el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Ahora bien, este Grupo de Expertos hace notar que la Política y el Reglamento tratan sobre la solución de conflictos que surjan por el registro y uso abusivos de nombres de dominio y no para dirimir otro tipo de controversias que surjan en relación a una posible infracción de derechos de propiedad industrial.1 A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La parte Demandante acreditó tener derechos sobre la Marca, la cual Gesmesol S.A. tiene registrada en Colombia.
Resulta claro y muy explorado que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código de país correspondiente a Colombia “.co” pueden no tomarse en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (véase, por ejemplo, Wal-Mart Stores, Inc. c. John Castaño Gómez (a.k.a. "Domicilios") / Domicilios,Caso OMPI No. DCO2014-0003). Respecto al diseño que forma parte de una marca, es bien sabido que también por razones técnicas un gráfico no puede formar parte de un nombre de dominio (véase, por ejemplo, SWATCH AG c. Stefano Manfroi,Caso OMPI No. D2003-0802 y Espire Infolabs Pvt. Ltd. c. TW Telecom,Caso OMPI No. D2010-1092). Tomando en consideración lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la Marca.
Por consiguiente este Grupo de Expertos tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4.a.i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos y Registro y uso de mala fe
De los alegatos y constancias que obran en el expediente se desprenden diversas interrogantes en torno a las circunstancias e intención de las partes cuando se obtuvo el registro del nombre de dominio en disputa en 2007, tomando en cuenta su relación societaria iniciada a través de Solways Colombia en 2007, a la posible obligatoriedad de unas ciertas políticas de nombres de dominio para con Solways Colombia alegada por la parte Demandante, así como el alcance e interpretación del Contrato de Uso y del Convenio de Transacción, entre otras cuestiones.
Este Grupo de Expertos considera que el presente procedimiento administrativo, de naturaleza sumaria y expedita, no es el idóneo para resolver el conflicto entre las partes respecto al nombre de dominio en disputa cuya adjudicación, en su caso, pareciera accesoria a lo pactado en el Convenio de Transacción, el Contrato de Uso y circunstancias bajo las cuales la parte Demandada obtuvo el registro del nombre de dominio en disputa.
Este Grupo de Expertos considera que la controversia presentada por la parte Demandante no trata sobre el típico registro y uso abusivos de nombres de dominio.2 Cabe reiterar que la Política y el Reglamento no abarcan todas las disputas relativas a nombres de dominio respecto a posibles infracciones a derechos de propiedad industrial y por ello es que el párrafo 15.e) del Reglamento claramente establece que si la controversia se ubica fuera del ámbito del párrafo 4.a) de la Política, el grupo de expertos dejará constancia de ello. En todo caso, corresponderá a la autoridad competente, y no a este Grupo de Expertos (en aplicación de la Política), determinar si la parte Demandada ha actuado o no de mala fe o de forma ilegal bajo la legislación o acuerdos aplicables, independientemente de los estándares de derechos e intereses legítimos y de mala fe bajo la Política.
En cualquier caso, la presente Decisión, en virtud de la Política, es sin perjuicio de los derechos y acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer ante las instancias competentes. 7. Decisión
Por las razones expuestas, este Grupo de Expertos desestima la Demanda, dejando a salvo los derechos y acciones que las partes puedan hacer valer ante las instancias competentes.
Gerardo Saavedra
Experto Presidente
José Carlos Erdozain
Experto
Miguel B. O'Farrell
Experto
Fecha: 19 de agosto de 2014
1 Diversos documentos establecen claramente que la Política versa sobre la solución de conflictos que surjan por el registro y utilización abusivos de un nombre de dominio. Véase ICANN, “Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy”, Octubre 24, 1999, disponible en “/udrp/udrp-second-staff-report-24oct99.htm”. En Hesco Bastion Limited c. Hercules Engineering Solutions Consortium (HESCO) Barriers FZE,Caso OMPI No. D2004-0940 se establece: “it is not the task of a Panel to solve all infringement cases. The administrative proceeding is restricted to clear willful infringements. Other IP right violations, if any, must be solved by the national courts”.
2 En Telaxis Communications Corp. c. William E. Minkle,Caso OMPI No. D2000-0005 se estableció: “Given the nature of this dispute it is properly solved by mediation or arbitration before the Center or by litigation in a forum of competent jurisdiction”. En The T, LLC c. Jeffrey S. Poploff,Caso OMPI No. D2000-1470 se estableció: “it is not a cybersquatting case at all. Rather, this appears to be a breach of contract and breach of fiduciary duty dispute [...] Respondent’s alleged bad faith, though, is not as a cybersquatter, but rather, through his alleged breach of contract and fiduciary duties [...] This decision should not be read as a vindication of Respondent’s conduct, or that Respondent has not acted in “bad faith” under a broader interpretation of that phrase”. En Summit Industries, Inc. c. Jardine Performance Exhaust Inc.,Caso OMPI No. D2001-1001 se estableció: “The contract provision on which Complainant relies is less than clear. It contains no reference to the transfer of trademarks. It contains no prohibition against the use of the name [...] as part of a domain name [...] The UDRP is designed to deal with simple cases of cybersquatting [...] This is not such a case. This case involves contractual interpretation issues, and really depends on a determination of precisely which rights were conveyed in a written stock transfer agreement, and which acts were prohibited under the written transfer agreement. It is not an appropriate situation for the application of the UDRP”. En AutoNation Holding Corp. c. Rabea Alawneh,Caso OMPI No. D2002-0058 se estableció: “While the Complainant has repeatedly asserted issues of trademark infringement, those assertions are entirely misplaced and totally inappropriate for resolution through an ICANN proceeding. The scope of an ICANN proceeding is extremely narrow: it only targets abusive cybersquatting, nothing else. ICANN proceedings, which by their very nature are highly abbreviated with very limited fact finding, are not designed to nor should they be used as a substitute for trademark infringement actions. ICANN panels, such as this one, simply have no authority to consider issues of trademark infringement. Such issues must be left for judicial review”. En Family Watchdog LLC c. Lester Schweiss,Caso OMPI No. D2008-0183 se estableció: “The Policy is addressed to resolving disputes concerning allegations of abusive domain name registration and use [...] this case involves disputes regarding trademark rights and usage, trademark infringement, unfair competition, deceptive trade practices and related state law issues beyond the scope of the Panel’s limited jurisdiction under the Policy”.
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