A Reclamante é No Zebra Network Ltda, de Curitiba, Paraná, Brasil, representada por Elias Filho Advogados, Brasil.
O Reclamado é David Velasquez, de Medellín, Atioquia, Colômbia. 2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro
O nome de domínio em disputa é registrado perante o eNom (a "Unidade de Registro"). 3. Histórico do Procedimento
A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o "Centro") em 29 de julho de 2014. Em 29 de julho de 2014, o Centro transmitiu por e-mail para a Unidade de Registro o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. Na mesma data, a Unidade de Registro transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é o titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.
Em 1 de agosto de 2014, o Centro comunicou 'as Partes que, de acordo com a informação recebida da Unidade de Registro, o idioma do contrato de registro do nome de domínio em disputa é o português. Portanto, o Centro solicitou que o Reclamante providenciasse (1) prova satisfatória de um acordo entre o Reclamante e o Reclamado para que o português seja o idioma do procedimento; (2) Reclamação traduzida para o inglês; (3) requerimento para que o idioma do procedimento administrativo seja o português. Em 5 de agosto de 2014, o Reclamante requereu que o idioma do procedimento administrativo fosse o português. Não houve manifestação por parte do Reclamado.
Em resposta à notificação do Centro de irregularidade formal de Reclamação, a Reclamante apresentou a Reclamação aditada no dia 14 de agsoto de 2014.
O Centro verificou que a Reclamação e a Reclamação aditada preenchem os requisitos formais da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (a "Política" ou "UDRP"), o Regulamento da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o "Regulamento"), e o Regulamento Complementar da OMPI para a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o "Regulamento Complementar").
De acordo com o art. 2(a) e 4(a) do Regulamento, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 20 de agosto de 2014. De acordo com o art. 5(a) do Regulamento o prazo para o envio da defesa encerrou-se em 9 de setembro de 2014. O Reclamado não apresentou defesa. Portanto, em 12 de setembro de 2014, o Centro decretou a revelia do Reclamado.
O Centro nomeou Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira como único Especialista em 24 de setembro de 2014. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento do artigo 7 do Regulamento. 4. Questões de Fato
A Reclamante é uma empresa brasileira que administra diversos sítios de rede eletrônica de entretenimento e de descarga de programas informáticos, registrados perante o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR ("NIC.br"), nomeadamente: ; ; ;
; ; ; ; ; ; e .
A Reclamante exerce suas atividades no Brasil e todos os seus sítios de rede eletrônica, em conjunto, têm em média mais de 17.000.000 de visitantes.
Um dos portais eletrônicos de maior repercussão no Brasil é o "www.m.br", veiculando receitas culinárias enviadas pelos usuários e desenvolvidas pela equipe do Grupo NZN, com mais de 1.000.000 de visitantes por mês.
Segundo pesquisa efetuada no sítio de rede eletrônica Alexa, em 27 de junho de 2013, o nome de domínio do Reclamante está entre os 173 mais visitados do Brasil e na sua categoria é o primeiro (Doc. 2 da Reclamação) e, com isso, gera grande receita à Reclamante com a veiculação de publicidade.
Este portal foi criado em 12 de agosto de 2004 e, desde então, vem se dedicando à veiculação de assuntos relativos à gastronomia.
A Reclamante efetuou o registro, no Brasil perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial ("INPI"), do signal distintivo TUDO GOSTOSO como uma marca mista, sendo seu registro deferido através do número 827710283, em 30 de outubro de 2007 (Doc. 4 da Reclamação).
A Reclamante efetuou também o registro dessa marca mista TUDO GOSTOSO no Escritório Americano de Marcas e Patentes sob o número 3,743,810 e no Instituto de Harmonização no Mercado Interno da Comunidade Econômica Europeia sob o número 007468291 (Docs. 5 e 6 da Reclamação).
O nome de domínio em disputa foi registrado em 4 de junho de 2012. 5. Alegações das Partes A. Reclamante
A Reclamante alega ser uma empresa brasileira que administra diversos sítios de rede eletrônica de entretenimento e de descarga de programas informáticos, registrados perante o NIC.br, nomeadamente: ; ; ; ; ; ; ; ; ; e .
A Reclamante afirma exercer suas atividades no Brasil e todos os seus sítios de rede eletrônica, em conjunto, têm em média mais de 17.000.000 de visitantes únicos por mês.
Sustenta ainda ter adquirido, numa transação sigilosa, o segundo maior portal do Brasil no seu seguimento, o Superdownloads, passando a ser responsável por mais de 75% do mercado brasileiro de descarga de programas informáticos e o maior portal do segmento da América Latina.
A Reclamante alega que um dos portais eletrônicos de maior repercussão no Brasil é Tudo Gostoso , que tem crescido vertiginosamente, veiculando receitas culinárias enviadas pelos usuários e desenvolvidas pela equipe do Grupo NZN, com mais de 1.000.000 de visitantes por mês.
Atualmente, segundo pesquisa efetuada no sítio de rede eletrônica Alexa, em 27 de junho de 2013, o nome de domínio está entre os 173 mais visitados do Brasil e na sua categoria é o primeiro (Doc. 2 da Reclamação) e, com isso, gera grande receita à Reclamante com a veiculação de publicidade.
A Reclamante afirma que este portal foi criado em 12 de agosto de 2004 e, desde então, vem se dedicando à veiculação de assuntos relativos à gastronomia, afirmando a Reclamante ser o mais procurado e acessado sítio de rede eletrônica da sua categoria, atraindo, assim, diversos anunciantes e gerando lucro para seu detentor.
A Reclamante juntou prova de que efetuou o registro, no Brasil, da marca mista TUDO GOSTOSO perante o INPI, enquanto marca identificadora de parte das atividades exercidas por ela, sendo seu registro deferido através do número 827710283, em 30 de outubro 2007 (Doc. 4 da Reclamação).
A Reclamante provou que efetuou também o registro dessa marca mista TUDO GOSTOSO no Escritório Americano de Marcas e Patentes sob o número 3,743,810 e no Instituto de Harmonização no Mercado Interno da Comunidade Econômica Europeia sob o número 007468291 (Docs. 5 e 6 da Reclamação).
A Reclamante sustenta, pelas razões acima expostas, que é a única que pode usar essa marca mista no Brasil, Estados Unidos da America, na Europa e em outros países onde houver acordo para proteção de marcas registradas e que o Reclamado tem utilizado o nome de domínio em disputa para, em má fé, obter lucro.
A Reclamante afirma que o Reclamado não possui qualquer relação comercial ou institucional com a Reclamante, e veicula conteúdo 100% igual àquele exibido por ela (Doc. 8 da Reclamação), em uma prática condenável e desleal de "cyberquatting" e em desrespeito às normas constantes da Política.
A Reclamante alega que o Reclamado praticou atos de contrafação eletrônica que são, na verdade, formas de apropriação indébita, concorrência desleal e enriquecimento ilícito, criando confusão, nos consumidores, com os diversos produtos e serviços oferecidos pela Reclamante.
Portanto, a Reclamante conclui que o Reclamado não possui nenhum direito ou interesse legítimo no uso do nome de domínio em disputa, tendo registrado o mesmo de má fé, à revelia das normas internacionais relativas à proteção de marcas e nomes de domínio. B. Reclamado
Não obstante formal notificação do Reclamadoo mesmo não apresentou Defesa, tendo decorrido o prazo previsto no Regulamento sem qualquer manifestação do Reclamado quanto ao mérito da presente Reclamação. 6. Análise e Conclusões A. Preliminar: Idioma do Procedimento
De acordo com o parágrafo 11 do Regulamento, o idioma o procedimento deve ser o idioma do contrato de registro do nome de domínio. Contudo, ao painel administrativo é facultado determinar que o idioma do procedimento seja diferente do idioma do contrato, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto.
No caso em exame, a Reclamante alega que a marca registrada e incorporada no nome de domínio em disputa e oriunda do Brasil, a empresa requerente e o público alvo são brasileiros, além de o sítio de rede eletrônica associado ao nome de domínio em disputa exibir conteúdo em português, o que demonstraria que o Reclamado é familiarizado com o idioma português.
Vejamos.
O contrário de registro foi concluído em inglês. O sítio de rede eletrônica associado ao nome de domínio em disputa efetivamente exibe conteúdo em português, o que permite supor certo grau de conhecimento do idioma por parte do Reclamado.
Além disso, o Especialista nota que o Centro conduziu o procedimento administrativo nos idiomas inglês e português, de modo que o Reclamado fora devidamente oportunizado manifestar-se no idioma inglês, o que contudo, não o fez. Portanto, ao avaliar o cenário acima descrito, o Especialista decide redigir a Decisão em português. B. Aspectos substantivos da Política i) Identidade ou semelhança passível de confusão entre o nome de domínio em disputa e a marca da Reclamante
De acordo com o material probatório produzido, não subsiste qualquer dúvida de que o nome de domínio em disputa cria confusão com a marca TUDO GOSTOSO, registrada pela Reclamante, conforme previsto no parágrafo 4(a) da Política. Ademais, a Reclamante possui o registro do nome de domínio sendo, portanto, o nome de domínio em disputa uma reprodução integral do mesmo.
Ora, de acordo com a Política, o teste para aferir a identidade e/ou a confundibilidade tem que ser limitado à comparação direita entre os direitos marcários do Reclamante e o nome de domínio em disputa, o que como verificamos acima não deixa qualquer tipo de dúvida uma vez que o nome de domínio em disputa é idêntico á marca registrada pela Reclamante.
Dessa forma, na opinião deste Especialista, o grau de identidade é o maior possível quando comparado com outro idêntico ou situações suficientemente similares para criar confusão.
Assim, o Especialista conclui ter sido atendido o primeiro requisito do parágrafo 4(a) da Política. ii) Direitos ou interesses legítimos do Reclamado em relação ao nome de domínio em disputa
O Reclamado não possui registro de marca, nome comercial ou nome de domínio relacionado com "tudo gostoso".
Na opinião deste Especialista, o Reclamado não tem interesse legítimo em usar o nome de domínio em disputa porque não possui nenhuma relação com a Reclamante, nem esta concedeu autorização para o Reclamado utilizar o nome de domínio em disputa, e, como o Reclamado optou por não apresentar nenhuma defesa ou argumento no sentido de comprovar qualquer autorização, fica claro para este Especialista que a única intenção do Reclamado ao proceder com o registro do nome de domínio em disputa é a de atrair os usuários da Internet e consumidores que efetuam a consulta pela Internet buscando o sítio de rede eletrônica da Reclamante .
Em conformidade com a jurisprudência, já assente, do Centro, nomeadamente em Terroni Inc. v. Gioacchino Zerbo,Caso OMPI No. D2008-0666, de forma a que um reclamante demonstre que um reclamado não tem direitos ou interesses legítimos sobre um nome de domínio, é suficiente que o mesmo demonstre um caso prima facie (veja-se, entre outros, Croatia Airlines, d.d. v. Modern Empire Internet Limited,Caso OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o.,Caso OMPI No. D2004-0110.
Quando provas prima facie acompanham a Reclamação, compete ao Reclamado ilidi-las, de modo a comprovar seus direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa.
Ora, o Reclamado, ao não apresentar nenhum argumento no sentido de comprovar qualquer autorização para a utilização do nome de domínio em disputa, ou interesse legítimo em usar o referido nome de domínio em disputa, não deixa margem para dúvidas quanto à ausência de interesse legítimo.
Assim, entende o Especialista que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa razão pela qual se resta atendido o segundo requisito do parágrafo 4(a) da Política. iii) Existência de má fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa por parte do Reclamado
Para a caracterização da má fé no registro e na utilização de nome de domínio, o Regulamento aceita, dentre outras que poderão existir, qualquer das circunstâncias abaixo (parágrafo 4 da Política):
(i) ter o Reclamado registrado o nome de domínio em disputa com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para a Reclamante ou para terceiros; ou
(ii) ter o Reclamado registrado o nome de domínio em disputa para impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
(iii) ter o Reclamado registrado o nome de domínio em disputa com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante; ou
(iv) ao usar o nome de domínio em disputa, o Reclamado intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante.
Na opinião deste Especialista, parece evidente estarmos diante da hipótese prevista no item (iv) acima, posto que o uso que o Reclamado faz do nome de domínio em disputa tem como único propósito desviar público do sítio de rede eletrônica da Reclamante, tudo de modo a criar inevitável situação de confusão no mercado consumidor.
Acrescente-se ainda que a Reclamante confirma que o Reclamado não possui qualquer relação comercial com a Reclamante e tampouco qualquer autorização para uso do nome de domínio em disputa, a que título seja, e não houve qualquer contestação do Reclamado a esse respeito.
Dessa forma, na opinião do Especialista, o Reclamado, ao registrar e usar o nome de domínio em disputa, age de má fé ao intencionalmente tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica criando uma situação de confusão com a marca registrada da Reclamante.
Assim, o Especialista conclui pelo preenchimento do terceiro requisito do parágrafo 4(a) da Política. 7. Decisão
Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com os parágrafos 4(i) da Política e 15 do Regulamento, o Especialista determina que o nome de domínio em disputa seja transferido para a Reclamante.
Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira
Especialista
Data: 9 de outubro de 2014
Full & Egal Universal Law Academy