신청인: Nike, Inc., 비버튼, 오리건주, 미국
신청인의 대리인: FairWinds Partners, LLC, 미국
피신청인: Jeong Mun Jin, 경기도 고양시, 대한민국 2. 도메인이름 및 등록기관
분쟁의 대상이 된 도메인이름은 이고, 분쟁도메인이름은 Key-Systems GmbH dba 에 등록되어 있다. 3. 행정절차 개요
신청인은 분쟁해결신청서를 2015년 1월 8일 세계지식재산기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라 함)에 제출하였다. 센터는 2015년 1월 9일Key-Systems GmbH dba 에게 분쟁도메인이름과 관련하여 등록기관 확인 요청서를 이메일로 발송하였다. 2015년 1월 9일에Key-Systems GmbH dba 은 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 피신청인이 등록인으로 기재되어 있음을 확인하고 등록인의 연락처를 제공하였다.
센터는 2015년 1월 20일 당사자들에게 영어 및 한국어로 본 사건의 등록약관이 한국어로 되어 있음을 알렸다. 2015년 1월 26일 신청인은 한국어로 번역된 분쟁해결 신청서를 제출하였고, 피신청인은 절차상의 언어에 대하여 답변을 제출하지 않았다.
센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 “규정”이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 절차규칙(이하 “절차규칙”이라 함) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“이하 보충규칙”이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.
센터는 절차규칙 제2조(a)항 및 제4조(a)항에 따라 2015년 1월 30일 분쟁해결신청서를 피신청인에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. 절차규칙 제5조(a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감일은 2015년 2월 19일이었다. 피신청인을 답변서를 제출하지 않았고 센터는2015 년 2 월 20 일 피신청인 답변서 미제출 확인을 통지하였다.
2015년 3월 11일 센터는Moonchul Chang 을 본 건의 단독 패널위원으로 선정하였고, 패널은 적법하게 구성되었다. 패널은 절차규칙 제7조에 따라 센터가 요청한 대로 패널위원으로서의 수락 성명서 및 공평성과 독립성 선언서를 제출하였다. 4. 사실관계
신청인 회사는 일반 신발, 운동화, 의류, 가방, 스포츠 제품, 안경, 선글라스 등 다양한 제품을 판매해 왔으며 특히 스포츠 신발류와 스포츠 의류 제품분야에서 세계적 제조업체중 하나로서 세계 각국에서 NIKE 라는 표장을 사용하는 수 많은 소매점들을 운영하고 있다.
신청인은 1971년 NIKE 표장을 사용하기 시작한 이후 미국에서 1982년 11월 2일에 신발류 분야에NIKE 상표등록을 받았고 1984년 5월 8일에 의류분야에 상표등록을 받았으며 대한민국 내에서도 1980년 4월 14일에 스포츠화에 대한 상표등록을 받은 바 있다.
피신청인은 분쟁도메인이름을 2010년 7월 20일에 등록하고 이를 이용하여 스포츠 신발류 및 의류 제품 등을 홍보 및 판매 하는 웹사이트를 운영하고 있다. 5. 당사자들의 주장 A. 신청인의 주장
1. 분쟁도메인이름 은 신청인의 상표인 NIKE라는 용어 뒤에 일반 마케팅 용어인 “mania”를 덧붙여 만든 용어로서 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다. 또한 유명상표에 단순히 TLD (Top-Level Domain)를 추가한다고 혼동을 일으킬 정도의 유사성을 피할 수 있는 것은 아니다.
2. 피신청인은 분쟁도메인이름 에 대하여 정당한 권리나 이익을 가지고 있지 않다. 피신청인은분쟁도메인이름을 이용하여 웹사이트를 운영하고 있으며 신청인의 허락없이 NIKE 상표의 제품뿐만 아니라 신청인의 경쟁사 상표가 포함된 상품을 제공하고 있는데 이러한 행위는 상품이나 서비스를 선의로 제공하는 것도 아니다.
3. 피신청인은 상업적 목적으로 혼동을 일으켜 자신의 웹사이트로 인터넷 이용자들을 유인하기 위해 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하고 있다. 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록하기 훨씬 전에 신청인의 상표가 널리 알려져 있었으므로 등록시점에 신청인의 상표와 상품에 대해 인지하고 신청인의 상표가 포함된 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록한 것이다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름을 이용하여 웹사이트를 운영하고 있는데 여기에서 경쟁사 제품을 함께 판매하고 있으므로 이는 부정한 목적의 사용에 해당한다. B. 피신청인의 주장
피신청인은 아무런 답변을 제출하지 않았다. 6. 검토 및 판단
규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위하여 다음과 같은 요건을 모두 입증해야 한다.
(i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
(ii) 등록인이 그 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
(iii) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.
따라서 상기의 사항과 관련하여 당사자가 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다. A. 상표와 도메인이름의 동일 및유사성
분쟁도메인이름 은 “nike”와 “mania”를 결합하여 만든 것으로 볼 수 있으며 분쟁도메인이름의 주요부분인 “nike”는 신청인의 상표와 동일하고 덧붙인 용어인 “mania”는 일반명사이다.
규정 제4조(a)(i)에서 정한 요건에서 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 동일한지 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부를 요건으로 하고 있고, 이 경우 혼동을 일으킬 정도의 여부는 상표와 분쟁도메인이름의 비교로 판단된다 (참조: Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullaah,WIPO Case No. D2001-0843; AT&T Corp. v. Amjad Kausar,WIPO Case No. D2003-0327).
분쟁도메인이름의 구성 중 “.com”은 일반최상위도메인이름의 명칭에 해당하여 상표로서의 식별력이 없는 부분이므로 상표와 도메인이름의 동일 또는 유사 여부 판단시 이 부분을 보통 제외할 수 있다. 이 부분을 제외하면 분쟁도메인이름은 신청인의 등록상표 NIKE와 “mania”를 단순 결합한 것으로서 신청인의 등록된 상표와 전체적으로 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
따라서 본 패널은 규정 제4조(a)(i)에서 요구하는 바와 같이 신청인이 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점을 충분히 입증한 것으로 판단한다. B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
신청인은 분쟁도메인이름의 주요부분인 NIKE 에 대해 상표권자로서 정당한 권리자이며 신청인은 피신청인에게 해당 상표의 표지에 대한 어떠한 사용 권한도 부여한 바가 없다고 주장한다.
규정 제4조(a)(ii)에서 정한 요건에서 신청인이 피신청인이 해당 분쟁도메인이름에 대해 정당한 이익이나 권리가 없다는 점에 대해 일단의 증거 (prima facie)를 입증한 후에는 해당 도메인이름에 대해 정당한 이익이나 권리가 있다는 사실에 대한 입증책임이 피신청인에게 전환된다 (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition의 2.1 참조).
그러나 이 사건에서 피신청인은 신청인의 주장에 대해 아무런 답변을 제출하지 않았다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록 후 이를 이용해 웹사이트를 운영하고 있으나 해당웹사이트에서는 NIKE 제품 이외 경쟁사의 제품도 거래되고 있다는 점에 볼 때 규정 제 3조 (c)(i)에 따른 선의로 제품을 제공한다고 볼 수 없다. 웹사이트의 운영 사실만을 가지고 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익이 있음을 인정할 수 없다.
따라서 본 패널은 규정 제4조(a)(ii)에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 사실을 신청인이 충분히 입증한 것으로 판단한다. C. 피신청인의 부정한 목적
규정 제4조(a)(iii)에 따르면 신청인은 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록되었고 사용되고 있음을 입증하여야 한다. 또한 규정 제 4조(b)는 부정한 목적에 해당하는 경우를 열거하고 있는데 열거된 경우에 해당하지 않은 경우라 할지라도 같은 취지에 해당하는 기타 사정도 포함된다.
본 패널는 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하고 있는지 여부를 판단하기 위해 다음과 같은 점을 고려하고자 한다.
첫째, 신청인은 1971년이래 NIKE라는 명칭을 사용하여 스포츠 신발류, 의류 등을 제조 및 판매 하여 왔으며 지속적이고 다양한 홍보 방식을 통하여 신청인의 상표가 대한민국을 포함한 세계 각국에 널리 알려지고 유명하게 되었다는 사실이 인정된다. 또한 피신청인의 웹사이트에서 판매하고 있는 제품들에 비추어 볼 때 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시에 신청인 및 신청인의 NIKE 상표와 제품의 존재를 알고 분쟁도메인이름을 등록한 것으로 판단된다.
둘째, 피신청인이 신청인의 동의 없이 신청인의 유명 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 분쟁도메인이름을 등록하고 이를 기초로 웹사이트를 운영하여 신청인의 제품을 상업적으로 홍보 및 판매하는 행위는 신청인의 상표와 혼동을 일으킨 인터넷 사용자들로 하여금 자신의 웹사이트로 유인하기 위하여 또는 신청인 상표의 주지 저명성에 편승하여 부정한 목적을 갖고 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하는 것으로 판단할 수 있다.
셋째, 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용하여 운영하고 하고 있는 웹사이트에서는 신청인 제품뿐만 아니라 경쟁사의 제품도 광고 및 판매 할 수 있도록 목록을 제공하고 있는 점에 비추어 볼 때 피신청인은 분쟁도메인이름을 선의로 사용하기 보다는 오히려 신청인의 유명상표를 상업적으로 남용하여 부당한 이득을 얻으려는 부정한 목적이 있다고 판단할 수 있다.
이러한 사실에 기초하여 본 패널은 규정 제4조(a)(iii)에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하였다는 사실을 신청인이 충분히 입증한 것으로 판단한다. 7. 결정
앞에서 검토한 바에 따라 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 의거하여 분쟁도메인이름 을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.
Moonchul Chang
단독패널위원
일자: 2015년 3월 31일
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