La Demandante es Hotwell GmbH con domicilio en Austria, representada por Brigard & Castro, Colombia.
El Demandado es Daniel Umana, Hotwell, representado por sí mismo, con domicilio en Bogotá, Colombia. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es eNom. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó en español ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 12 de junio de 2015. El 15 de junio de 2015 el Centro envió a eNom vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 15 de junio 2015 eNom envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación, y confirmando que el idioma del acuerdo de registro era el inglés.
Notando que el idioma de la Demanda era el español, mientras que eNom confirmó que el idioma de la registración del nombre de dominio en disputa era el inglés, el 22 de junio de 2015, el Centro envió a las partes vía correo electrónico una solicitud de confirmación del idioma del procedimiento.
El 22 de junio de 2015 la Demandante envió al Centro su solicitud para que el idioma del procedimiento sea el español.
El 23 de junio de 2015 el Demandado envió al Centro su solicitud para que el idioma del procedimiento sea el español.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de junio de 2015. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de julio de 2015. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 15 de julio de 2015.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 27 de julio de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Como figura en la sección 6.A, el Experto decidió que el idioma del procedimiento sea el español. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de las siguientes marcas HOTWELL registradas en los Estados Unidos de América ("Estados Unidos"):
- Registro No. 3598404, registrada el 31 de marzo de 2009, solicitada el 4 de septiembre de 2008. Cubre diagrafía de pozos, servicios de consultoría en el campo de la geociencia, de la clase internacional 42. Primer uso/primer uso en el comercio: 3 de abril de 2007.
- Registro No. 3598403, registrada el 31 de marzo de 2009, solicitada el 4 de septiembre de 2008, cubre alquiler de equipo de diagrafía, de la clase internacional 37. Primer uso /primer uso en el comercio: 3 de abril de 2007.
- Registro No. 3605555, registrada el 14 de abril de 2009, solicitada el 25 de agosto de 2008. Cubre diagrafía de pozos, servicios de consultoría en el campo de la geociencia, de la clase internacional 42. Primer uso /primer uso en el comercio: 3 de abril de 2007.
- Registro N° 3605554, registrada el 14 de abril de 2009, solicitada el 25 de agosto de 2008. cubre alquiler de equipo de diagrafía de pozos, de la clase internacional 37. Primer uso /primer uso en el comercio: 3 de abril de 2007.
- Registro No. 4491782, registrada el 4 de marzo de 2012, solicitada el 15 de mayo de 2012 Cubre equipo de diagrafía de pozos, máquinas para perforación de pozos de la clase internacional 7. Primer uso/primer uso en el comercio: 31 de diciembre de 2007.
- Registro No. 4491781, registrada el 4 de marzo de 2014, solicitada el 15 de mayo de 2012 Cubre equipo de diagrafía de pozos, máquinas para perforación de pozos de la clase internacional 7. Primer uso/primer uso en el comercio: 31 de diciembre de 2007.
Asimismo, la Demandante es titular de las solicitudes de registro de marca HOTWELL en Colombia bajo Expediente No.: 15-063221 y Expediente No. 15-063219. Ambas solicitudes cubren equipos de diagrafía de pozos de la clase internacional 7, alquiler de equipos de diagrafía de pozos y servicios de diagrafía de pozos de la clase internacional 37, y consultoría en el campo de las geociencias de la clase internacional 42.
En agosto de 2011 se celebró un Acuerdo de Accionistas de Hotwell Colombia Ltda. entre Hotwell Colombia Ltda., una sociedad de responsabilidad limitada constituida de acuerdo a las leyes de Colombia, Hotwell US, LLC, una compañía de responsabilidad limitada constituida en Delaware, Estados Unidos, Hotwell LLC, una compañía de responsabilidad limitada también constituida en Delaware, y DUE Capital SAS, una sociedad anónima simplificada, constituida de acuerdo a las leyes de Colombia, actuando por esta última el Demandado, señor Daniel Umaña, en su calidad de representante legal. El acuerdo mencionado designa como objeto de Hotwell Colombia Ltda. proveer servicios y alquilar equipos de Hotwell US LLC y de terceras partes a la industria petrolera en el territorio definido en el contrato. En el Acuerdo se designa inicialmente como CEO y Presidente de Hotwell Colombia Ltda. al Demandado, señor Daniel Umana. DUE Capital SAS, de propiedad del señor Umana, recibe un 25% de las acciones de Hotwell Colombia Ltda., siendo su aporte en especie.
La sociedad Hotwell Colombia Ltda. se constituyó el 17 de agosto de 2011 y se inscribió el 25 de agosto de 2011.
El 1 de agosto de 2011 la Demandante Hotwell GmbH, como licenciante de marcas HOTWELL autorizó a la sociedad Hotwell US, Ltd., su licenciada, a conceder sub-licencias sobre dichas marcas a Hotwell Colombia Ltda. El 25 de agosto de 2011, Hotwell US le concedió dicha sub- licencia a Hotwell Colombia Ltda.
El 15 de noviembre de 2012 el Demandado envió un correo electrónico al señor F[ ], Gerente de Hotwell US LLC, preguntándole si podía registrar el nombre de dominio en disputa. El 15 de noviembre de 2012 el señor F[ ] le respondió al Demandado por correo electrónico, diciendo, entre otras
"Con relación a las cuentas de correo electrónico, no podré darte cuentas hotwelus, y como ya se dijo antes, Daniel, Hotwell AT no les dará a Ustedes, muchachos, cuentas . Más aún, Mario está cambiando de "m.[ ]@" a "mario.[ ]@". Por lo tanto, si como dices tú quieres comprar el dominio pues dale para adelante y hazlo por ti mismo porque yo no puedo ayudarte con eso. Nosotros no queremos tener más dominios."1
El 15 de enero de 2013 el Demandado registró el nombre de dominio en disputa.
En febrero de 2015 el Demandado fue despedido de su cargo como Gerente de Hotwell Colombia Ltda.
El 13 de mayo de 2015 el señor F[ ], Gerente de Hotwell US LLC., envió una carta al Demandado para que este cesara y desistiera en el uso de las marcas HOTWELL, en el uso del sitio Web de la mencionada compañía, en sus manifestaciones de que está involucrado en el manejo de esa compañía y de que la controla, en obtener trabajo de terceras partes, y en dejar de devolver equipo de propiedad de la compañía.
El 25 de junio de 2015 el señor F[ ], remitió una carta al Demandado, ofreciendo vender a DUE Capital and Services SAS, de propiedad del Demandado, las acciones que Hotwell US LLC y Hotwell LLC poseen en Hotwell Colombia Ltda., equivalentes al 74% de esta sociedad.
Actualmente el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa incluye un anuncio que dice:
"Este site es propiedad de Daniel Umana E. Correos que anteriormente se enviaban a [ ]@ deben ser enviados a [ ]@. Mails formerly sent to [ ]@ should now be sent to [ ]@." 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
En su Demanda, la Demandante alega lo siguiente:
El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a unas marcas de productos y de servicios sobre las que la Demandante tiene derechos. La marca HOTWELL de la Demandante está totalmente reproducida en el nombre de dominio en disputa, lo que hace que se encuentre acreditado el requisito del párrafo 4(a)(i) de la Política.
El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. El Grupo Hotwell está conformado por, entre otras, Hotwell GmbH, Hotwell US, Ltd., y Hotwell Colombia Ltda. . La sociedad Hotwell GmbH autorizó a la sociedad Hotwell US, Ltd. a conceder licencias de uso sobre sus marcas HOTWELL a la sociedad Hotwell Colombia Ltda., como se evidencia en el contrato de licencia que se aporta como Anexo 6 de la Demanda. Por su parte, Hotwell US, Ltd. autorizó a la sociedad Hotwell Colombia Ltda. a utilizar las marcas HOTWELL, de titularidad de Hotwell GmbH, como se evidencia en el contrato que se aporta como Anexo 7 de la Demanda.
El 17 de agosto de 2011 el Demandado fue nombrado gerente de la compañía Hotwell Colombia Ltda., como se puede verificar en el Certificado Especial de dicha compañía, emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá y que se aporta como Anexo 8 de la Demanda. En este punto es preciso anotar que el contrato de licencia aportado como Anexo 7 de la Demanda está, en efecto, suscrito por el señor Daniel Umana, como representante legal (gerente) de Hotwell Colombia Ltda. A fin de promocionar y ofrecer sus servicios en Colombia, la compañía Hotwell Colombia Ltda. planeó la utilización del nombre de dominio en disputa. Como se observa en el WhoIs del nombre de dominio en disputa, como "Compañía/Organización de Registrante" figura "Hotwell", sin embargo, el titular del nombre de dominio es el señor Umana, a título personal, anterior gerente de Hotwell Colombia Ltda., quien, además, incluyó en la información de registro su dirección personal, y no la dirección de negocios de Hotwell Colombia Ltda.
Durante el presente año 2015 el Demandado fue removido del cargo de representante legal (gerente) de Hotwell Colombia Ltda., como se puede verificar en el mismo Anexo 8 de la Demanda. Sin embargo, y a pesar de no tener ya una vinculación como gerente de Hotwell Colombia Ltda., el Demandado continuó operando y suministrando contenidos, personalmente, en la página Web que corresponde al nombre de dominio en disputa, sin contar con autorización de Hotwell Colombia Ltda., y en perjuicio de esta última.
DUE Capital and Services S.A.S. es una empresa de propiedad del señorUmana. Por lo anterior, se evidencia que el Demandado está usando el nombre de dominio en disputa, de su anterior empleador, para desviar a visitantes y posibles clientes hacia la empresa de su propiedad DUE Capital and Services S.A.S, compañía registrada en Colombia, cuyo representante legal (gerente), además de propietario, es también el señor Umana. El certificado oficial de existencia legal de DUE Capital and Services, emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá (Anexo 10 de la Demanda) indica que la dirección oficial registrada para notificaciones electrónicas es XXXXXX@XXXXXXXX, la misma que figura en el WhoIs del nombre de dominio en disputa, dirección electrónica de uso personal del señor Umana.
Así el Demandado, mediante la utilización ilegítima del nombre de dominio en disputa, el cual incluye marcas registradas de la Demandante, pretende generar confusión en los consumidores y clientes del Grupo Hotwell, desviando ilegítimamente la correspondencia comercial dirigida a Hotwell Colombia hacía direcciones de correo electrónico que corresponden a DUE Capital and Services S.A.S., sociedad de propiedad del Demandado, señor Umana, y de la cual es gerente.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. En 2013, al momento del registro del nombre de dominio en disputa, el Demandado señor Umana era el representante legal de Hotwell Colombia Ltda. Por tal razón el señor Umana era consciente de la existencia de la marca HOTWELL, de su calidad distintiva, y de que posiblemente su casa matriz intentaría el registro como marca en Colombia, como eventualmente lo hizo.
El registro y/o uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe si, pese a que éste fuera registrado con anterioridad al derecho de propiedad industrial esgrimido por la Demandante, es demostrable que el Demandado tuvo en mente en aquel momento la marca de la Demandante. El Demandado no sólo era la máxima autoridad administrativa de Hotwell Colombia Ltda., al ser el representante legal. Al ostentar dicha calidad tenía conocimiento de todas las operaciones, negocios, actividades y proyectos que el Grupo Hotwell desarrollaba y tenía previsto desarrollar en el futuro en Colombia.
A pesar de estar actuando como gerente y representante de Hotwell Colombia Ltda., el Demandado señor Umana adelantó el registro del nombre de dominioen disputa en su propio nombre (como registrante), incluyendo para efectos del registro su información personal de contacto (correo electrónico y dirección física), en lugar de reportar la información de contacto corporativa de la compañía. Todo lo anterior es evidencia de la mala fe de su actuación al momento del registro.
Aún si el Experto considerara que no se configuró mala fe del Demandado al momento del registro, es de aplicación en este caso la doctrina del trio de decisiones Octogen Pharmacal Company, Inc. c. Domains By Proxy, Inc. / Rich Sanders and Octogen e-Solutions, Caso OMPI No. D2009-0786, citada en elCaso OMPI No. D2009-1278 (entre otros), cuando el grupo de expertos respectivo, al analizar el requisito de mala fe al momento del registro y uso del nombre de dominio en disputa, sostuvo que la intención y propósito de la Política es que el requisito del párrafo 4(a)(iii) puede, en ciertas circunstancias, ser cumplido siempre que el demandado haya utilizado el nombre de dominio de mala fe, incluso aunque dicho dominio hubiere sido adquirido de buena fe. Como en la decisión Telstra Corporation LImited c. Nuclearn Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003, "la cuestión relevante es ... si, en todas las circunstancias del caso, se puede decir que el demandado está actuando de mala fe".
En este caso, el Demandado, quien fue removido del cargo de gerente general de Hotwell Colombia Ltda., se encuentra utilizando el nombre de dominio en disputa con el objetivo de 1) impedir que Hotwell Colombia Ltda., sociedad autorizada por Hotwell GmbH, utilice el nombre de dominio en disputa, que contiene la marca HOTWELL, 2) perturbar la actividad comercial de Hotwell Colombia Ltda., al impedirle la utilización del nombre de dominio en disputa, conocido anteriormente por sus clientes y el público consumidor como el sitio Web del Grupo Hotwell en Colombia y, 3) desviar, con un ánimo de lucro evidente, a los clientes del Grupo Hotwell en Colombia hacia los servicios de su compañía, DUE Capital and Services S.A.S, mediante la difusión de un anuncio engañoso, en la página Web que corresponde al nombre de dominio en disputa.
El Demandado solicitó el 7 de mayo de 2015, también de manera abusiva, el registro de la marca HOTWELL, en clase 42 internacional ante la Oficina de Marcas de Colombia. Frente a dicha solicitud, la sociedad Hotwell GMBH presentará oposición oportunamente, de conformidad con la ley aplicable, invocando, no sólo sus derechos previos sobre la marca HOTWELL, sino además la actuación temeraria y de mala fe del señor Umana. B. Demandado
En su contestación a la Demanda el Demandado alega lo siguiente:
La marca HOTWELL se creó el 26 de agosto de 2011, cuando DUE Capital and Services SAS, Hotwell US, LLC y Hotwell, LLC constituyeron la compañía. Como resultado de lo anterior se utilizó el nombre Hotwell como el denominativo comercial para los servicios de la compañía. Anexo 1 del Escrito de Contestación, Acuerdo de Socios ("Shareholders Agreement"). Hasta principios del 2015 Hotwell GMBH no reconoce tener vínculo alguno con Hotwell Colombia. Anexo 2 del Escrito de Contestación: Página de contacto "www.": ct&view=category&catid=12&Itemid=148.
El llamado "Grupo Hotwell" por la Demandante no existe como grupo económico y las sociedades solamente comparten el nombre, donde el nombre es ampliamente utilizado sin requisitos de licenciamiento o similar con diferentes empresas, los accionistas son totalmente diferentes. Existen múltiples nombres de dominio "hotwell" que no son propiedad de la Demandante, como , , , , , , y .
Aun cuando existe un acuerdo de uso del nombre "hotwell" firmado con anterioridad a la creación de la compañía por las partes, el mismo no es supra norma del acuerdo de Agenciamiento. Anexo 4 del Escrito de Contestación: Carta de Agenciamiento y soporte Agenciamiento, que fue establecido con anterioridad y que con base en el Código de Comercio Colombiano Artículo 1326 cuando se termina un acuerdo de agencia, por la parte agenciada el agenciatario tiene derecho de retención hasta que se cancelen las acreencias que se tengan o se termine de común acuerdo el mismo.
Teniendo en cuenta lo , la utilización del nombre de dominio en disputa es acorde con la legislación colombiana y con las normas y costumbres en la materia. Jamás se ha utilizado con el fin de confundir respecto a la marca, ni con el objetivo de engañar a los consumidores. La Política en el párrafo 4.a.i y en el Reglamento párrafos 3.b.viii y 3.b.ix.1 versan sobre la forma en que la marca es parecida o similar al nombre de dominio y cómo podría crear confusión. Sin embargo en varios casos grupos de expertos han establecido que dicho elemento debe verse a la luz no solamente del nombre de dominio en disputa sino también del uso de la denominación (marca – dominio) en el ámbito general. En este caso es claro que con el nombre "hotwell" (véase Wikipedia: Hotwell = hot water spring), en la industria petrolera se denomina a un pozo geotérmico o a un pozo profundo que tiene condiciones de temperatura elevadas. El nombre es ampliamente utilizado por empresas y personas naturales distintas a la Demandante desde hace más de 10 años. Más aún, en el caso de la empresa ROKE está en el mismo renglón de la economía que la Demandante y esta ha dado su aquiescencia para su uso bien sea por acción u omisión.
Aunque la Demandante ha registrado la marca en Estados Unidos con anterioridad a la compra del nombre de dominio en disputa, el nombre es de amplia difusión y uso común en la industria. Es por esto que no hay lugar al argumento de la Demandante ya que aunque el nombre de dominio en disputa no es solo similar, sino el mismo, es también cierto que ya hay un sinnúmero de nombres de dominio iguales y no se han presentado casos de confusión con respecto a la marca de productos o servicios. Por lo tanto no se dan los requisitos necesarios bajo el párrafo 4.a.i.
En 2011 se creó la compañía DUE Capital and Services SAS como vehículo societario para acometer las actividades comerciales que por más de 15 años ha realizado Daniel Umaña Echavarría ("DUE") en Latinoamérica en la industria energética y específicamente en petróleo y gas. A mediados del año 2011 Hotwell US se acercó a DUE para que representara a Hotwell en Colombia, lo que derivó en un contrató de voluntades y posteriormente en un Acuerdo de Socios ("Shareholders Agreement") en el cual se plasmaron las bases para la constitución de Hotwell Colombia Ltda. Anexo 1 del Escrito de Contestación. Como se puede ver en la comunicación del Anexo 5 del Escrito de Contestación (correo electrónico del abogado de Hotwell US) dichos documento se firmaron con antelación a la incorporación de la compañía lo cual desvirtúa la aseveración de la Demandante en cuanto dice "En este punto es preciso anotar que el contrato de licencia aportado como Anexo 7 del Escrito de Contestación está, en efecto, suscrito por el señor Daniel Umana, como representante legal (gerente) de Hotwell Colombia Ltda." Mal podría haber firmado como representante de una compañía que no se había constituido. Estas conversaciones se iniciaron con anterioridad a que se extendiera la marca al territorio descrito en el Acuerdo de Socios del Anexo 1 del Escrito de Contestación.
La marca que la Demandante había registrado solamente en Estados Unidos en la clase 7 y no en la clase 42, ya que su negocio está en la comercialización de herramientas y no en el de la realización del servicio petrolero, por tanto era un registro administrativo ya que Hotwell US no tenía presencia alguna en Colombia. El Demandado, tanto directamente como a través de DUE Capital and Services SAS, desarrolló el reconocimiento de la marca, logrando la distintividad e identificabilidad obtenidas al día de hoy. Es más: desde el momento de la incorporación de Hotwell Colombia Ltda. hasta la compra del nombre de dominio en disputa en enero del 2013 la compañía funcionó con correos electrónicos que no tenían la terminación "@".
A la fecha, en los mercados colombiano, ecuatoriano, y peruano el nombre del Demandado es directamente asociado a Hotwell. Con esto queda desvirtuado el malicioso argumento de la Demandante de que el Demandado no tiene un legítimo interés bajo la Política, parágrafo 4.c.ii.
El Demandado registró el nombre de dominio en disputa teniendo en cuenta la necesidad de la empresa para el manejo de su sitio Web, correos electrónicos, y con la aceptación expresa del representante legal de Hotwell US, (Anexo 6 del Escrito de Contestación: Comunicación sobre nombre de dominio en disputa), lo cual legitima el registro y demuestra la buena fe del mismo.
Cuando se solicitó que Hotwell Colombia apareciera en la página de , la respuesta de N[ ], co-founder de la Demandante, fue que Hotwell Colombia no formaba parte de Hotwell y que como tal no podría compartir ni la página ni los correos electrónicos "@" y que el Demandado debería procurar su propia solución (Anexo 7 del Escrito de Contestación: comunicación N[ ]. El Demandado mantiene un 25% de las cuotas sociales de Hotwell Colombia Ltda. a través de DUE Capital and Services SAS (Anexo 8 del Escrito de Contestación: Certificado de Constitución y Gerencia DUE CAPITAL AND SERVICES SAS; Anexo 9: Certificado de Constitución y Gerencia Hotwell Colombia Ltda.), por lo que no se ajusta a la realidad lo mencionado por la Demandante en cuanto "a pesar de no tener ya una vinculación como gerente de Hotwell Colombia Ltda., Daniel Umana continuó operando y suministrando contenidos, personalmente, en la página web que corresponde a dicho dominio sin contar con la autorización de Hotwell Colombia Ltda. y en perjuicio de esta última". Más aún, el Demandado es miembro principal de la Junta Directiva de la sociedad, y bajo el Código de Comercio Colombiano la representación legal de una sociedad limitada en Colombia la ejercerán los directamente nombrados y registrados para ello en la Cámara de Comercio y los miembros de la Junta Directiva. (Ver Código de Comercio, Artículos 357 en adelante). No obstante lo anterior la aseveración demuestra la mala fe de la Demandante en cuanto la página Web que estaba hospedada en el nombre de dominio en disputa era sólo sobre los servicios que prestaba la sociedad Hotwell Colombia y nada mostraba la estructura organizativa o propiedad de la sociedad, por lo tanto no hubo "contenidos personales".
Entre 2013 y 2015 la Demandante no realiza reclamo alguno respecto al nombre de dominio en disputa, teniendo perfecto conocimiento del mismo y extensiva comunicación en todo sentido. Esto genera una legitimación expresa del registro y uso del nombre de dominio en disputa.
Con posterioridad, se presentan diferencias entre los socios de Hotwell Colombia Ltda., las cuales concluyeron en el rompimiento de las relaciones entre los mismos, lo cual se está llevando a la Superintendencia de Sociedades de Colombia para su intervención de la sociedad. Con esto queda comprobado el legítimo interés bajo la Política UDRP parágrafo 4.c.i.
La Demandante pretende con conjeturas y elementos sin fundamento inferir una mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa el cual sucede dos años antes del conflicto societario que se presenta el 25 de febrero de 2015 cuando Hotwell US desconoce totalmente el Acuerdo de Socios y despide al Gerente (Socio Industrial) sin justa causa, con el aparente interés de adueñarse de la sociedad.
La nota que aparece en el sitio Web bajo el nombre dominio en disputa lo único que pretende es informar a los proveedores acerca del deslinde de operaciones entre las compañías socias de Hotwell Colombia Ltda. y dar claridad al mercado sobre los cambios de dirección electrónica. Esto en modo alguno puede ser tomado como un acto de ilegitimidad y deshonestidad del Demandado ya que no re-direcciona a página alguna ni menciona elementos de la actual disputa societaria. La Demandante no explica cómo dicha nota daña o genera confusión entre los clientes sí en su página Web está claramente identificado que la terminación de los correos electrónicos es "@" y que la página Web es (Anexo 10 del Escrito de Contestación: Página de contactos Hotwell GMBH).
La sociedad Hotwell US ha ofrecido en repetidas ocasiones su participación en Hotwell Colombia Ltda. en venta (Anexo 11 del Escrito de Contestación: Carta de Ofrecimiento Hotwell US), por tanto DUE Capital and Services SAS y el Demandado tienen interés en el nombre de dominio en disputa para reconducir la compañía después de que se llegue al acuerdo de transacción entre los socios.
Por lo tanto en el presente caso no concurren los preceptos de que versa el párrafo 4.b de la Política, ni el párrafo 3.b.ix.2 del Reglamento en cuanto a la inexistencia de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa.
Además, el nombre de dominio en disputa se adquirió, se utilizó y se utilizará de manera leal, lícita, apegado a las normas y costumbres sobre la materia. Jamás se ha utilizado para crear confusión, ni engañar a los clientes. Ninguna de las condiciones de que trata la Política en su párrafo 4.b. se encuentran presentes en este caso tanto activamente como pasivamente.
El Demandado nunca ha exigido una contraprestación para transferir el dominio en disputa, ni al Demandante, ni se le ha ofrecido a tercero alguno. Por lo tanto no concurren las circunstancias de registro de mala fe previstas en el párrafo 4.b.i de la Política.
El Demandante afirma "A fin de promocionar y ofrecer sus servicios en Colombia, la compañía Hotwell Colombia Ltda., planeó la utilización del nombre de dominio . En este punto, es preciso indicar que, como se observa en el whois del nombre de dominio en cuestión, como "Compañía/Organización de Registrante" figura HOTWELL, sin embargo, el titular del dominio es el señor Daniel Umana, a título personal, anterior gerente de Hotwell Colombia Ltda. quien, además, incluyó en la información de registro su dirección personal, y no la dirección de negocios de Hotwell Colombia Ltda". Esto queda totalmente desvirtuado teniendo en cuenta que como se establece la compañía se incorporó el 17 de Agosto de 2011 y solo hasta enero de 2013, es decir 516 días después, se registra el nombre de dominio en disputa (Anexo 13 del Escrito de Contestación: Whois ). Si fuese cierto que la compañía planteó la utilización del nombre de dominio en disputa, este se hubiese registrado inmediatamente después de la constitución de la compañía y no se hubiera dado instrucciones que se hiciera de manera personal por el Demandado como se comprueba en el Anexo 6 del Escrito de Contestación suministrado casi dos años después de la constitución de la compañía. La Demandante ha registrado otros nombres de dominios como para promocionar y ofrecer sus servicios en donde tiene presencia. El cambio de comportamiento en registrar el nombre de dominio en disputa, solo se puede explicar a la luz de los otros elementos como el hecho de su instrucción de hacerlo por parte del Demandado de forma personal y su desinterés por el mercado colombiano.
Más aun, la Demandante adiciona "CO" en el registro marcario cuando toma la decisión de tomarse por la fuerza la compañía, 753 días después de saber que el Demandado había adquirido de buena fe el nombre de dominio en disputa. Durante los casi cuatro años de la compañía la Demandante nunca presentó objeción alguna al uso o propiedad del nombre de dominio en disputa, lo que demuestra su aquiescencia no solo tácita sino expresa. Por tanto no se puede afirmar que aunque se tuviese conocimiento de la marca se hubiese actuado de mala fe en el momento de adquirir el dominio. Véase Casa del Libro, S.A. de C.V., c. Verónica de la Mora Vela, Caso No. DMX2009-0009, entre muchas otras resoluciones de los grupos de expertos.
Queda demostrado que el Demandado no adquirió o usó el nombre de dominio en disputa para impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre correspondiente. Adicionalmente, tal y como se observa en los correos electrónicos, el nombre de dominio que decidió utilizar la compañía desde el mismo momento de la disputa societaria es el de y no el de disputa en el momento, más aun, como se puede ver en "" en momento alguno se utilizó el nombre de dominio en disputa para dirigir a los clientes a los servicios de la sociedad Hotwell Colombia Ltda. o a la Demandante.
La Demandante ha tenido y tiene su nombre de dominio en disputa permanente . En ningún caso se ha tratado de impedir su uso o confundir a los clientes de forma alguna. Toda su publicidad, y campaña de mercadeo ha sido dirigida a o a .
No se debe interpretar el uso pasivo del nombre de dominio en disputa como un uso de mala fe basándose en el caso Telstra, supra,ya que el mismo se enmarca en una serie de acciones legales, tal y como se detalla en el enunciado del punto C de la contestación a la Demanda, y por lo tanto hasta que ellas no se resuelvan no se sabrá la suerte de ninguna de las compañías involucradas. Sin embargo, tal y como se evidencia en el Anexo 11 del Escrito de Contestación la sociedad Hotwell US está vendiendo su participación en Hotwell Colombia Ltda., por lo tanto su derecho legítimo en el nombre de dominio en disputa está en entredicho, dados los acuerdos de primera opción en tanto los estatutos de la sociedad como en el Acuerdo de Accionistas.
Con esto se puede concluir que no concurren los principios invocados en el parágrafo 4.b.iii) de la Política.
La nota que a la fecha se encuentra en la página Web del nombre de dominio en disputa lo único que pretende es informar a los proveedores de servicios acerca del deslinde de las operaciones entre los antiguos socios de Hotwell Colombia, como una medida que se considera saludable para el mercado dada la claridad que brinda sobre el hecho mencionado. En modo alguno puede ser tomada como evidencia de antijuridicidad, ilegitimidad, y deshonestidad, que la parte Demandante menciona sin probar de ninguna manera. Esto se ve amplificado por el hecho que DUE Capital and Services S.A.S., tal y como se lee en su sitio Web "", es una empresa dedicada a la actividad de gestión, asesoría, y manejo de inversiones, por lo que de manera alguna se puede aceptar las alegaciones de la Demandante según las cuales el nombre de dominio en disputa se utiliza para impedir que Hotwell Colombia Ltda. utilice el nombre de dominio que contiene la marca HOTWELL, perturbar la actividad comercial de Hotwell Colombia Ltda., y desviar, con ánimo de lucro, a los clientes en Colombia al Grupo Hotwell, hacia los servicios de la compañía DUE Capital and Services S.A.S, mediante la difusión de un anuncio engañoso.
Existe mala fe en el proceder de la Demandante, el cual se ve patente en que su necesidad de tomar control del nombre de dominio en disputa no era para sus labores comerciales sino para poder tener acceso a la cuenta de correo electrónico del Demandado en vista de las otras acciones legales que se estaban acometiendo. Prueba de ello es que Hostway, empresa que hospeda el nombre de dominio en disputa, dio a la Demandante acceso a la consola de administración del nombre de dominio en disputa casi dos meses antes que el Demandado se diese cuenta de ello. En este tiempo Hotwell US no hizo ningún cambio en la página o cuentas, cambio de clave o nada similar para poder engañar al Demandado y tener acceso a su correspondencia (Comunicación con Hostway incluida en el Escrito de Contestación). Era muy extraño para el Demandado que en cada una de las reuniones que sucedieron –Junta de Socios, Junta Directiva, reunión de conciliación—l Hotwell US tuviera información sobre la posición del Demandado. Una vez que el Demandado disputó el cambio de dueño del dominio, Hotwell US decidió enviar la carta de "cease and desist" (Anexo 12 del Escrito de Contestación).
Los grupos de expertos han abordado en varias ocasiones el tema de la mala fe del demandante cuando este lo hace por interpuesta persona quien no representa sus intereses sino que tiene otros ocultos. En este caso, Hotwell GmbH ha obrado de mala fe al prestarse a los intereses de Hotwell US en una disputa societaria con el Demandado y más aún ni siquiera con el Demandado sino con una de las empresas del Demandado. Hotwell GmbH adicionó Colombia en el pacto de Madrid no al momento de iniciar operaciones en Colombia, ya que Hotwell GmbH había vendido sus herramientas y proveído consultoría técnica en Colombia desde hace más de 10 años, sino que una vez se desata la disputa este de manera oportunista adiciona "CO" en su registro y subsecuentemente desconoce su actuar de 4 años y presenta la Demanda ante el Centro.
A la fecha la Demandante no ha enviado una sola comunicación al Demandado o a DUE Capital and Services SAS sobre el particular, ni escrita no verbalmente. El señor que firma los convenios de licenciamiento de la Marca y el registro de la Marca ante el Acuerdo de Madrid no es Representante Legal de Hotwell GmbH, fue socio fundador y es consultor de la compañía en el momento, pero no posee la representación de la sociedad.
El Demandado solicita al Experto que declare la existencia de un secuestro a la inversa del dominio de acuerdo con el párrafo 15(e) del Reglamento. Se solicita que se rechace integralmente las pretensiones de la Demandante y que se denomine su actuar como abusivo. El solo hecho de nombrar el caso como de alto riesgo de cyber-flight denota una manifiesta calumnia ya que el Registrador puede confirmar que nunca se solicitó un cambio en el nombre de dominio en disputa.
La presente disputa se encuentra como parte de un caso sustancialmente mayor que involucra temas societarios, comerciales, y penales. Ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia se ha planteado un proceso por desconocimiento del Acuerdo de Socios con el fin de abusivamente despojar al socio minoritario de su participación y apropiarse del trabajo de este como socio industrial de la sociedad. Está en curso en la justicia ordinaria en Colombia el proceso por rompimiento de un contrato de Representación (Agenciamiento) y lo referente a los Artículos 1320 y siguientes del Código de Comercio colombiano. Asimismo, DUE Capital and Services SAS está en proceso de presentar acción por injuria y calumnia contra Hotwell US y cinco de sus empleados .
Esto ha llevado a la Demandante a tratar de presionar al Demandado para que acepte las arbitrariedades ocurridas so pena de iniciar acciones legales teniendo en cuenta su poder económico (Anexo 12 del Escrito de Contestación: Carta "cease and desist"), hecho que demuestra la mala fe de la Demandante. Ello, a pesar que como grupos de expertos anteriores han decidido, este caso versaría sobre una alegada ruptura de contrato o de deberes fiduciarios, pero en todo caso, no sobre cyber-squatting, único ámbito al que se circunscribe los procedimientos bajo la Política. Por tanto se estima que el caso se debe llevar a los apropiados tribunales de justicia y que el Experto debe denegar la Demanda. 6. Debate y conclusiones A. Cuestión previa: Idioma del procedimiento.
La Demandante declaró que el idioma del acuerdo de registro es el inglés, pero presentó la Demanda en español, solicitando que el idioma del procedimiento sea el español considerando que el domicilio del Demandado está en Bogotá, Colombia, que el Demandado tiene nacionalidad colombiana, y que el contenido actual del sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa está en español. Por su parte, el Demandado presentó su contestación a la Demanda en español.
Conforme al párrafo 11(a) del Reglamento, el Experto, teniendo en cuenta la coincidencia de las Partes, decide que el idioma del procedimiento sea el español. B. Disputa fuera del alcance de la Política.
El Experto nota que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa a nombre de "Daniel Umana, Hotwell" después de haber consultado por correo electrónico al señor F[ ], representante legal de las sociedades Hotwell US LLC y Hotwell LLC, accionistas mayoritarios en la sociedad Hotwell Colombia Ltda., y de haber recibido del señor F[ ] una respuesta por correo electrónico que el Demandado entendió como autorización. Ver sección 4 supra. Sin embargo, dicho intercambio de correos electrónicos es demasiado ambiguo como para poder determinar de manera concluyente si el Demandado representó fielmente la realidad y sus intenciones y cumplió con sus deberes de lealtad como CEO de la sociedad Hotwell Colombia Ltda. cuando consultó al señor F[ ] sobre si podía registrar el nombre de dominio en disputa, y si el señor F[ ] comprendió adecuadamente la situación cuando respondió afirmativamente, o para determinar cuál fue el verdadero alcance de tal autorización a la luz del convenio de licencia (sub-licencia) que celebraron Hotwell US LLC como licenciante (sub-licenciante) y Hotwell Colombia Ltda. licenciataria (sub-licenciataria). Ver sección 4 supra.
En otros términos, existen circunstancias relevantes de la relación contractual y de empleo entre el Demandado (que cuando registró el nombre de dominio en disputa era CEO y gerente de Hotwell Colombia Ltda.) y las accionistas mayoritarias en esa sociedad colombiana, las compañías estadounidenses Hotwell US LLC y Hotwell LLC. El Experto considera que dichas circunstancias sólo pueden esclarecerse en juicio ante un juez de la jurisdicción competente, ante el que declaren en vistas testigos bajo juramento y que puedan ser repreguntados.
El Experto recuerda que los procedimientos de la Política se diseñaron exclusivamente para determinar si existe o no un caso claro de cyber-squatting. En ellos la decisión administrativa se adopta típicamente después de una sola ronda de escritos, y se prescinde de vistas. Al respecto dice en su parte pertinente el párrafo 135 del Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, del 30 de abril de 1999: "(i) En primer lugar, el alcance del procedimiento se limita únicamente al registro deliberado, de mala fe y abusivo de nombres de dominio o 'ciberocupación' y no se aplica a controversias entre partes con derechos que compiten de buena fe." (Bastardilla incorporada por el Experto).
En opinión del Experto, es precisamente esto último lo que ocurre en el presente caso. Ver Five Fingers Company Limited c. Víctor Vélez San Juan,Caso OMPI No. D2014-1534 y Manuel Vaqué Boix c. Sebastià Clotet,Caso OMPI No. D2013-0822, resueltos por este Experto. En este último caso, compartiendo la opinión de la mayoría en Courtney Love c. Brooke Barnett, NAF Caso No. FA0703000944826 ("De modo que, de acuerdo con la mayoría, una disputa como la presente entre partes cada una de las cuales tiene por lo menos la presunción de derechos en los nombres de dominio en disputa, está fuera del alcance de la Política. Además, de acuerdo a la mayoría, el presente caso parece consistir mayormente en una disputa comercial o civil entre las partes, con posibles causas de acción en la violación de derechos contractuales o fiduciarios. De modo que la mayoría declara que la materia de la cuestión está fuera del alcance de la UDRP y deniega la demanda.").
Asimismo, el Experto observa que para decidir sobre una controversia como la que enfrenta a las Partes puede ser necesario determinar cuál es el derecho aplicable, teniendo en cuenta que, como invoca el Demandado, es de aplicación el derecho colombiano para determinar si él fue despedido con o sin justa causa de su cargo de gerente de Hotwell Colombia Ltda., o si bajo el Código de Comercio colombiano el Demandado podía - aún despedido - seguir participando en la representación legal de la sociedad limitada. Todo ello hace apropiada la intervención de un juez de la jurisdicción competente, y no la de un grupo de expertos en un procedimiento bajo la Política. En Emeshel, LLC c. DomR, Caso OMPI No. D2011-1596, el experto se refirió a la eventual necesidad de aplicar un derecho nacional con el que el experto puede no estar familiarizado ("An appointed panel may not be familiar with the law governing the parties (here, for example, Swiss law may be involved), and these truncated proceedings are not a suitable place for resolution of issues of contract interpretation or similar matters dependent upon national law […]".)
El Demandado también alega que los socios mayoritarios han ofrecido en venta su paquete mayoritario a DUE Capital and Services S.A.S., de la que es propietario el Demandado, y que según el contrato de accionistas, él tendría un derecho de preferencia en la compra de tales acciones, lo que tendría importancia para determinar si el Demandado tiene derechos en relación al nombre de dominio en disputa. De nuevo, para determinar si en esto asiste o no razón al Demandado hay que interpretar cláusulas contractuales, lo que excede el limitado alcance de estos procedimientos, por lo que esa tarea debe confiarse a la jurisdicción competente. Ver Summit Industries, Inc. c. Jardine Performance Exhaust Inc.,Caso OMPI No. D2001-1001 ("This case involves contractual interpretation issues, and really depends on a determination of precisely which rights were conveyed in a written stock transfer agreement, and which acts were prohibited under the written transfer agreement. It is not an appropriate situation for the application of the UDRP".)
La presente decisión del Experto no se pronuncia sobre si el Demandado tiene o no derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, y si el registro y uso del nombre de dominio en disputa fue con buena o mala fe, ni prejuzga sobre lo que puedan resolver jueces competentes o árbitros en cuanto a si en la disputa entre las Partes existió o no infracción de marcas, competencia desleal, incumplimiento contractual (contratos de licencia, agencia, etc.), o pre-contractual, de deberes fiduciarios o de otra índole.
Finalmente, dado lo anterior, no corresponde pronunciarse sobre la solicitud del Demandado para que se declare que el Demandante ha utilizado de mala fe la Política. Ver Salvador Benjumea Bravo de Laguna c. Shower Green, Esteban Torras,Caso OMPI No. D2011-1847 ("Este Experto reitera que la Política y el Reglamento son para dirimir controversias relativas al registro abusivo de nombres de dominio que infringen los derechos de terceros sobre marcas, y no para dirimir otro tipo de controversias. Este Experto considera que existe un conflicto entre las partes que va más allá del alcance de la Política y, por tanto, en este caso en particular no considera procedente declarar un caso de hostigamiento al buen uso del nombre de dominio en disputa bajo el párrafo 15.e) de la Política.") 7. Decisión
Por todo ello el Experto desestima la Demanda.
Roberto A. Bianchi
Experto Único
Fecha: 10 de agosto 2015
1 Traducción no oficial por el Experto del original en inglés.
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