La Demandante es Inversiones en Recreación Deporte y Salud S.A. Bodytech con domicilio en Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, representada por Muñoz Abogados, Colombia.
El Demandado es Sergio Andrés Figueroa Gómez, con domicilio en Medellín, Antioquia, Colombia. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es Dominio Amigo SAS. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 24 de agosto de 2015. El 25 de agosto de 2015 el Centro envió a Dominio Amigo SAS vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 2 de septiembre de 2015, Dominio Amigo SAS envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de septiembre de 2015. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de octubre de 2015. El Demandado remitió su contestación al Centro el 5 de octubre de 2015.>
El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 22 de octubre de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante se dedica a la prestación de servicios de deporte mediante una cadena de clubs médicos deportivos en Latinoamérica, conocidos bajo la marca BODYTECH.
La Demandante ofrece al público servicios y productos relacionados al sector del deporte bajo la marca BODYTECH.
La Demandante es titular de las siguientes marcas en Colombia:
PAÍS
MARCA
CLASE
LOGO
CERTIFICADO
VIGENCIA
Colombia
BODYTECH
E.C.
16337
29/09/2015
Colombia
BODYTECH
44
313869
18/04/2016
Colombia
BODYTECH
25
313855
18/04/2016
Colombia
BODYTECH
42
313854
18/04/2016
Colombia
BODYTECH
41
313851
18/04/2016
Colombia
BODYTECH
38
314642
28/04/2016
Colombia
BODYTECH
16
318992
12/07/2016
La Demandante es titular de las siguientes marcas en otros territorios distintos a Colombia:
PAÍS
MARCA
CLASE
CERTIFICADO
VIGENCIA
Argentina
BODYTECH
41
2209455
17/01/2018
Chile
BODYTECH
28
831827
30/10/2018
Chile
BODYTECH
44
829708
08/10/2018
Costa Rica
BODYTECH
28
182942
05/12/2018
Honduras
BODYTECH
28
128695
16/05/2024
México
BODYTECH
44
1111824
05/06/2018
Panamá
BODYTECH
25
184064
09/09/2019
Perú
BODYTECH
28, 41, 44
489
30/12/2019
República Dominicana
BODYTECH
41
167171
15/05/2018
Unión Europea
BODYTECH
41, 44
8453789
28/07/2019
La marca BODYTECH fue declarada notoriamente conocida por parte de la Oficina de Marcas de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 28 de abril de 2014. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
El nombre de dominio es confusamente similar con las marcas registradas BODYTECH.
El Demandado no posee ningún establecimiento de comercio distinguido con la marca BODYTECH ni realiza ninguna actividad comercial bajo esta denominación.
La página web publicada con el nombre de dominio no tiene ningún contenido, o información alguna que demuestre el interés por parte del Demandado en la marca BODYTECH, ni una necesidad legítima de usar dicha expresión.
El único interés que tiene el Demandado en usar el término "bodytech" como nombre de dominio es obtener un provecho lucrativo e ilegítimo a costa de los esfuerzos en los que ha incurrido la Demandante en posicionar su marca tanto en Colombia como en el extranjero.
La circunstancia más evidente que acredita la mala fe del Demandado radica en la venta que ofrece abiertamente en la página web identificada con el nombre dominio a un precio de USD 15.000. B. Demandado
La Demandante no ha presentado pruebas que le acrediten como la más importante cadena de clubes médico deportivos de Latinoamérica.
El Demandado afirma que no le consta que el tipo de servicios y productos ofrecidos al público por la Demandante estén relacionados al sector del deporte y utilizando la marca BODYTECH.
La Resolución No. 74228 del 11 de Diciembre de 2014 de la misma Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia reconoce la notoriedad de la marca BODYTECH únicamente en el período comprendido entre enero de 2011 y octubre de 2012. Para la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, es decir, el 28 de abril de 2014, el Demandado afirma que puede probar que la marca BODYTECH no era notoriamente conocida.
El Demandado asevera que no le consta la existencia de los registros de la marca BODYTECH en Colombia y en el exterior.
El Demandado considera que "la tipografía utilizada en internet es uniforme para todo tipo de dominio. Por lo tanto, según su criterio es falso afirmar que existe identidad gráfica, fonética y conceptual en el nombre de un dominio".
El Demandado asegura que para la fecha de presentación de la Demanda no poseía ningún establecimiento de comercio con la expresión ni realizaba ninguna actividad comercial bajo esta denominación.
El Demandado acredita que, de acuerdo con el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía, la sociedad IWebs Pro S.A.S. tiene por objeto social: "el diseño, desarrollo y venta de páginas Web, hosting y dominios, así como también el desarrollo del diseño gráfico e imagen corporativa empresarial, incluyendo material impreso, vayas, avisos, pendones, material P.O.P., logotipos y asesoría en mercadeo y campañas publicitarias. Así mismo podrá realizar cualquier actividad lícita tanto en Colombia como en el extranjero."
El Demandado afirma que el registro del nombre de dominio en disputa se presentó por la unión de los elementos básicos del objeto social y de la actividad comercial del Demandado.
Las expresiones "body" y "tech" son dos conceptos muy importantes en el área tecnológica.
La expresión "body" hace referencia a la etiqueta "body" de HTML que básicamente define el cuerpo de un documento web, este contiene todo el contenido que el público puede visualizar, por ejemplo: textos, enlaces, imágenes, tablas, entre otros.
El origen del uso de la expresión "body" en el nombre de dominio en disputa , se puede corroborar al realizar una búsqueda en Google de la expresión "body Html" lo que arroja 885.000.000 resultados de búsqueda.
La expresión "tech", en el nombre de dominio en disputa es el complemento ideal para ofrecer cuerpos de sitios web en lenguaje HTML con un alto componente de tecnología.
El registro del nombre de dominio en disputa se realizó por aspectos netamente tecnológicos, afines a la actividad comercial y al objeto social del Demandado.
El nombre de dominio en disputa se registró con base en el principio "primero en llegar primero en ser servido", conforme a las reglas de lanzamiento y registro de nombres de dominio bajo el código de país (por sus siglas en inglés "ccTLD") ".co".
El motivo por el que se ha escogido la extensión ".co" se debió al hecho de que el Demandado es una empresa ubicada en Colombia y se le pretendía dar esa connotación especial al nombre de dominio. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 4.a) de la Política establece los siguientes requisitos para poder estimar una demanda:
(i) Que el nombre de dominio en disputa registrado por el demandado sea idéntico, o similar hasta el punto de causar confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos;
(ii) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) Que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y se use de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha probado, a satisfacción del Experto, que como consecuencia de diversos registros en varios países incluyendo Colombia (país del domicilio del Demandado), tiene derechos sobre la marca BODYTECH.
El nombre de dominio en disputa registrado por el Demandado es idéntico a la marca titularidad de la Demandante, siendo en este caso irrelevante a efectos comparativos el código de país (".co").
En razón de lo anterior, el Experto considera cumplido y probado el primer requisito de la Política, ya que el nombre de dominio en cuestión es idéntico a la marca registrada por la Demandante. B. Derechos o intereses legítimos
La carga de la prueba de la falta de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en cuestión le corresponde a la demandante. Sin embargo, una vez éste haya establecido un caso prima facie de ausencia de derechos o intereses legítimos, le corresponde al demandado establecer derechos o intereses legítimos.
En este caso, la Demandante ha conseguido acreditar prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa en tanto que (i) el nombre de dominio en disputa no se utiliza por el Demandado para realizar una oferta de buena fe de productos o servicios, ni parecen haberse efectuado preparativos en este sentido, (ii) el Demandante no posee ningún establecimiento de comercio ni realiza actividad comercial bajo la denominación BODYTECH que pueda conducir a que se conoce al Demandado comúnmente por el nombre de dominio en disputa y (iii) del uso del nombre de dominio en disputa no parece desprenderse un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio en disputa que además comprende íntegramente la marca de la Demandante.
Una vez acreditada prima facie por la Demandante la falta de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa resulta necesario analizar los argumentos del Demandado.
La argumentación presentada por el Demandado no es convincente respecto de la existencia de derechos o intereses legítimos por su parte sobre el nombre de dominio en disputa. No resulta creíble, ni tiene sustento probatorio, que la decisión de combinar las expresiones "body" y "tech" sea fruto de valoraciones tecnológicas ni mucho menos de la creatividad o el azar. Tampoco el Demandado ha demostrado que tenga un negocio activo y en marcha del que se deriven derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa que justifique la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante y que sirva para demostrar que la Demandada a través del nombre de dominio en disputa no tiene como propósito el aprovechamiento de la reputación de la Demandante. El Demandado no ha aportado prueba alguna que permita sostener que a efectos de la Política posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Además, el objeto social de la empresa del Demandado, denominada IWebs Pro S.A.S. y que en nada se corresponde con el nombre de dominio en disputa, reafirma su conocimiento en el campo de los nombres de dominio y que el registro fue un acto deliberado e ilegítimo para aprovechar la reputación de la Demandante construida con base en la marca BODYTECH.
En consecuencia, no resulta posible concluir que el Demandado tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, especialmente al tener en cuenta la notoriedad de la marca BODYTECH en Colombia (territorio en el que tiene su domicilio el Demandado) sin que además se conozca comúnmente al Demandado por dicho nombre de dominio y sin que el uso del nombre de dominio en disputa (usado con la única finalidad de promocionar la venta del mismo) pueda calificarse de oferta de buena fe de productos o servicios o como un uso leal o no comercial.
Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en la Política párrafo 4.a).ii). C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandante principalmente fundamenta su alegato de mala fe en la petición de una suma económica desproporcionada respecto de los costes tradicionales del registro de un nombre de dominio ccTLD. El Experto aprecia que efectivamente el Demandado solicita la suma de USD 15.000 por el nombre de dominio en disputa que comprende íntegramente la marca titularidad de la Demandante. El Demandado no contradice el hecho de que se ha solicitado tal exagerada cifra por la venta del nombre de dominio en disputa. Esta suma sobrepasa el coste actual de un nombre de dominio y por ende, se considera que no es una contraprestación razonable para la transferencia del nombre de dominio en disputa. La suma de dinero solicitada expresa el ánimo de lucro desmedido del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa. El Experto considera, en consecuencia, que tanto al registrar el nombre de dominio en disputa, como al utilizarlo de este modo el Demandado estaría actuando de mala fe de conformidad con lo previsto en el artículo 4(b)(i) de la Política. Asimismo, la existencia de mala fe del Demandado se deriva además de la imposibilidad para la Demandante, por su previa ocupación, del registro del nombre de dominio en disputa bajo el código de país ".co". Más aún cuando el registro se obtuvo precisamente en el país que corresponde al dominio ccTLD ".co" y Colombia es el territorio donde tiene el Demandado tanto su domicilio como su principal lugar de negocios.
El registro y uso del nombre de dominio en disputa con mala fe por parte del Demandado no puede ampararse en la aplicación del principio según el cual "el primero que llega es el primero que tiene el derecho", ya que, el Demandado no ha presentado sustento alguno que justifique el registro y uso del nombre de dominio en disputa de buena fe. Especialmente si se tiene en cuenta que (i) el nombre de dominio en disputa se corresponde íntegramente con una marca ampliamente reconocida en Colombia, (ii) al registrar el nombre de dominio en disputa el Demandado impide que la Demandante pudiera registrar el nombre de dominio para el código de país ".co" que comprende íntegramente su marca y (iii) el nombre de dominio en disputa es utilizado por el Demandado con el único fin de ofertar la venta del mismo por un precio que excede los costes directamente relacionados con el nombre de dominio en disputa.
Por lo expuesto, el Experto encuentra que la Demandante ha acreditado el tercer y último elemento requerido en el párrafo 4(a)(iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Daniel Peña
Experto Único
Fecha: 31 de octubre de 2015
Full & Egal Universal Law Academy