El Demandante es Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. con domicilio en Buenos Aires, Argentina, representada por Cavelier Abogados, Colombia.
El Demandado es David Castro con domicilio en Bogotá, Colombia. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es Wild West Domains, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó en español ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de diciembre de 2015. El 18 de diciembre de 2015 el Centro envió a Wild West Domains, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de diciembre de 2015 el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación y que el idioma del acuerdo de registro era el inglés.
El 21 de diciembre de 2015 el Centro envió a las Partes un correo electrónico informándoles que el idioma del acuerdo de registro era el inglés e invitando al Demandante a proporcionar prueba satisfactoria de la existencia de un acuerdo entre las Partes para que el idioma del procedimiento fuese el español, o remitir la Demanda traducida al inglés, o presentar una solicitud para que el español fuese el idioma del procedimiento. En el mismo correo electrónico, el Centro invitó al Demandado a presentar sus comentarios a ese respecto. El 21 de diciembre de 2015 vía correo electrónico el Demandante confirmó su solicitud para que el español fuera el idioma del procedimiento y el 22 de diciembre de 2015 el Demandante presentó una traducción al inglés de la Demanda, ratificando su solicitud para que el español fuese el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de enero de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de enero de 2016. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 25 de enero de 2016.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 28 de enero de 2016, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Como se establece abajo en la sección 6, este Experto decidió que el idioma del procedimiento sea el español. 4. Antecedentes de Hecho
El Demandante tiene derechos sobre la marca GENIOS la cual tiene registrada ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia bajo el registro No. 88757-A, clase 9, renovado en 2010; así como sobre la marca GENIOS y diseño, la cual tiene registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile bajo el registro No. 845474, clase 16, renovado en 2009, y ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil bajo el registro No. 8208843241 , clase 16, renovado en 2014.
Así mismo el Demandante tiene derechos sobre la marca JARDIN DE GENIOS la cual tiene registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia bajo el registro No. 322639, clase 41, otorgado en 2006.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 3 de octubre de 2015. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Las alegaciones del Demandante se pueden resumir como sigue:
La porción principal y dominante del nombre de dominio en disputa es “genios”, siendo idéntica a la marca GENIOS en términos de apariencia, sonido e impacto. La porción “.co” es el dominio genérico territorial de nivel superior (ccTLD) asignado a Colombia, por lo que cualquier usuario de la red podría pensar, en forma errónea, que el nombre de dominio en disputa es una página web oficial del Demandante para Colombia, por ser el Demandante el titular exclusivo de la marca GENIOS en varios otros países.
La Política establece una lista de circunstancias para demostrar un derecho o interés legítimo en un nombre de dominio en disputa. Ninguna de esas circunstancias está presente en este caso. El Demandado no puede demostrar ninguno de esos supuestos porque no ha hecho un uso de buena fe del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios.
El Demandado no es conocido en Colombia por un nombre que consista todo o en parte de la marca GENIOS, ni tampoco por una palabra o un equivalente sustancialmente similar al término “genios”. El Demandado no es un agente o licenciatario del Demandante y tampoco tiene autorización para utilizar la marca GENIOS en relación con el nombre de dominio en disputa.
El Demandado tampoco hace un uso legítimo del nombre de dominio en disputa porque ni siquiera lo está utilizando. El Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 3 de octubre de 2015 y desde entonces no ha hecho un sólo acto preparativo para utilizarlo en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, como tampoco lo direccionó a una página web.
El Demandado tampoco tiene marcas registradas en Colombia u otros derechos de propiedad intelectual sobre el término “genios”, y por lo tanto no tiene ni tendrá interés en utilizar el nombre de dominio en disputa para una oferta comercial legítima y leal de productos o servicios.
En un correo electrónico del 11 de diciembre de 2015, el Demandado afirmó, en relación con el nombre de dominio en disputa, que “Estoy buscando un cliente corporativo que lo compre por más de $5.000 USD”. Esa correspondencia es un indicio de que el Demandado únicamente registró el nombre de dominio en disputa pensando que el Demandante algún día le pagaría una suma irrisoria por el mismo. No existe otra explicación para que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa.
Esa circunstancia evidencia que el único interés del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa es transferirlo o venderlo por una suma de dinero que sobrepasa excesivamente sus costos iniciales de compra del mismo, lo cual ratifica que el Demandado no tiene derechos o un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa.
El Demandado intentó vender el nombre de dominio en disputa ante la primera oferta que recibió de parte de un tercero. El nombre de dominio en disputa no le debió costar al Demandado más de USD 11. El intento de venta de un nombre de dominio, por un valor cierto que exceda los costos diversos documentados y relacionados directamente con el mismo, es un acto de mala fe en sí mismo.
El Demandado no puede explicar por qué eligió la marca GENIOS para el nombre de dominio en disputa. El registro por parte del Demandado del nombre de dominio en disputa con el único propósito de ofrecerlo a un cliente corporativo por USD 5.000 debe ser considerado como un acto de mala fe violatorio de la Política.
El Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el Registrador, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. La Demanda fue inicialmente presentada en español y el Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español. El Demandado no contestó la solicitud del Demandante de que el idioma del procedimiento fuera el español. Las comunicaciones del Centro a las partes fueron en inglés y en español. Los correos electrónicos entre el Demandado y un tercero (referidos en la Demanda y abajo en la sección 6.C) se encuentran en español. Considerando lo anterior y que ambas partes se ubican en países de habla hispana, atento a lo dispuesto en el párrafo 11(a) del Reglamento, este Experto está de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el español.2
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; (ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. A. Identidad o similitud
El Demandante ha acreditado tener derechos sobre las marcas GENIOS y GENIOS y diseño, las cuales tiene registradas en varios países.
Al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, resulta muy explorado que el sufijo correspondiente al código territorial “.co” por lo general no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Respecto al diseño que forma parte de una marca, es bien sabido que también por razones técnicas un gráfico no puede formar parte de un nombre de dominio (véase, por ejemplo, SWATCH AG v. Stefano Manfroi,Caso OMPI No. D2003-0802). Tomando en consideración lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a dichas marcas del Demandante.
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4.a(i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El Demandante afirma que el Demandado no dispone de ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
El Demandante asevera que el Demandado usa la marca GENIOS sin autorización, que no cuenta con ningún registro de marca u otro derecho de propiedad intelectual para la denominación “genios” y que no es conocido por la palabra “genios”. El Demandante alega que el Demandado no ha utilizado ni efectuado preparativo alguno para la utilización del nombre de dominio en disputa, habiendo presentado una imagen del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa la cual evidencia que el mismo se encuentra estacionado gratuitamente con GoDaddy, LLC mostrando, entre otras, la leyenda “Learn how you can get this domain” y sin que se perciban enlaces patrocinados o publicidad de terceros.
De la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, ya sea de las que establece de forma enunciativa el artículo 4.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado. Sin embargo, este Experto nota que el nombre de dominio en disputa se integra solamente por una palabra genérica o de diccionario, por lo que se pudiera contemplar su posible uso en base al significado común de dicha palabra.3
Dado lo considerado en el apartado siguiente, este Experto no ha considerado necesario pronunciarse sobre el segundo elemento previsto en el párrafo 4.a(ii) de la Política. C. Registro y uso de mala fe
Si bien el registro del nombre de dominio en disputa se hizo varios años después que el Demandante obtuviese el registro o renovación de sus marcas GENIOS (en Bolivia), GENIOS y diseño (en Brasil y Chile) y JARDIN DE GENIOS (en Colombia), no hay alegato alguno del Demandante en el sentido de que el Demandado pudiese haber tenido previamente conocimiento de dichas marcas, como tampoco existe evidencia alguna que permita inferir que al registrar el nombre de dominio en disputa el Demandado hubiese tenido en mente al Demandante y sus marcas. No obstante el uso extendido que pudiesen tener dichas marcas, el Demandante no aportó alegato ni elemento de prueba alguno respecto a su uso o difusión en país alguno.4
No existen alegatos ni pruebas de que las marcas GENIOS o GENIOS y diseño sean de alguna manera conocidas en Colombia, país donde reside el Demandado y al que corresponde el código territorial “.co” correspondiente al nombre de dominio en disputa.5 Si bien no es un requisito que la marca en cuestión esté registrada en el país relativo al código territorial correspondiente al nombre de dominio en disputa, este Experto infiere que las marcas GENIOS y GENIOS y diseño no están registradas en Colombia al no haber hecho el Demandante mención alguna respecto a su registro en dicha jurisdicción.
Por lo que respecta a la marca JARDIN DE GENIOS del Demandante, registrada en Colombia, tampoco existe alegato ni evidencia alguna de que sea de alguna manera conocida. Además, el nombre de dominio en disputa se compone de una palabra genérica de uso común, “genios”, en tanto que la marca JARDIN DE GENIOS se integra por tres palabras genéricas de uso común (de diccionario) y su aparente distintividad pareciera provenir precisamente de la combinación de dichas palabras.
El Demandante acompañó copia de los correos electrónicos intercambiados entre un tercero y el Demandado en diciembre de 2015. En su correo electrónico inicial, dicho tercero manifestó “Me llamo Joyce [...] y soy diseñadora gráfica. Estoy buscando una página web para exhibir en internet mis trabajos, algunos que hice en la universidad, otros como free lance, etc.. y me interesó mucho el dominio [...] La pregunta que tengo es si estarías interesado en venderme el dominio y por cuanto dinero?”. Es en respuesta a ese correo electrónico que el Demandado expresó estar buscando un cliente corporativo que le comprase el nombre de dominio en disputa en más de USD 5,000. De lo anterior se desprende claramente que el precio de venta no fue ofrecido al Demandante o un competidor de éste y que el Demandado no buscó al Demandante, lo que permite inferir que el Demandado no tenía en mente al Demandante y sus marcas.6
En este caso no hay elementos que permitan suponer que el registro del nombre de dominio en disputa se hizo conociendo las marcas de la Demandante, ni que el Demandado tendría que haber conocido las marcas del Demandante en el momento del registro, ni que el registro del nombre de dominio en disputa fuera realizado con el objetivo fundamental de venderlo o de otra manera cederlo al Demandante (o a un competidor de éste), conforme a lo establecido en la Política párrafo 4.b(i).7
Contrario a lo aseverado por el Demandante, no es contrario a la Política registrar nombres de dominio con el objeto de revenderlos, sino su registro abusivo en el sentido de conociendo o debiendo haber conocido la marca de un tercero registrar el nombre de dominio con la finalidad de venderlo aprovechándose indebidamente de los derechos de marca de un tercero.8
En suma, no existen elementos entre las pruebas aportadas por la Demandante en el presente procedimiento que permitan siquiera presumir que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se hizo de alguna manera para aprovecharse indebidamente de los derechos de marca del Demandante.
Visto en su conjunto todo lo anterior, este Experto considera que el Demandante no logró acreditar el extremo previsto en el párrafo 4.a(iii) de la Política.
En cualquier caso, la presente Decisión en virtud de la Política es sin perjuicio de los derechos y acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer ante las autoridades competentes. 7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto resuelve desestimar la Demanda.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 17 de febrero de 2016
1 Registrada el 7 de diciembre de 2004.
2 Véase No Zebra Network Ltda v. David Velasquez,Caso OMPI No. DCO2014-0017.
3 Véase la sección 2. 2 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, segunda edición (“WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition”) disponible en “www. wipo. int/amc/en/domains/search/overview2. 0/”.
4 Este Experto considera que el Demandante bien pudo hacer alegatos y presentar pruebas respecto al uso y difusión de sus marcas, pero al mismo tiempo, es incumbencia de un demandante (sobretodo si está representado por abogado) de proporcionar sus argumentos y el material adecuado en apoyo de los mismos con su demanda desde el principio.
5 Véase Major Wire Industries Limited v. DigitalOne AG,Caso OMPI No. D2015-0284.
6 Véase Nova Holdings Limited, Nova International Limited, and G.R. Events Limited v. Manheim Equities, Inc. and Product Reports, Inc.,Caso OMPI No. D2015-0202.
7 Véase Allglass Confort Systems, S. L. v. Semi, Arirang C&T,Caso OMPI No. D2015-0423.
8 Véase Diltex, S. A. de C. V. v. Domain Administration, Web Development Group Ltd / Privacydotlink Customer 269486,Caso OMPI No. D2015-0082.
Full & Egal Universal Law Academy