La Demandante es Hotel Sacher, Eduard Sacher GmbH con domicilio en Viena, Austria, representada por Cavelier Abogados, Colombia.
La Demandada es Tatiana Araque con domicilio en Cali, Colombia, auto-representada. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (en adelante el “Nombre de Dominio en Disputa”) .
El Registrador del Nombre de Dominio en Disputa es GoD, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de agosto de 2016. El 25 de agosto de 2016 el Centro envió a GoD, LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en Disputa. El 26 de agosto de 2016, GoD, LLC envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante (así como contacto administrativo y técnico).
El 31 de agosto de 2016 el Centro notificó a las partes que la Demanda se había presentado en español, mientras que el idioma del procedimiento era el inglés. La Demandante envió una comunicación en fecha 31 de agosto de 2016 solicitando que el idioma del procedimiento fuera el español. La Demandada no contestó a la comunicación relativa al idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 7 de septiembre de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de septiembre de 2016. Como resultado de una petición recibida por el Centro el 27 de septiembre de 2016, el Centro concedió a la Demandada una extensión del plazo para la presentación del escrito de contestación, que se fijó en el 1 de octubre de 2016. El escrito de contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 1 de octubre de 2016. La Demandada presentó ante el Centro un escrito suplementario a la contestación a la Demanda el 7 de octubre de 2016. El Demandante presentó un escrito suplementario a la Demanda el 10 de octubre de 2016.
El Centro nombró a Richard W. Page como miembro único (el “Experto”) del Grupo Administrativo de Expertos el día 18 de octubre de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Idioma del procedimiento
Aunque el inglés es el idioma del Acuerdo de Registro del Nombre de Dominio en Disputa, todas las comunicaciones enviadas por las Partes al Centro fueron en español, por lo que el Experto rinde la Decisión en este idioma. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una compañía domiciliada en Viena, capital de Austria, quien en 1832 se convirtió en creadora de la torta Sacher Original, que ha sido posicionada como uno de los postres más famosos del mundo.
La receta original de la torta Sacher es un secreto muy bien guardado, pero se trata a grandes rasgos de una torta de chocolate jugosa, suave y esponjosa, cubierta con mermelada de albaricoque casera.
La Demandante es titular en Colombia de la marca SACHER (nominativa), registrada el 20 de septiembre de 2010 con el número de registro 409292 para identificar dentro de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harina y preparaciones, hechos de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.
El Nombre de Dominio en Disputa fue registrado el 24 de septiembre de 2015. El sitio web bajo el Nombre de Dominio en Disputa muestra información sobre el negocio de la Demandada, que es la producción de comidas preparadas, postres y refrigerios. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega ser titular de derechos exclusivos sobre la marca SACHER en Colombia, la cual es utilizada como parte del Nombre de Dominio en Disputa. La Demandante también alega que el Nombre de Dominio en Disputa registrado por la Demandada utiliza en su totalidad la marca SACHER y solo se diferencia por la extensión “.”.
La extensión “.” no es relevante en este caso para diferenciar el Nombre de Dominio en Disputa de la marca SACHER, por cuanto las extensiones no son generalmente distintivas y no funcionan para diferenciar un nombre de dominio de una marca en Internet.
Al ser el Nombre de Dominio en Disputa virtualmente idéntico a la marca SACHER, no puede concluirse nada distinto a que el Nombre de Dominio en Disputa registrado por la Demandada es confundible con la marca SACHER registrada por la Demandante.
Como resulta de lo anterior, bajo el primer elemento por la Política en su párrafo 4(a)(i), no cabe duda de que la Demandante tiene un derecho sobre la marca SACHER y que el Nombre de Dominio en Disputa es confundible con esta marca.
La Demandante también alega que, a través del Nombre de Dominio en Disputa, la Demandada está ofreciendo, al mercado colombiano, postre, refrigerios y otros productos de repostería o alimenticios con la marca SACHER, la cual está registrada y es propiedad exclusiva de la Demandante en Colombia. Lo anterior constituye una infracción o violación deliberada de los derechos de marca de la Demandante.
La titularidad de la Demandante sobre la marca SACHER es de fácil conocimiento para la Demandada, por cuanto el registro marcario en Colombia es público y, por lo tanto, accesible por parte de cualquier persona.
Pero si lo anterior no fuere suficiente, existe una carta de fecha 27 de julio de 2016 en la cual los representantes de la Demandante advirtieron a la Demandada que la Demandante “no ha autorizado que su marca registrada sea utilizada como parte de un nombre de dominio para redireccionar a una página en el Internet en la que se ofrezcan productos de pastelería o repostería en territorios colombianos”. Ante tal advertencia, la Demandada guardó silencio e hizo caso omiso a los derechos marcarios de la Demandante.
La Demandante igualmente alega que la Demandada utiliza el Nombre de Dominio Diputado para ofrecer postres y refrigerios con la marca registrada de la Demandante. Su oferta de postres está dirigida al público colombiano, donde la Demandante tiene un registro de marca. Esto es una infracción de marca de acuerdo a la legislación colombiana, y un evidente uso de mala fe del Nombre de Dominio Disputado. Lo anterior se confirma al considerar la carta remitida a la Demandada, en la que se le informa del hecho de que el Nombre de Dominio en Disputa infringe los derechos marcarios de la Demandante, y se le solicita la transferencia de Nombre de Dominio en Disputa. La Demandada, como se anotó anteriormente, no respondió a esta comunicación, y ha seguido utilizando el Nombre de Dominio en Disputa sin ningún reparo, teniendo pleno conocimiento de que éste vulnera los derechos de la marca de la Demandante.
El Nombre de Dominio en Disputa por lo tanto está siendo utilizado para perpetrar la infracción de la marca SACHER en Colombia. Esto es prueba suficiente de que el Nombre de Dominio en Disputa está siendo utilizado de mala fe por parte de la Demandada. B. Demandada
La Demandada explica que es la propietaria de “Sacher Repostería”, una empresa registrada en Colombia ante la cámara de comercio de Cali, con número de matrícula mercantil 857129-1. Su registro legal se realizó el 12 de octubre de 2012. El objeto comercial de la empresa es la prestación de servicios de expendio de comidas preparadas. La Demandada adjunta pruebas de este hecho.
Acerca de la localización y objeto misional de Sacher Repostería, la Demandada explica que su comunidad de clientes se localiza principalmente en la ciudad de Cali, siendo empresas o personas particulares los clientes que demandan sus servicios de alimentación. Actualmente Sacher Repostería cuenta con un centro de producción donde se elaboran postres y refrigerios gourmet para atención de servicios de alimentación en empresas y eventos sociales.
La selección del nombre “Sacher” estuvo inspirada por la famosa tarta Sacher, pastel de chocolate típico de Austria. El propósito era resaltar que su portafolio y productos gourmet tendrían un sello internacional.
La Demandante explica que, dentro de su estrategia de mercado, Internet es uno de los medios más efectivos y de bajo costo para realizar promoción y contacto con sus clientes. La construcción de un sitio web ha sido una de sus prioridades desde el año 2015.
La gestión del Nombre de Dominio en Disputa se realizó a través de una plataforma conocida como GoDaddy, en el mes de septiembre de 2015. La plataforma GoDaddy facilitó la búsqueda y selección del Nombre de Dominio en Disputa, a través de criterios de búsqueda como nombres disponibles, coherencia con el registro legal y focalización en sector comercial (“.com”) y extensión localizada en Colombia (“.co”). Por lo cual se procedió a realizar la compra del Nombre de Dominio en Disputa pagando la renta de “hosting” a GoDaddy para alojamiento del sitio web.
Se instaló el programa “Wordpress” en dicho hosting cargando contenido original, haciendo referencia a productos preparados y comercializados por Sacher Repostería.
Se realizó búsqueda homonimia adquiriendo el Nombre de Dominio en Disputa legalmente en Colombia.
El funcionamiento del sitio web “www.” le ha permitido a su estrategia de mercado posicionar la marca Sacher Repostería en la ciudad de Cali, y en la actualidad cuenta del reconocimiento de importantes clientes donde la Demandada ofrece servicios de alimentación empresarial en la ciudad de Cali, Colombia.
Con este Nombre de Dominio en Disputa, la empresa adquirió simultáneamente correos corporativos para comunicación con los proveedores y clientes, donde se gestionan los pedidos, la facturación, y servicio al cliente.
Actualmente su material publicitario como portafolio corporativo, tarjetas de presentación nombran el Dominio Disputado y los correos corporativos, así como el medio de comunicación formal con sus clientes desde octubre de año 2015.
En las presentaciones comerciales se entrega la información de contacto y medios de comunicación entre las partes donde se da inicio a su relación comercial.
La Demandada ha invertido en estudio fotográfico de los productos, portafolio corporativo, uniformes, diseño de marca, señalética de la planta de producción, material publicitario donde se relaciona la marca y sus herramientas comunicación.
La Demandada alega que la medida que la empresa ha realizado su gestión en coherencia con su nombre legalmente registrado en Colombia, ante las autoridades competentes es totalmente legal. La Demandada continua que el bloqueo de su sitio web por medio de este proceso viene ocasionando perjuicios económicos a la empresa. C. Escrito Suplementario por la Demandada
La Demandada envió una comunicación al Centro informando de que en el escrito de contestación a la Demanda enviado al Centro se cambió por autocorrección la palabra "Destimar” por “Estimar" en el párrafo de solicitudes, adjuntando una contestación a la Demanda enmendada que corregía este error. D. Escrito Suplementario por Demandante
La Demandante envió una comunicación al Centro en la que se contestaba a las alegaciones del escrito de contestación a la Demanda. 6. Debate y conclusiones
Para prevalecer, la Demandante necesita probar los elementos de los párrafos 4(a)(i-iii) de la Política. A. Cuestión Preliminar: Admisión de alegaciones y comunicaciones suplementarias
El Reglamento no regula el envío al Centro de comunicaciones suplementarias por las partes, excepto en respuesta a una notificación de deficiencia o si es solicitado por el Centro o el grupo administrativo de expertos. Los párrafos 10 y 12 del Reglamento dejan a la sola discreción del Experto la aceptación de comunicaciones suplementarias.
El Experto encuentra que las circunstancias del caso permiten admitir la comunicación suplementaria de la Demandada porque solo corrige una palabra de la contestación a la Demanda. El Experto no acepta por el contrario la comunicación de la Demandante por contener alegaciones contra el escrito de contestación a la Demanda, aunque de haberse aceptado no afectaría al resultado del caso. B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante es titular en Colombia de la marca no. 409292 SACHER, registrada dentro de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
El Experto determina que la Demandante tiene derechos exclusivos sobre la marca SACHER en Colombia, la cual está reproducida en el Nombre de Dominio en Disputa y del que sólo se diferencia por la extensión “.”.
La extensión “.” no es suficiente para diferenciar el Nombre de Dominio en Disputa de la marca SACHER, por cuanto que su inclusión es un requisito técnico.
Al ser el Nombre de Dominio en Disputa virtualmente idéntico a la marca SACHER de la Demandante, el Experto concluye que el Nombre de Dominio en Disputa es confundible con la marca SACHER, habiendo .la Demandante probado el primer elemento de la Política en su párrafo 4(a)(i). C. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 2.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, segunda edición (la “Sinopsis 2.0”) explica que corresponde a la Demandante acreditar prima facie que la Demandada carece de derechos o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio en Disputa. Posteriormente corresponderá a la Demandada probar sus derechos o intereses legítimos. Si la Demandada no lo consiguiera, la Demandante cumpliría con el segundo elemento del párrafo 4(a)(ii) de la Política.
El Experto considera que la Demandada no ha conseguido rebatir las alegaciones de la Demandante sobre la la ausencia de derechos o de intereses legítimos de la Demandada en el Nombre de Dominio en Disputa.
Aunque la Demandada ha probado ser propietaria de “Sacher Reportería”, una empresa registrada en Colombia ante la cámara de comercio de Cali, el uso del Nombre de Dominio en Disputa no puede ser considerado a efectos de la Política como de buena fe, legítimo y leal o no comercial.
El Experto considera que el Nombre de Dominio en Disputa puede producir confusión por asociación entre la Demandante y la Demandada por consistir en el término “Sacher”, idéntico a la popular marca SACHER de la Demandante. Esta popularidad fue reconocida por la Demandada en su contestación a la Demanda (“nuestro nombre Sacher está inspirado la famosa tarta Sacher”), siendo el propósito de su uso “resaltar que nuestro portafolio y productos gourmet tiene un sello internacional”. Además, tanto la Demandante como la Demandada se dirigen a un mismo público ubicado en Colombia, siendo competidoras en el mismo sector, lo que contribuye a su confusión.
El Experto encuentra que a efectos de la Política, la Demandada no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en Disputa, probando el segundo elemento de la Política en el párrafo 4(a)(ii). D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
En este caso, la Demandada ha admitido que “la selección de nuestro nombre Sacher está inspirado en la famosa tarta Sacher, pastel de chocolate típico de Austria”, lo que prueba que conocía a la Demandante y su popular marca SACHER cuando registró del Nombre de Dominio en Disputa, por lo que su registro fue realizado de mala fe a efectos de la Política.
Por otra parte, en relación con el uso del Nombre de Dominio en Disputa de mala fe, la Demandante alega que la Demandada utiliza el Nombre de Dominio en Diputa para ofrecer, entre otros, postres y refrigerios, siendo estos productos idénticos a los que la Demandante comercializa con su popular marca SACHER. Por esta razón, el Experto concluye que la Demandada intencionalmente usó el Nombre de Dominio en Disputa para obtener ganancias comerciales por medio de confusión en relación a la marca SACHER, lo que conforme al párrafo 4(b)(iv) de la Política es suficiente para establecer la mala fe.
Por todo lo anterior, el Experto encuentra que la Demandante ha probado el tercer elemento de la Política en el párrafo 4(a)(iii). 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el Dominio Disputado, sea transferido a la Demandante.
Richard W. Page
Experto Único
Fecha: 26 de octubre de 2016
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