La Demandante es Head Sport GmbH, con domicilio en Kennelbach, Austria, representada por Lloreda Camacho & Co., Colombia.
El Demandado es Juan Vargas, con domicilio en Bogotá, Colombia. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registrador del nombre de dominio en disputa es GoD, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda en español se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 27 de octubre de 2017. El 27 de octubre de 2017 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 30 de octubre de 2017, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación, e informando que el idioma del acuerdo de registro es el inglés. El 7 de noviembre de 2017 el Centro envió un correo electrónico en inglés y español a las Partes con motivo del idioma del procedimiento. El 10 de noviembre de 2017 la Demandante reiteró su solicitud que el idioma del procedimiento fuera el español. El Demandado no envió comunicación alguna referente al idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de noviembre de 2017. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de diciembre de 2017. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 7 de diciembre de 2017.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra, Rodrigo Velasco Santelices y Daniel Peña como miembros del Grupo de Expertos el día 9 de enero de 2018, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 18 de enero de 2018 el Centro comunicó por correo electrónico a las partes la Orden de Procedimiento No. 1 emitida por este Grupo de Expertos. En dicha Orden este Grupo de Expertos estableció el 20 de enero y el 22 de enero de 2018 para que la Demandante y el Demandado, respectivamente, presentasen su respuesta a la misma, y el 28 de enero de 2018 como nueva fecha para remitir al Centro su decisión. El Centro recibió la respuesta de la Demandante a dicha Orden el 19 de enero de 2018. El Centro no recibió respuesta del Demandado a dicha Orden. A. Cuestión Procedimental
De acuerdo con el Registrador, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. La Demanda fue inicialmente presentada en español y la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español, aduciendo que el Demandado es residente de Colombia, país de habla hispana, que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa muestra información en español y que el acuerdo de registro del Registrador también se encuentra disponible en idioma español. El Demandado no contestó la solicitud de la Demandante relativa al idioma del procedimiento. Las comunicaciones del Centro a las partes fueron en inglés y en español. Considerando lo anterior, atento a lo dispuesto en el párrafo 11(a) del Reglamento, este Grupo de Expertos está de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el español (en el mismo sentido, AB Electrolux c. Alberto Lizcano, Alpunto,Caso OMPI No. DCO2017-0023). 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante y el grupo de compañías Head al que pertenece (que incluye a Head Technology GmbH) se han dedicado a la elaboración de ropa, ropa deportiva, calzado deportivo y artículos deportivos.
La Demandante tiene derechos sobre la marca HEAD la cual está registrada, entre otros, ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia ("SIC") bajo el registro No. 95238, clase 28, otorgado en 1979, y ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelanda, registro No. 84145, clase 28, otorgado en 1974, así como sobre la marca figurativa conocida como "Ski-Tip", la cual también está registrada ante la SIC bajo el registro No. 340786, clase 28, otorgado en 2007.1
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 4 de marzo de 2011. De conformidad con la información que obra en el expediente, con anterioridad a la presentación de la Demanda el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba la marca HEAD y un símbolo muy parecido a la marca figurativa Ski-Tip seguido de la expresión "Raquetas Head", así como enlaces que redireccionaban al usuario al sitio web "" en el que se ofrecen a la venta productos deportivos HEAD, entre otros. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Los alegatos de la Demandante se pueden resumir como sigue.
La Demandante fue constituida originalmente en los Estados Unidos de América en el año 1953 y desde entonces ha utilizado constantemente el nombre comercial Head a nivel mundial. La Demandante es reconocida a nivel internacional en la comercialización de ropa, ropa deportiva y diferentes artículos deportivos, con un promedio en ventas en el año 2015 de EUR 264.127.000 a nivel mundial.
La Demandante (directamente y/o a través de su filial Head Technology GmbH) tiene registrada la marca HEAD en los principales países del mundo, incluyendo Colombia, así como la marca figurativa conocida como Ski-Tip. La Demandante es la titular del nombre de dominio desde 1998, en cuyo sitio web exhibe la marca HEAD y el logo Ski-Tip. Dicho sitio web ofrece más de 9 idiomas, incluyendo el español, en los que se ofrecen productos HEAD. La Demandante ha realizado esfuerzos meticulosos e invertido recursos considerables, tanto en publicidad como en mercadeo, para posicionar la marca HEAD a nivel internacional, incluyendo Colombia. La marca HEAD de la Demandante es tan reconocida a nivel mundial que incluso el Tribunal Coreano de la Propiedad Industrial reconoció el carácter notorio de la misma.
El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca HEAD de la Demandante, sin que haya elementos adicionales para descartar la identidad con dicha marca. El nombre de dominio en disputa reproduce totalmente la marca HEAD de la Demandante, la cual fue registrada con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa. Además, en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa se utilizan las marcas HEAD y logo Ski-Tip sin autorización alguna.
El Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. El Demandado no cuenta con ninguna licencia o autorización de la Demandante para utilizar la marca HEAD, ni tenía autorización para solicitar un nombre de dominio que reprodujera la marca HEAD. El Demandado no es reconocido en el mercado colombiano con la expresión "head", ni cuenta con registro o derecho marcario algunos sobre la marca HEAD en el territorio colombiano.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Es clara la intención del Demandado de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su propio sitio web, generando confusión respecto del origen empresarial de los productos y servicios que ofrece, haciendo creer al consumidor que está comprando los productos originales HEAD de la Demandante, o que el Demandado tiene un convenio o relación comercial con la Demandante. Al hacer click en cualquiera de las pestañas que se presentan en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa, se redirecciona automáticamente al ususario al sitio web de "" en donde se ofrecen en venta productos HEAD sin autorización alguna por parte de la Demandante.
Teniendo en cuanta la notoriedad de la marca HEAD a nivel internacional y que el Demandado utiliza en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa tanto la marca HEAD como el logo Ski-Tip, es obvio que el Demandado tenía pleno conocimiento de la existencia de la marca HEAD y que de mala fe solicitó el registro del nombre de dominio en disputa para atraer consumidores a su establecimiento. Toda vez que la marca HEAD de la Demandante identifica productos tales como ropa, ropa deportiva y otros elementos deportivos, incluyendo raquetas, y que el nombre de dominio en disputa se utiliza como un portal de redireccionamiento a la página web "" que ofrece raquetas de tenis, es evidente que el nombre de dominio en disputa se registró y se usa de mala fe.
La Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, la Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; (ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. A. Identidad o similitud confusa
Resulta indiscutido que la Demandante tiene derechos sobre la marca HEAD, la cual está registrada en varios países, incluyendo Colombia.
Al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico de nivel superior ".com" y el relativo al código territorial de nivel superior ".co", por lo general pueden no tomarse en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (véase, por ejemplo, Wal-Mart Stores, Inc. c. John Castaño Gómez (a.k.a. "Domicilios") / Domicilios,Caso OMPI No. DCO2014-0003). Tomando en consideración lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca HEAD sobre la que la Demandante tiene derechos.
Por consiguiente este Grupo de Expertos tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4.a.i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante asevera que el Demandado no cuenta con autorización alguna de la Demandante para usar la marca HEAD ni para solicitar un nombre de dominio que reproduzca la marca HEAD, que el Demandado no es conocido por el término "head" ni cuenta con derecho marcario alguno sobre la marca HEAD.
La Demandante acreditó que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa muestra la marca HEAD y un símbolo muy parecido a la marca figurativa Ski-Tip seguido de la expresión "Raquetas Head", y enlaces que redirigen al usuario al sitio web "" en el que se ofrecen en venta raquetas HEAD, entre otros.2
De las alegaciones de la Demandante y la documentación que obra en el expediente, no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 4.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado. En base a lo anterior, la Demandante ha acreditado prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Demandado lo haya refutado.3
En consecuencia, este Grupo de Expertos tiene por acreditado el extremo previsto en el párrafo 4.a.ii) de la Política. C. Registro y uso de mala fe
Ha quedado acreditado que la marca HEAD se encuentra registrada y que su uso y registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, además de que el Demandado no ha sido autorizado por la Demandante para usar dicha marca en el nombre de dominio en disputa o el sitio web asociado al mismo.
De las pruebas aportadas por la Demandante se desprende que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa y el sitio web al que redireccionan los enlaces que aparecen en el mismo ofertaban productos HEAD y otros artículos competitivos de diversas marcas, lo que permite inferir que el Demandado pudo haber elegido deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su identidad con la marca HEAD sobre la cual la Demandante tiene derechos.
Para este Grupo de Expertos resulta lógico suponer que un usuario de Internet va a buscar los productos HEAD de la Demandante precisamente bajo el nombre de dominio en disputa, lo que permite deducir que éste crea una posibilidad de que exista confusión con la Demandante y la marca HEAD. El contenido del sitio web "" al que redireccionan los enlaces que aparecen en la página web asociada al nombre de dominio en disputa deja claro que el uso de éste es con ánimo de lucro para atraer usuarios a dicho portal, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con dicha marca HEAD respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo y los productos ofertados en dicho sitio.
Los elementos antes citados llevan a concluir que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa se hicieron de mala fe, sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.
Además, este Grupo de Expertos considera que la falta de respuesta resulta indicativa que el Demandado no tiene interés en el nombre de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su uso del nombre de dominio en disputa.
Por lo anterior este Grupo de Expertos tiene por satisfecho el requisito previsto en el párrafo 4.a.iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, este Grupo de Expertos resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Gerardo Saavedra
Presidente del Grupo de Expertos
Rodrigo Velasco Santelices
Experto
Daniel Peña
Experto
Fecha: 28 de enero de 2018.
1 La Demandante también apoyó su Demanda, entre otros, en el registro No. 168564 de la marca HEAD, clase 9, ante la SIC. Sin embargo, este Grupo de Expertos nota que, de acuerdo a la información que obra en el sitio web de la SIC, la Demandante renunció a sus derechos bajo dicho registro en marzo de 2017. Véase la sección 4.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0") (conocida en inglés como "WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition").
2 La Demandante acompañó a su Demanda una impresión del contenido del sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa y del sitio web de "". De la impresión del contenido del sitio web de "" se desprende que en el mismo también se ofertan productos que compiten con los de la Demandante, lo que no puede considerarse como un uso de buena fe, ni legítimo, ni leal.
3 Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte demandante acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, corresponde al demandado demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
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