La Demandante es Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG., con domicilio en Ingelheim, Alemania, representada por Nameshield, Francia.
El Demandado es jhon spenser, boehringer lngelheim-17.457220, con domicilio en Colombia. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Central Comercializadora de Internet S.A.S. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó en inglés ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de octubre de 2018. El 17 de octubre de 2018 el Centro envió por correo electrónico a Central Comercializadora de Internet S.A.S una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de octubre de 2018, el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante el 18 de octubre de 2018, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada el 19 de octubre de 2018.1
El 19 de octubre de 2018 el Centro envió a las Partes un correo electrónico informándoles que el idioma del acuerdo de registro era el español e invitando a la Demandante a proporcionar prueba satisfactoria de la existencia de un acuerdo entre las Partes respecto al idioma del procedimiento, o remitir la Demanda traducida al español, o solicitar que el inglés fuese el idioma del procedimiento. En ese mismo correo electrónico el Centro invitó al Demandado a presentar sus comentarios a ese respecto. El 19 de octubre de 2018 vía correo electrónico la Demandante solicitó que el inglés fuera el idioma del procedimiento. El Demandado no contestó la solicitud de la Demandante relativa al idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 31 de octubre de 2018. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de noviembre de 2018. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 21 de noviembre de 2018.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 14 de diciembre de 2018, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Como se establece abajo en el apartado 6 de la presente Decisión, este Experto resolvió que el idioma del procedimiento sea el español. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante tiene derechos sobre la marca figurativa BOEHRINGER-INGELHEIM, la cual cuenta con registro internacional No. 221544 en clases 1 a 6, 16, 17, 19, 29, 30 y 32, otorgado el 2 de julio de 1959, y sobre la marca figurativa BOEHRINGER INGELHEIM, la cual tiene registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia bajo el registro No. 288686 en clase 5, otorgado el 24 de marzo de 2004.
La Demandante es la registrante de los nombres de dominio creado el 1 de septiembre de 1995, creado el 28 de abril de 2010, y creado el 21 de marzo de 2017.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 12 de octubre de 2018. De conformidad con la información que obra en el expediente, con anterioridad a la presentación de la Demanda el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros, la leyenda “404 Erreur – Page Introuvable”. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Los alegatos de la Demandante se pueden resumir como sigue.
La Demandante pertenece a un grupo de compañías farmacéuticas de propiedad familiar cuyos orígenes se remontan a 1885, cuando fue fundada por Alberto Boehringer en Ingelheim am Rhein, Alemania. El grupo de compañías tiene cerca de 140 compañías afiliadas a nivel mundial con aproximadamente 50,000 empleados, habiendo alcanzado en 2017 ventas netas de cerca de 18.1 billones de Euros.
La Demandante posee un gran portafolio de marcas en varios países y de nombres de dominio que incluyen las palabras “Boehringer Ingelheim”.
El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca BOEHRINGER INGELHEIM de la Demandante. La marca BOEHRINGER INGELHEIM está mal escrita en el nombre de dominio en disputa al substituir la letra “i” con la letra “l”, lo que no es suficiente para evitar la posible confusión con la marca de la Demandante. Se trata de un caso claro de error tipográfico deliberado (conocido como “typosquatting”).
El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa. El Demandado no cuenta con licencia ni autorización para usar la marca BOEHRINGER INGELHEIM de la Demandante ni para solicitar el registro del nombre de dominio en disputa. La Demandante no tiene actividad ni negocio algunos con el Demandado. La práctica de registrar nombres de dominio con un error tipográfico deliverado puede ser evidencia de que el demandado carece de derechos e intereses legítimos en un nombre de dominio.
El Demandado no ha hecho uso alguno del nombre de dominio en disputa desde su registro. El nombre de dominio en disputa redirige a una página sin contenido alguno salvo por un mensaje de error, lo que confirma que el Demandado no tiene un plan demostrable para su uso y demuestra su falta de derechos e intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa.
El Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe.
La marca BOEHRINGER-INGELHEIM de la Demandante es distintiva y bien conocida. Diversas decisiones emitidas bajo la Política han confirmado la notoriedad de dicha marca.2 Dada la distintividad de la marca de la Demandante y su reputación, es razonable inferir que el Demandado registró y usa el nombre de dominio en disputa con pleno conocimiento de la marca de la Demandante.
El nombre de dominio en disputa es una versión de error tipográfico deliberado de la marca BOEHRINGER INGELHEIM lo cual indica mala fe.
La Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquier normas y principios de derecho que considere aplicables.
Conforme a lo establecido en el párrafo 11(a) del Reglamento, el idioma del procedimiento será el idioma del acuerdo de registro, salvo que las partes decidan lo contrario, y a reserva de la facultad del grupo de expertos de resolver de otra manera tomando en cuenta las circunstancias del procedimiento. De acuerdo con el Registrador, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el español. La Demanda fue presentada en inglés y la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el inglés aduciendo que el inglés era uno de los idiomas más ampliamente usado en relaciones internacionales y uno de los idiomas de trabajo del Centro, además de que presentar la traducción al español de la Demanda representaría un costo muy alto para la Demandante. El Demandado no contestó la solicitud de la Demandante relativa al idioma del procedimiento. Las comunicaciones del Centro a las partes fueron en inglés y en español y este Experto maneja ambos idiomas. En ausencia de un acuerdo de las Partes sobre el idioma del procedimiento, sin perjuicio de la aceptación por parte de este Experto de la Demanda en inglés, atento a lo dispuesto en el párrafo 11(a) del Reglamento, el idioma de este procedimiento es el español.
De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, la Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; (ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. A. Identidad o similitud confusa
La Demandante acreditó tener derechos sobre las marcas BOEHRINGER-INGELHEIM y BOEHRINGER INGELHEIM arriba referidas.
Al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, resulta muy explorado que el sufijo correspondiente al código territorial “.co” por lo general no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Respecto al diseño que forma parte de una marca, es bien sabido que también por razones técnicas un gráfico no puede formar parte de un nombre de dominio (véase, por ejemplo, SWATCH AG v. Stefano Manfroi,Caso OMPI No. D2003-0802).
Tomando en consideración lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a dichas marcas de la Demandante. El nombre de dominio en disputa reproduce prácticamente en su integridad esas marcas, con la variación de substituir la letra inicial “i” por la letra “l” en la palabra “ingelheim”. Dicha variación de una letra no es suficiente para evitar la confusa similitud entre el nombre de dominio en disputa y las marcas BOEHRINGER-INGELHEIM y BOEHRINGER INGELHEIM.
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4(a)(i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante afirma que el Demandado no dispone de ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa.
La Demandante asevera que no ha autorizado ni otorgado licencia al Demandado para utilizar sus marcas, que no existe relación alguna entre las Partes y que el Demandado no ha utilizado o efectuado preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa. La Demandante presentó una imagen mostrando el contenido del sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa, de la que se desprende que el mismo se encuentra sin contenido propio (véase el apartado 4. de la presente Decisión).
De las alegaciones de la Demandante y la documentación que obra en el expediente, no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 4(c) de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado. En base a lo anterior, la Demandante ha acreditado prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Demandado lo haya refutado.3
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el extremo previsto en el párrafo 4(a)(ii) de la Política. C. Registro y uso de mala fe
Ha quedado acreditado que las marcas de la Demandante están registradas y que su registro precede por muchos años al registro del nombre de dominio en disputa, además de que el Demandado no ha sido autorizado por la Demandante para usar dichas marcas en el nombre de dominio en disputa o de otra forma.
También ha quedado acreditado que la Demandante y sus marcas son conocidas a nivel internacional, por lo que es difícil concebir que alguien obtuviese el nombre de dominio en disputa sin que al mismo tiempo tuviese en mente precisamente a la Demandante y sus marcas. El conocimiento previo de las marcas de la Demandante no fue refutado por el Demandado. Varias decisiones bajo la Política han determinado que el registro y uso de una marca famosa o ampliamente conocida de un tercero, sin tener derechos o intereses legítimos sobre la misma, puede constituir registro y uso de mala fe bajo la Política.4
Como se notó líneas arriba, resulta relevante que el nombre de dominio en disputa sea prácticamente idéntico a las marcas de la Demandante. El registro de nombres de dominio con una ligera variación tipográfica de la marca de un tercero (práctica conocida como error tipográfico deliberado o “typosquatting”) ha sido considerado en varios casos como indicativo de mala fe.5
Todo lo anterior permite inferir que el Demandado pudo haber elegido deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su confusa similitud con las marcas de la Demandante para de alguna manera beneficiarse indebidamente del renombre de dichas marcas.6
En suma, todos los elementos antes citados llevan a concluir que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa se hicieron de mala fe, sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.
Por todo lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el extremo previsto en el párrafo 4(a)(iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 28 de diciembre de 2018
1 La Demanda original fue presentada contra Privacy Protect, LLC (PrivacyP), con domicilio en Estados Unidos de América, quien aparecía como registrante en el reporte WhoIs. La Demanda enmendada se presentó contra el Demandado de acuerdo a la información develada por el Registrador.
2 La Demandante se apoya en Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG v. Kate Middleton,Caso OMPI No. D2016-0021, y en Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG v. BRIANNE HOAG, Caso CAC No. 101971.
3 Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte demandante acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, corresponde al demandado demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, tercera edición.
4 En DaimlerChrysler Corporation v. Web4COKK SRL Romania,Caso OMPI No. DRO2006-0003, se estableció: “The registration and use in any form of a famous trademark which belongs to somebody else, without proving any rights or legitimate interests in it, represents bad faith registration and use.” Véase también Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co.,Caso OMPI No. D2000-0163.
5 En A, Inc. v. Steven Newman a/k/a Jill Wasserstein a/k/a Pluto Newman,Caso OMPI No. D2006-0517, se estableció: “‘Typosquatting’ involves the intentional registration and use of a domain name that is a common misspelling or predictable mistyping of a distinctive mark.” En AltaVista Company v. Saeid Yomtobian,Caso OMPI No. D2000-0937, se estableció: “The use of misspellings alone is sufficient to prove bad faith under paragraph 4(b)(iv) of the Policy.” Véase también Go Daddy Software, Inc. v. Daniel Hadani,Caso OMPI No. D2002-0568.
6 En Jafra Cosmetics, S.A. de C.V. and Jafra Cosmetics International, S.A. de C.V. v. ActiveVector,Caso OMPI No. D2005-0250, se estableció: “due to the intrinsically distinctive character of Complainants’ trademarks, it is inconceivable that the contested domain name would have been registered and used if it were not for exploiting the fame and goodwill of Complainants’ marks by diverting Internet traffic intended for Complainant”.
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