El Demandante es Barreda Moller, Perú, representada por Cavelier Abogados, Colombia.
El Demandado es Nombre Omitido1 . 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (“el nombre de dominio en disputa”).
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Key-Systems GmbH. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de junio de 2019. El 19 de junio de 2019 el Centro envió por correo electrónico al Registrador una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de junio de 2019, el Registrador remitió al Centro, por igual vía, su respuesta develando la identidad del registrante y los datos de contacto relativos al nombre de dominio en disputa, los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 25 de junio de 2019, suministrando el nombre del registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 27 de junio de 2019.
El Centro envió una comunicación a las Partes el 25 de junio de 2019 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. El Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 27 de junio de 2019. El Demandado no hizo ninguna manifestación con respecto al idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda, una vez enmendada, cumpliera con los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2 de julio de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de julio de 2019. El Demandado no contestó la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 23 de julio de 2019.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 29 de julio de 2019. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es una firma de abogados peruana fundada en 1940 que se especializa en temas de propiedad intelectual y regulación sanitaria.
El Demandante es titular de las marcas BARREDA MOLLER, registradas en Perú el 14 de mayo de 1999 (Reg. No. 177792 ) y el 10 de marzo de 2014 (Reg. No. 807643 ) con relación a servicios jurídicos.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) emitió sendas resoluciones No. 312-2014 con fecha 29 de enero de 2014 y No. 2031-2015 con fecha 14 de mayo de 2015, estimando que BARREDA MOLLER es una marca notoriamente conocida (en Perú) respecto de servicios de la clase 45 de la nomenclatura oficial.
El Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 12 de diciembre de 2018. El nombre de dominio en disputa no está vinculado a un sitio Web activo pero sí se ha utilizado en correos electrónicos falsos en los que el Demandado se hace pasar por el Demandante. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
En síntesis, las alegaciones del Demandante son las siguientes:
i) El Demandante tiene derechos exclusivos sobre su signo notorio BARREDA MOLLER desde mucho antes del registro del nombre de dominio en disputa;
ii) El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca del Demandante en términos de apariencia, sonido e impacto;
iii) De una apreciación global del nombre de dominio en disputa y su contenido, atendiendo al valor distintivo de los términos, y evaluando el riesgo de asociación entre los signos en conflicto, es dable concluir que entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante existe semejanza en grado de confusión;
iv) El Demandado no es conocido en Perú, o incluso en Colombia, por la marca BARREDA MOLLER, ni tampoco por una palabra idéntica o similar a la expresión Barreda Moller;
v) El Demandado tampoco cuenta con autorización para utilizar la marca BARREDA MOLLER del Demandante en relación con el nombre de dominio en disputa ;
vi) Seis meses después de registrar el nombre de dominio en disputa el Demandado no ha realizado actos preparativos para utilizarlo y ofrecer bienes o servicios a través de una página Web;
vii) La inactividad del nombre de dominio en disputa, la inexistente relación con el Demandante y la confusión que genera en los usuarios de la red permiten al Demandante sostener que el Demandado no ha hecho un uso legítimo ni comercial o sin ánimo de lucro del nombre del dominio en disputa;
viii) El nombre de dominio en disputa obstruye el registro que el Demandante pudiera hacer de la marca BARREDA MOLLER junto con la extensión “.CO”;
ix) El Demandado ha enviado correos electrónicos desde el nombre de dominio en disputa solicitando pagos a nombre del Demandante sin conocimiento ni autorización de este;
x) El Demandando proporcionó datos de contacto falsos para registrar el nombre de dominio en disputa. B. Demandado
El Demandado no contestó la Demanda. 6. Debate y conclusiones A. Idioma del Procedimiento
El Registrador informó al Centro que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés.
No obstante ello, el Demandante ha solicitado que este procedimiento se tramite en español habida cuenta de que 1) ambas partes están domiciliadas en países de habla hispana; y 2) el Demandado ha enviado correos electrónicos fraudulentos redactados en español.
El Experto advierte que el Centro envió un requerimiento a las partes sobre el idioma del procedimiento, en inglés y español.
Atento a la solicitud del Demandante, no objetada por el Demandado, y con fundamento en el párrafo 11.a del Reglamento, el Experto encuentra que las razones y los documentos ofrecidos por el Demandante justifican que el idioma de este procedimiento sea el español en lugar del inglés. B. General
Como dispone el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en la acción de transferencia que plantea, la Demandante tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los requisitos siguientes:
(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
(ii) El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. C. Identidad o similitud confusa
De acuerdo con la sección 1.7 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), el examen bajo el primer requisito de la Política implica llevar a cabo una comparación visual y/o fonética entre la marca del Demandante y el nombre de dominio en disputa del Demandado.
En observancia de lo anterior, al confrontar BARREDA MOLLER con ‘barredamoller’ se advierte a golpe de vista que ambos signos son iguales ya que participan de los mismos términos que además aparecen en el mismo orden.
En consecuencia, el Experto resuelve que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca sobre la que el Demandante tiene derechos.
De esta manera se tiene por superado el umbral del párrafo 4(a)(i) de la Política. D. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política reconoce de forma expresa y no exhaustiva las siguientes defensas para acreditar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:
i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el demandado ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) el demandado hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
En opinión de los expertos, incumbe al Demandante acreditar prima facie que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos en la Política, para lo cual deben tomarse en cuenta las alegaciones del Demandante que resulten verosímiles y razonables al Experto, así como las pruebas que en su caso se ofrezcan. Ver Columbia Viajes S.A.C.I.A.I. y F c. Luis Albertazzo,Caso OMPI No. D2017-0667 (la demandante requiere alegar que prima facie el demandado no posee derechos o intereses legítimos. Una vez alegada tal circunstancia, es al demandado a quien corresponde aportar pruebas para establecer que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa).
El Demandante niega haber dado autorización al Demandado para utilizar la marca BARREDA MOLLER en relación con el nombre de dominio en disputa.
El Demandante niega asimismo que el Demandado sea conocido como “barredamoller”.
Estas manifestaciones resultan creíbles y suficientes al Experto para tener por satisfecha la carga probatoria mínima que tiene el Demandante con respecto a este requisito.
En vista de que el Demandado no refuta las alegaciones que en su contra formula el Demandante, y atendiendo al uso del nombre de dominio en disputa, este Experto concluye que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.13.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto advierte que el nombre de dominio en disputa no está vinculado a un sitio Web activo, pero sí se ha utilizado en correos electrónicos falsos a nombre del Demandante.
Este uso engañoso del nombre de dominio en disputa mediante el que se suplanta la identidad del Demandante impide al Demandado poseer derechos o intereses legítimos en el ámbito de la Política. Ver sección 2.13.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En estas condiciones, el Experto estima satisfecho el requisito del párrafo 4(a)(ii) de la Política. E. Registro y uso de mala fe
El párrafo 4(a)(iii) de la Política impone al Demandante la doble exigencia de acreditar que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de mala fe y se use de mala fe.
Por su parte, el párrafo 4(b) de la Política contempla algunas hipótesis no exhaustivas que denotan mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio disputado.
i) Circunstancias que indiquen que el demandado ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) el demandado ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) el demandado ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio, el demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
De entrada, el Experto toma nota de que la marca BARREDA MOLLER, registrada en Perú desde el 14 de mayo de 1999, ha sido estimada notoria en dicho país con relación a servicios jurídicos.
Las resoluciones del INDECOPI No. 312-2014 de fecha 29 de enero de 2014 y No. 2031-2015 de fecha 14 de mayo de 2015 que encontraron notoria la marca BARREDA MOLLER, se emitieron años antes de que el Demandado registrara el nombre de dominio en disputa.
El Demandante exhibe diversos correos electrónicos enviados desde la cuenta [...]@, en los que suplanta la identidad de uno de los socios del Demandante, para ofrecer y cobrar servicios de registro y renovación de registros marcarios a nombre del Demandante.
Para engañar a los clientes del Demandante, el Demandado se vale de la marca notoria BARREDA MOLLER, la cual se reproduce al pie de los correos electrónicos junto con el domicilio y dirección web del Demandante.
En consecuencia, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe y se ha venido utilizando de mala fe.
De esta forma se cumple el tercer requisito del párrafo 4(a)(iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 12 de agosto de 2019
1 El Experto ha decidido que la inclusión del nombre del Demandado en el procedimiento no cumple ningún propósito en el presente caso al corresponderse con un nombre claramente vinculado con el Demandante, por lo que se ha decidido omitir el nombre del Demandado tanto del encabezado como del texto de la Decisión. El Experto ha adjuntado, no obstante, como Anexo no. 1 a la Decisión instrucciones dirigidas al Registrador relativas a la transferencia del nombre de domino en disputa donde se incluye el nombre del Demandado, y ha autorizado además al Centro a transmitir el Anexo no. 1 al Registrador. Sin embargo, el Experto ha ordenado al Centro que el Anexo no. 1 a la Decisión no sea publicado como consecuencia de las circunstancias excepcionales concurrentes en el caso. Véase N. M. Rothschild & Sons Limited v. Name Redacted,Caso OMPI No. D2017-0922.
2 Para amparar la marca nominativa BARREDA MOLLER.
3 Para amparar la marca mixta (denominación y logotipo) BARREDA MOLLER.
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