La Demandante es Vanguard Trademark Holdings USA LLC, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Helena Camargo Williamson, Colombia.
La Demandada es Ingrid Lorena Rodríguez Chica, Argentina.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registrador del citado nombre de dominio es GoDaddy.com, LLC.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de julio de 2021. El 1 de julio de 2021 el Centro envió a GoDaddy.com, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de julio de 2021 el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 23 de julio de 2021 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demanda se presentó en español. De acuerdo con la información recibida del Registrador, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. La Demandante presentó una modificación a la Demanda y una solicitud para que el español sea el idioma del procedimiento en fecha 26 de julio de 2021.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 30 de julio de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de agosto de 2021. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de agosto de 2021.
El Centro nombró a Edoardo Fano como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 de septiembre de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante es Vanguard Trademark Holdings USA LLC, una empresa estadounidense que se dedica al servicio de alquiler y renta de vehículos y es titular de diversos registros que consisten en la marca ALAMO o que incluyen la misma, entre los que cabe destacar los siguientes en Colombia:
- Marca Nominativa colombiana ALAMO n° 450624 registrada en fecha 31 de mayo de 2012;
- Marca Mixta colombiana ALAMO n° 450627 registrada en fecha 31 de mayo de 2012.
Asimismo, la Demandante es titular de varios nombres de dominio que incluyen la marca ALAMO, entre los cuales se encuentran
El nombre de dominio en disputa
Los días 3, 10 y 17 de junio de 2021 los representantes legales de la Demandante enviaron vía correo electrónico una carta de requerimiento a la Demandada, sin recibir ninguna respuesta.
5. Alegaciones de las Partes A. DemandanteLa Demandante alega que el nombre de dominio en disputa
Asimismo, la Demandante sostiene que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ya que no cuenta ni con una marca registrada ni con un establecimiento de comercio registrado en Colombia y no es corrientemente conocida por el nombre de dominio en disputa.
Finalmente, la Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe ya que, siendo la marca ALAMO de la Demandante conocida en Colombia en el sector de alquiler y renta de vehículos, la Demandada ha registrado el nombre de dominio en disputa, que incorpora la marca de la Demandante, con la finalidad de atraer intencionalmente, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet a su sitio web, en el que se anuncia el lanzamiento de un “marketplace virtual en donde podrás comprar y vender tu vehículo usado de manera segura, ágil y al mejor precio”, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante. La Demandada nunca contestó a las reclamaciones de la Demandante.
B. DemandadaEn su Escrito de Contestación a la Demanda, la Demandada, sin considerar una por una las tres condiciones de la Política, afirma simplemente que se trata de un malentendido, ya que el nombre de dominio en disputa se registró con fines académicos, cuyo vencimiento es octubre de este año y sobre el cual no se va hacer ninguna renovación, y que no tiene intención de hacer uso comercial o de mala fe del nombre de dominio en disputa.
6. Debate y conclusionesLa Política resulta aplicable ya que el Acuerdo de Registro de un nombre de dominio con un agente registrador incluye una cláusula de resolución de controversias bajo la Política, según la cual un demandado debe someterse a un procedimiento administrativo obligatorio bajo la Política en caso de que un demandante presente una demanda a un proveedor de servicios de resolución de controversias en materia de nombres de dominio, como el Centro, en relación con un nombre de dominio que el demandado haya registrado.
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o confusamente similar, a una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derechos;
(ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa;
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
A. Idioma del procedimientoDe acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento, a falta de acuerdo entre las Partes o mención expresa en el Acuerdo de Registro, el idioma del procedimiento será el idioma del Acuerdo de Registro, sujeto a la autoridad del Experto determinar lo contrario. En efecto, el párrafo 10 de dicho Reglamento, con objeto de llevar a cabo el procedimiento con la debida celeridad, confiere al Experto la autoridad de tramitar el procedimiento de la forma que considere apropiada, garantizando que las Partes sean tratadas con igualdad y otorgando a cada Parte una oportunidad justa para presentar su caso.
En este caso, la primera cuestión a determinar es el idioma del procedimiento ya que la Demanda se presentó en español y, sin embargo, el idioma del Acuerdo de Registro es el inglés. El 23 de julio de 2021 el Centro envió una notificación a la Demandante advirtiendo que el idioma del Acuerdo de Registro era el inglés y que la Demandante podía optar entre (a) acreditar la existencia de un acuerdo entre las Partes respecto al español como idioma del procedimiento; (b) traducir la Demanda al inglés; o bien, (c) presentar una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español y exponer los argumentos y evidencias para ello. A la vez, envió notificación a la Demandada para que se manifestara en relación al idioma del procedimiento, advirtiéndole de que, en ausencia de cualquier comentario, se entendería que no tenía ninguna objeción a que el español fuera el idioma del procedimiento.
El 26 de julio de 2021 la Demandante contestó al Centro solicitando que el español fuera el idioma del procedimiento ya que la Demandada es de nacionalidad argentina y además, como ya alegado en la Demanda, el contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa está en español y en sus términos y condiciones se prevé la aplicación de las leyes de Colombia.
La Demandada no contestó a la notificación del Centro. Por ello, el 30 de julio de 2021 el Centro notificó a las Partes que, a falta de respuesta de la Demandada, aceptaría la Demanda en español tal y como fue presentada, aceptaría Escrito de Contestación a la Demanda tanto en español como en inglés e intentaría nombrar a un Experto que estuviese familiarizado con los dos idiomas mencionados. Todo ello sujeto a lo que decidiese el Experto, una vez nombrado, sobre el idioma del procedimiento, de acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento.
En la sección 4.5 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), se consideran diversos escenarios que pueden justificar que el idioma del procedimiento sea distinto al idioma del Acuerdo de Registro. Entre ellos se encuentra el hecho de que la Demandada pueda entender el idioma de la Demanda, o bien que el nombre de dominio en disputa contenga elementos en el idioma de la Demanda.
El Experto, estableciendo un trato igualitario y justo para las Partes y en aras a la celeridad del procedimiento, considera que tanto las razones expuestas por la Demandante como alguno de los escenarios reseñados, a modo de ejemplo, en la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, el español debe ser el idioma del procedimiento.
En efecto, el nombre de dominio en disputa contiene una palabra española, “alamos”; el contenido del sitio web al que resuelve está en español y en sus términos y condiciones se hace referencia a la aplicación de las leyes de Colombia, país de habla hispana; y finalmente la Demandada podría tener su residencia en Argentina, país de habla hispana.
Además, la Demandada no contestó a la notificación del Centro pudiendo haber expresado sus razones para oponerse a la solicitud de la Demandante. Cabe citar en este punto Zappos.com Inc. v. Zufu,Caso OMPI No. D2008-1191, René Caovilla Spa. v. Xian Wei Fa,Caso OMPI No. D2018-0001 y Volkswagen AG v. Song Hai Tao,Caso OMPI No. D2015-0006, en los que se consideró que una falta de respuesta a una decisión preliminar del Centro sobre el idioma del procedimiento, debería, en general, ser un factor importante para permitir que el experto decida proceder a favor del idioma de la demanda.
Finalmente, la Demandada presentó su Escrito de Contestación a la Demanda en español.
Por lo demás, el Experto considera que los costes de traducir la Demanda al inglés y el tiempo necesario para ello representarían una carga excesiva para la Demandante y dilatarían indebidamente este procedimiento.
Por tanto, el Experto considera que lo establecido en los párrafos 10 y 11 del Reglamento se cumple permitiendo que el idioma del procedimiento sea el español.
B. Identidad o similitud confusaEl Experto considera que la Demandante es la titular de la marca ALAMO y que el nombre de dominio en disputa
Por lo que concierne la adición de la letra “s” y del término “app”, el Experto remarca que existe un amplio consenso en los casos decididos bajo la Política acerca de que la adición de términos o letras a la marca de un demandante dentro de un nombre de dominio no evita que se concluya la similitud confusa entre el nombre de dominio y la marca (ver Aventis Pharma SA., Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Jonathan Valicenti,Caso OMPI No. D2005-0037; Red Bull GmbH v. Chai Larbthanasub,Caso OMPI No. D2003-0709; America Online, Inc. v. Dolphin@Heart,Caso OMPI No. D2000-0713). La adición de la letra “s” y del término “app” por lo tanto no evita la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante.
También cabe precisar que el dominio geográfico de nivel superior (por sus siglas en inglés “ccTLD”), en el presente caso “.co”, por su carácter técnico, generalmente carece de relevancia en el análisis del primer elemento, no siendo normalmente tenido en cuenta al analizar la concurrencia del primer elemento de la Política (ver VAT Holding AG v. Vat.com,Caso OMPI No. D2000-0607).
Por consiguiente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
C. Derechos o intereses legítimosLa Demandante ha acreditado prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, alegando que este última no cuenta con una marca registrada ni con un establecimiento de comercio registrado en Colombia y no es corrientemente conocida por el nombre de dominio en disputa.
Ante la dificultad objetiva de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la Demandada tiene la posibilidad de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes.
La Demandada, en su Escrito de Contestación a la Demanda, afirma que el nombre de dominio en disputa se registró con fines académicos, sin proporcionar más pormenores que pudieran denotar sus derechos o intereses legítimos.
Las anteriores circunstancias impiden considerar, a juicio del Experto, que la Demandada sea conocida comúnmente con el nombre de dominio en disputa, o que haya llevado a cabo un uso legítimo no comercial o utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, ya que el sitio web en el que resuelve el nombre de dominio en disputa anuncia el lanzamiento de un “marketplace virtual” que según lo afirmado por la Demandante se anunciaba como un “marketplace virtual en donde podrás comprar y vender tu vehículo usado de manera segura, ágil y al mejor precio”.
Asimismo, el Experto nota la composición del nombre de dominio en disputa que reproduce de manera íntegra la marca ALAMO junto con la letra “s” (como posible plural de la palabra “alamo” o como genitivo sajón “alamo’s”, para indicar “la app de alamo“) y el término “app”, lo que conlleva un riesgo implícito de confusión por asociación con la Demandante, su marca y su aplicación (app) para el alquiler y la renta de vehículos (ver la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).
Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación prima facie presentada por la Demandante, estimando, por lo tanto, cumplido el requisito exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala feEl párrafo 4(b) de la Política prevé que a los efectos del párrafo 4(a)(iii) de la Política, las siguientes circunstancias, entre otras, si el Experto las constata, constituirán prueba suficiente del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:
(i) circunstancias que indiquen que el objetivo primordial (del demandado) al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio; o
(ii) que (el demandado) ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando (el demandado) haya incurrido en una conducta de esa índole; o
(iii) que el objetivo fundamental (del demandado) al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) que, al utilizar el nombre de dominio, (el demandado) ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.
En cuanto a la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, la marca ALAMO de la Demandante goza de notoriedad en muchos países, incluido Colombia, dentro del sector de alquiler y renta de vehículos aún antes de la fecha en la que se registró el nombre de dominio en disputa. Teniendo en cuenta lo anterior, sería posible presumir que la Demandada debía conocer su existencia en el momento en el que registró el nombre de dominio en disputa, habiendo procedido a su registro apuntando a la marca notoria que le era conocida, especialmente dada la naturaleza del nombre de dominio en disputa, que integra de forma idéntica la marca de la Demandante unida a la letra “s” y al término descriptivo “app”, así como el contenido incluido en el sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa, dedicado a la creación de un “marketplace virtual” que según lo afirmado por la Demandante era anunciado como un “marketplace virtual en donde podrás comprar y vender tu vehículo usado de manera segura, ágil y al mejor precio.”.
Estas circunstancias evidencian, en la opinión del Experto, que la Demandada conocía la existencia de la marca ALAMO y procedió al registro del nombre de dominio en disputa apuntando claramente a la misma, probablemente con la intención de aumentar el tráfico de su sitio web, dando la impresión de operar en el mercado con relación, asociación o autorización de la Demandante. Todo ello supone, a juicio del Experto, una actuación de mala fe a los efectos de la Política.
Pasando a analizar el uso del nombre de dominio en disputa, el contenido del sitio web correspondiente no hace más que confirmar la actuación de mala fe por parte de la Demandada, tanto a la hora del registro como a la hora del uso. Además, el propio nombre de dominio en disputa genera un riesgo de asociación, ya que el significado de la letra “s” (como posible plural de la palabra “alamo” o como genitivo sajón “alamo’s”, para indicar “la app de alamo“) y del término “app” que se juntan a la marca ALAMO de la Demandante da a entender que existe relación o afiliación con la Demandante, su marca y su aplicación (app), creando la impresión de ser un sitio web de un distribuidor autorizado en uno de los países en los que la Demandante comercializa sus servicios, es decir en Colombia.
Estas circunstancias cumulativas, permiten, en la opinión del Experto, concluir que la Demandada ha actuado de mala fe respecto del nombre de dominio en disputa, generando un probable riesgo de confusión y de asociación, con la intención de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web.
En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, el Experto considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa,
Edoardo Fano
Experto Único
Fecha: 21 de septiembre de 2021