1. Las Partes
La Demandante es Wal-Mart Stores, Inc. con domicilio en Bentonville, Arizona, Estados Unidos de América ("EE.UU"), representada por Drinker, Biddle & Reath, LLP, EE.UU.
La Demandada es Cyril Michel, Debra Hughes con domicilio en Bentonville, Arizona, EE.UU.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es NIC Costa Rica.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 24 de noviembre de 2014. El 24 de noviembre de 2014 el Centro envió al registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El mismo día el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para ".cr" (la "Política"), el Reglamento de la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para ".cr" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio de la OMPI (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 5 de diciembre de 2014. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de diciembre de 2014. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 29 de diciembre de 2014.
El Centro nombró a Andrea Dawson como miembro único del Grupo de Expertos el día 5 de enero de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es uno de los minoristas más grandes del mundo con ventas aproximadas de 473 mil millones de dólares americanos en el año fiscal 2013. Las operaciones internacionales de la Demandante incluyen más de 11,000 unidades minoristas en 27 países, con comercio electrónico en 10 países, y atiende a más de 245 millones de clientes semanalmente.
La reputación de la Demandante por ofrecer una amplia variedad de productos a precios bajos, tanto en sus establecimientos minoristas como a través de las ventas en línea, ha hecho que WALMART sea un nombre e indicador de fuente de fama internacional.
La Demandante es propietaria de numerosos registros de marca comercial WALMART en todo el mundo, incluidos, sin limitaciones, registros representativos de marca comercial en Costa Rica (Anexo K).
La Demandante ha usado su marca WALMART por lo menos desde 1962 en conexión con servicios de tiendas minoristas y ha ampliado sus usos a numerosos bienes y servicios en diversos países.
La Demandante es además el minorista más grande de Centroamérica, con tiendas en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. La Demandante tiene su sede principal para sus operaciones centroamericanas en San José, Costa Rica, y las locaciones de la Demandante en Costa Rica incluyen 216 unidades de venta minorista y 8 súpercentros Walmart.
La Demandante es titular además de los siguientes nombres de dominio, , , , y , entre otros (colectivamente, los "Nombres de Dominio de WALMART"), estos se han vuelto indicadores famosos y distintivos de fuente, afiliación o patrocinio por parte de la Demandante (Anexo J).
El nombre de dominio en disputa fue registrado por la Demandada el 10 de abril de 2014 y actualmente no existe una página web activa bajo el nombre de dominio en disputa. No obstante, este Experto observa que según la evidencia presentada por la Demandante, el nombre de dominio en disputa fue utilizado (en un primer momento) en función de localizador geográfico para tiendas "Walmart" en Costa Rica. De la captura de pantalla de la página web del nombre de dominio en disputa proporcionada por la Demandante (Anexo G), puede apreciarse la frase "Ubicación de Walmarts en Costa Rica (sitio no oficial)" en la parte superior izquierda. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa es idéntico y confusamente similar a la marca instantáneamente reconocible de WALMART de la Demandante. La única diferencia entre el Nombre de Dominio en disputa y la famosa marca WALMART de la Demandante es la adición del dominio de nivel superior de código de país ".cr". También es idéntico y confusamente similar a los Nombres de Dominio de WALMART. En este sentido, alega también la Demandante que la información de registro del nombre de dominio en disputa indica confusión y error, pues en el listado de los datos de contacto del nombre de dominio en disputa aparecen datos de la Demandante junto con el nombre de una antigua empleada (que hace varios años ya no trabaja para Walmart), lo cual es incorrecto en vista de la adquisición y el uso del nombre de dominio por parte de la Demandada.
La Demandante sostiene que no le ha otorgado a la Demandada una licencia ni ninguna otra autorización para usar o registrar las marcas de la Demandante, además la Demandada no es comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa o por la marca comercial WALMART.
La Demandante alega que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos ya que al momento de contactar a la Demandada exigiendo la transferencia del nombre de dominio en disputa, éste le indico que la razón del por qué decidió registrar dicho nombre de dominio fue debido a que en Internet no existía un sitio web en donde se podía localizar las tiendas Walmart en Costa Rica de manera rápida y clara, y por ello decidió registrar el nombre de dominio en disputa, que es de uso sencillo y corto, indicando adicionalmente que de este modo se asegura que la información llegará a personas que la necesiten (Anexo N).
La Demandante alega que a su entender, lo anterior no constituye un interés legítimo en el uso de un nombre de dominio en disputa sino todo lo contrario, constituye una admisión implícita de que la Demandada estaba intentando activamente desviar tráfico que debía ir hacia los Nombres de Dominio de WALMART y, específicamente, el sitio web de las operaciones en Costa Rica de la Demandante, indicando que su sitio web pretende competir con ese sitio, ofreciendo una función de localizador geográfico para tiendas Walmart.
La Demandante considera que en el presente caso nos encontramos ante la presencia de registro y uso de mala fe, ya que la Demandada ha usurpado indebidamente e intencionalmente intenta usar el registro para bloquear el uso por parte de la Demandante de su propio nombre y marca famosa y pretende usarlo para su propio beneficio.
Agrega la Demandante que, tal como han sostenido varios expertos, el registro de un nombre de dominio que sea confusamente similar a una marca comercial famosa por parte de cualquier entidad que no tenga ninguna relación con esa marca es en sí misma evidencia suficiente de registro y uso de mala fe.
En este sentido, continúa la Demandante argumentando que un nombre de dominio que incorpora una marca notoria sin otro objetivo más que el uso y el registro de un nombre de dominio idéntico a la marca comercial internacionalmente famosa de la Demandante es, en sí mismo, mala fe, ya que a su entender, para el momento en que los visitantes del sitio de la Demandada caen en cuenta que no han accedido a un sitio genuino de WALMART, la meta de la Demandada de engañar a los usuarios de Internet y de desviar el tráfico de los sitios genuinos de la Demandante ha sido lograda.
Finalmente, esgrime la Demandante que la Demandada claramente tenía conocimiento que la marca pertenecía a la Demandante ya que buscaba con su registro que este le fuese útil a las personas que la necesiten. B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
Conforme al párrafo 4(a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: (i) nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; (ii) que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio en disputa; y (iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha demostrado ser titular de la marca registrada WALMART tanto en Costa Rica como a nivel mundial.
Como es sabido y tal como se ha establecido en numerosas decisiones UDRP1 , en general las extensiones de primer nivel son irrelevantes a efectos del proceso comparativo a efectuar entre los nombres de dominio en disputa y las marcas del demandante. Este caso en particular no es una excepción y claramente debe aplicarse el mismo razonamiento, aun al tratarse de un ".cr". La incorporación de un identificador geográfico no aporta carácter distintivo alguno a este nombre de dominio en disputa.
Por tanto, resulta evidente que entre la marca WALMART de la Demandante y el nombre de dominio en disputa de la Demandada, existe identidad absoluta y resulta confusamente similar el nombre de dominio en disputa con las marcas de la Demandante.
Por lo anteriormente expuesto, este Experto considera cumplido el primer requisito del párrafo 4.a)(i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 4.a)(ii) de la Política, el demandante debe probar que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. En virtud del artículo 4.c) de la Política, el demandado puede demostrar que tiene derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio al demostrar que:
i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
A la Demandada se le dio la posibilidad de demostrar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, pero no probó ninguna de las circunstancias antes mencionadas, ya que no respondió a la Demanda.
Por tanto, este Experto coincide con lo señalado por la generalidad de los expertos, en que un demandante tiene que establecer una presunción prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del demandado (ver Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme ("Sinopsis elaborada por la OMPI Versión 2.0"), párrafo 2.1.
El Experto acepta los argumentos de la Demandante en cuanto a que la Demandada no era titular de ninguna marca comercial, marca de servicio o denominación que corresponde al nombre de dominio en disputa. Que la Demandada no es comúnmente conocida por el nombre "Walmart", y que de ninguna manera es afiliado con la Demandante, ni autorizado o con licencia para utilizar la marca WALMART, como tampoco se encuentra autorizado para solicitar el registro de cualquier nombre de dominio que incorpore dicha marca.
El Experto también acepta los argumentos de la Demandante en cuanto a que la Demandada no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro, ya que tal como sostiene la Demandante, para cuando los visitantes del sitio web de la Demandada se percatan de que no han accedido a un sitio genuino de WALMART, la Demandada ya ha logrado desviar el tráfico de los sitios genuinos de la Demandante hacia el sitio web de la Demandada.
Por otra parte, la Demandante contactó a la Demandada en varias ocasiones mediante el envío de una carta de desistimiento, recibiendo respuesta de la Demandada, indicando que a su entender la legislación estadounidense no le era aplicable y que sólo reconocía como jurisdicción aplicable, entre otras mencionadas, las políticas y los términos de servicio de NIC Internet Costa Rica, las cuales establecen que las cláusulas y condiciones en relación con una controversia que surja entre el Titular de un nombre de dominio y cualquier otra parte distinta a la Academia Nacional de Ciencias y su Unidad NIC Internet Costa Rica sobre el registro y utilización de un nombre de dominio de Internet registrado por el Titular del nombre de dominio, se resolverá conforme a la Política. Sin embargo, la Demandada no ha querido hacer uso de su derecho a responder a la Demandante en el presente litigio, por tanto, se puede suponer que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que no ha querido defender su derecho sobre dicho nombre de dominio.
Por lo anteriormente expuesto, este Experto considera cumplido el segundo requisito del parágrafo 4.a)(ii) de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En virtud del párrafo 4.a)(iii) de la Política, la Demandante debe probar que el nombre de dominio en disputa fue registrado o se utiliza de mala fe. El párrafo 4.b) de la Política establece ciertas circunstancias que, en particular, pero sin limitación, si a juicio del Grupo de Expertos de estar presente, serán elementos de prueba del registro o uso del nombre de dominio en disputa de mala fe.
El Experto considera que la Demandante ha presentado pruebas, no refutadas por la Demandada, de que la Demandada ha registrado el nombre de dominio en disputa a sabiendas de los derechos marcarios de la Demandante sobre el término "Walmart", y que la mala fe de la Demandada se evidencia por varias circunstancias que indiquen que la Demandada debe haber estado consciente de las marcas de la Demandante al momento del registro del nombre de dominio en disputa.
Después de revisar todo los anexos presentados como pruebas por la Demandante, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe.
Además, existe suficiente evidencia para sostener que la Demandada ha registrado y utilizado el nombre de dominio en disputa a fin de hacerse pasar como la Demandante con el fin de confundir a los consumidores, lo anterior se puede sostener por las siguientes razones:
a) Al momento de contactar a la Demandada, exigiendo la transferencia del nombre de dominio en disputa, ésta le indicó a la Demandante que la razón del por qué decidió registrar dicho nombre de dominio fue debido a que en Internet no existía un sitio web en donde se podía localizar las tiendas Walmart en Costa Rica de manera rápida y clara, y por ello decidió registrar el nombre de dominio que es de uso sencillo y corto, y adicionalmente indica que de este modo se asegura que la información llegará a personas que la necesiten (Anexo N). Lo anterior es prueba suficiente de que tenía perfecto conocimiento de los derechos que la Demandante tenía sobre la marca WALMART y que conocía perfectamente quien era la Demandante.
b) Que al admitir de que su fin con el registro del nombre de dominio era que la información existente en el sitio web llegara a las personas que la necesitaban. Lo cual a entender de este Experto constituye una admisión implícita de que la Demandada estaba intentando activamente desviar tráfico que debía ir hacia los Nombres de Dominio de la Demandante y, específicamente, el sitio web de las operaciones en Costa Rica de la Demandante, al indicar que su sitio pretende competir con ese sitio ofreciendo una función de localizador geográfico para tiendas Walmart.
c) Cabe mencionar que de acuerdo a la información proporcionada por el Registrador (además de la información pública del WhoIs), la dirección de contacto de la Demandada es exactamente la misma que la de la Demandante. Esta circunstancia unida al hecho de nombrar a una antigua empleada de la Demandante como registrante del nombre de dominio en disputa confirman la mala fe de la Demandada, pues el registro fue realizado como medio para hacerse pasar por la Demandante, provocando así confusión entre los usuarios2 . Aun cuando la página web a la que dirigía el nombre de dominio en disputa contenía una pequeña frase en la cual se mencionaba que se trataba de un "sitio no oficial", el hecho de crear o querer crear la impresión de que el nombre de dominio en disputa está de alguna manera relacionado con la Demandante (si bien falsificando la identidad del propietario del nombre de dominio y/o mostrando una página web bastante similar a las de la Demandante – Anexo I), es considerado de mala fe.
Cabe también mencionar que la apropiación de un nombre de dominio idéntico a la marca de la Demandante para perturbar su negocio y desviar tráfico de Internet (como ocurre en el presente procedimiento), ha sido considerado registro y uso de mala fe por otros expertos bajo la UDRP. En este sentido considera este Experto, como bien menciona la Demandante, que la meta de la Demandada ha sido lograda, en el momento en el que se produce el engaño a los usuarios de Internet, desviando así el tráfico de los sitios genuinos de la Demandante hacia la página web de la Demandada. De acuerdo a la opinión de este Experto, estas circunstancias denotan indubitadamente la intención de perturbar la actividad de la Demandante por parte de la Demandada, además de evitar que la Demandante sea la propietaria de un nombre de dominio bajo el código país ".cr", uno de los países en los cuales la Demandante tiene su sede para sus operaciones centroamericanas.
En conclusión, se considera probada la mala fe de la Demandada, tanto en el registro como en la utilización de nombres de dominio en disputa, y por ello cumplido el requisito de la mala fe en el registro o el uso establecido por el artículo 4.a)(iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.a) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Andrea Dawson
Experto
Fecha: 20 de enero de 2015
1 Este Experto se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, "UDRP" en sus siglas en inglés), la cual ha servido de base para la elaboración de la Política y el Reglamento.
2 Este Experto toma nota de las alegaciones realizadas por la Demandante en el sentido de que los datos de contacto del nombre de dominio en disputa son incorrectos en vista de la adquisición y el uso de este nombre de dominio por parte de la Demandada, pues incluyen como registrante a Debra Hughes (una antigua abogada de Walmart que hace varios años no trabaja para la Demandante). Por lo tanto, la información de registro propiamente dicha induce a confusión y error en los usuarios, aprovechándose así la Demandada del famoso nombre y marca de la Demandante.
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