Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Ladbrokes International Limited v. Hostinet, S.L.
Caso No. DES2006-0002
1. Las Partes
La parte demandante es Ladbrokes International Limited, con domicilio en Gibraltar, Reino Unido de Gran Breta�a e Irlanda del Norte y representada por Roeb y C�a., S.L., Madrid, Espa�a (en adelante, la “Demandante”).
La parte demandada es Hostinet, S.L., con domicilio en Bilbao, Espa�a (en adelante, la “Demandada”).
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demandante present� el escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 5�de�abril�de�2006. El 7 y el 13 de abril de 2006, el Centro envi� a la Entidad Registradora, por medio de correo electr�nico, sendas solicitudes de verificaci�n registral en relaci�n con el Nombre de Dominio.
El 17 y el 19 de abril de 2006, ESNIC envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como titular del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n del mismo.
El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (en adelante, el “Reglamento”).
De conformidad con el art�culo 7 del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 24�de�abril�de�2006. De conformidad con el art�culo 16 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 19 de mayo de 2006. No obstante, transcurrido dicho plazo la Demandada no contest� a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific� a la Demandada su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda el 23�de�mayo de 2006.
El Centro nombr� a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto el 7 de junio de 2006, recibiendo la correspondiente declaraci�n de aceptaci�n y de imparcialidad e independencia, de conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas aplicables al presente procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
A. La Demandante
La Demandante es una sociedad con sede en Gibraltar que forma parte de la divisi�n de apuestas y juegos de azar del grupo Hilton, una de las cadenas hoteleras m�s importantes del mundo.
El grupo de empresas Ladbrokes, en la que se integra la Demandante, cuenta con una amplia infraestructura a nivel internacional en la corredur�a de apuestas deportivas en general. En este sentido, el mencionado grupo de empresas es titular de licencias para el desarrollo de actividades de apuestas y juegos de azar en Europa, Latinoam�rica, Estados Unidos, Sud�frica y Oriente Medio.
La Demandante centra sus actividades particularmente en la oferta de servicios de apuestas a trav�s de medios electr�nicos y, en especial, de Internet. Para ello, la Demandante ha desarrollado y explota una p�gina web global de apuestas, la cual se encuentra disponible en catorce versiones idiom�ticas distintas –incluyendo una en espa�ol-. A trav�s de dicha p�gina web, la Demandante ofrece servicios de apuestas orientadas directamente a las actividades deportivas que se desarrollen en el lugar desde el cual el usuario de Internet acceda a dicha p�gina web.
De acuerdo con la documentaci�n aportada en la Demanda, la Demandante ha realizado numerosas campa�as de publicidad de su marca LADBROKES a nivel internacional y, especialmente, en Espa�a. Asimismo, a efectos de promocionar dicha marca, ha patrocinado diversas actividades y equipos deportivos, entre los que cabe destacar al equipo de f�tbol profesional ingl�s Manchester United.
Para el desarrollo de sus actividades en la Comunidad Europea la Demandante ha registrado y utiliza las siguientes marcas comunitarias:
(i) Marca comunitaria n� 4421681 “Ladbrokes” concedida en las clases 9, 16 y 41 del Nomenclator Internacional;
(ii) Marca comunitaria n� 4416194 “Ladbrokes Xtra” concedida en las clases 9, 16 y 41 del Nomenclator Internacional.
Asimismo, la Demandante es titular de los siguientes registros de marca ante la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas:
(i) Marca espa�ola n� 1811390 “Euro F�tbol de Ladbrokes” concedida en clase 16 del Nomenclator Internacional;
(ii) Marca espa�ola n� 1811391 “Euro F�tbol de Ladbrokes” concedida en clase 35 del Nomenclator Internacional;
(iii) Marca espa�ola n� 1811392 “Euro F�tbol de Ladbrokes” concedida en clase 36 del Nomenclator Internacional; y
(iv) Marca espa�ola n� 2598447 “Euro F�tbol de Ladbrokes” concedida en clase 41 del Nomenclator Internacional.
B. La Demandada
La Demandada es una sociedad espa�ola que, entre otros, presta servicios de registro de nombres de dominio. En particular, cabe destacar que la Demandada desarrolla funciones de agente registrador de nombres de dominio “.es” por delegaci�n de R.
Cabe se�alar que, de acuerdo con la informaci�n y documentaci�n aportadas por la Demandante, el Nombre de Dominio fue originalmente registrado por otra persona, la cual, tras ser requerida por la Demandante para transferirlo a favor de aqu�lla, procedi� en cambio a transferirlo a favor de la Demandada.
Este Experto, no obstante, no ha podido obtener m�s informaci�n sobre la Demandada ni sobre las circunstancias en las que obtuvo el Nombre de Dominio, puesto que la Demandada no ha contestado a la Demanda ni se ha personado en este procedimiento de forma alguna.
C. El Nombre de Dominio
El Nombre de Dominio fue registrado el 16 de noviembre de 2005, sin que haya estado vinculado a p�gina web alguna desde su registro.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega en su Demanda:
(i) Que es titular de diversas marcas comunitarias basadas en la denominaci�n “Ladbrokes”, as� como de las marcas espa�olas basadas en la denominaci�n “Euro F�tbol de Ladbrokes”. De hecho, la denominaci�n “Ladbrokes” constituye el signo distintivo b�sico por medio del que desarrolla sus actividades a nivel internacional, habiendo sido registrado como marca en m�s de sesenta jurisdicciones. Asimismo, la Demandante es titular, entre otros, del Nombre de Dominio , el cual se encuentra vinculado a la p�gina web oficial de la Demandante, la cual ofrece en catorce versiones distintas (entre las cuales se cuenta una espec�ficamente dirigida al p�blico espa�ol) sus servicios de apuestas deportivas;
(ii) Que la denominaci�n “Ladbrokes” debe ser considerada como una marca renombrada en el sentido previsto por el art�culo 8.3 de la Ley espa�ola 17/2001 de marcas, dada su implantaci�n internacional y la promoci�n en Espa�a de las actividades de apuestas deportivas bajo la denominaci�n “Ladbrokes”;
(iii) Que el Nombre de Dominio es id�ntico a la marca comunitaria “Ladbrokes” y confusamente similar a las dem�s marcas espa�olas y comunitarias basadas en la denominaci�n “Ladbrokes” de las que la Demandante es titular;
(iv) Que la Demandada carece de derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de solicitud o registro de signo distintivo alguno con efectos en Espa�a basado en la denominaci�n “Ladbrokes”, no ha desarrollado p�gina web alguna asociada con el Nombre de Dominio y, por �ltimo, su denominaci�n social es completamente distinta al t�rmino “Ladbrokes;
(v) Que la Demandada ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe pues, a pesar de ser un agente registrador de dominios “.es” acreditado por R, incluy� informaci�n deliberadamente err�nea en la base de datos Whois y porque, una vez hab�a sido requerido por la Demandante sobre la ilicitud del registro del Nombre de Dominio, procedi� a modificar los datos de registro del mismo a efectos de simular una falsa transferencia a favor de un tercero. En particular, la Demandante indica que el Nombre de Dominio fue transferido a otro agente registrador acreditado por R, prevali�ndose de la posici�n que dicha acreditaci�n les ofrec�a; y
(vi) Que la Demandada ha utilizado de mala fe el Nombre de Dominio puesto que, a pesar de que todav�a no se ha vinculado a actividad alguna, es imposible imaginar un uso leg�timo del mismo teniendo en cuenta la categor�a de agente registrador acreditado por R que ostenta la Demandada. Igualmente, indica la Demandante que cualquier actividad que potencialmente se desarrollara utilizando el Nombre de Dominio supondr�a una infracci�n de los derechos de la Demandante, especialmente teniendo en cuenta la notoriedad de la marca “Ladbrokes” tanto a nivel espa�ol como internacional.
B. Demandada
La Demandada no ha contestado a las alegaciones del Demandante ni se ha personado en forma alguna en el marco del presente procedimiento.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el car�cter id�ntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marcas de las que la Demandante es titular.
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses leg�timos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio.
(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.
A continuaci�n se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso. No obstante, antes de proceder a dicho an�lisis, este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretaci�n de las circunstancias aplicables a este caso, se servir� de la interpretaci�n dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicaci�n de la Pol�tica Uniforme de la ICANN para la resoluci�n de disputas relativas a la titularidad de nombres de dominio, la cual ha servido de base para la elaboraci�n del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver la decisi�n en el Caso OMPI No. DES2006-0001, Citigroup, Inc. y Citibank N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani y en el Caso OMPI No. DES2006-0003, Ferrero, S.p.A , Ferrero Ib�ria, S.A. v. Maxtersolutions C.B.).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es id�ntico o confusamente similar con una denominaci�n sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluy�ndose dentro de la definici�n de dicho concepto establecida por el art�culo 2 del Reglamento las marcas con efectos en Espa�a. En este sentido, cabe recordar simplemente que la Demandante es titular de la marca comunitaria “Ladbrokes”, la cual debe considerarse id�ntica al Nombre de Dominio.
La inclusi�n del sufijo “.es” al Nombre de Dominio no debe ser considerado como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuraci�n t�cnica actual del sistema de nombres de dominio. As� lo han considerado numerosas decisiones aplicando la Pol�tica Uniforme de la ICANN para la resoluci�n de disputas relativas a nombres de dominio como, por ejemplo, en el Caso OMPI N�. D2000-0812, New York Life Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth; en el Caso OMPI N�. D2003-0172, A & F Trademark Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night o en el Caso OMPI No. D2005-1029, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Arag�n v. Oscar Espinosa Comin.
De este modo, este Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.
B. Derechos o intereses leg�timos
El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que la Demandada no ostenta derecho o inter�s leg�timo alguno sobre el Nombre de Dominio.
En el marco de la Pol�tica Uniforme de la ICANN para la resoluci�n de disputas vinculadas a nombres de dominio, se ha venido identificando tres supuestos -de car�cter meramente enunciativo- en los que puede considerarse que el correspondiente demandado ostenta un derecho o inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio en cuesti�n y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza leg�timamente. En concreto, tales supuestos son:
(i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepci�n de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio en cuesti�n o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios.
(ii) Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, a�n cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
(iii) Haber hecho un uso leg�timo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenci�n de desviar a los consumidores de forma equ�voca o de empa�ar el buen nombre de las marcas del demandante afectado.
En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un inter�s leg�timo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, teniendo en cuenta las circunstancias probadas por la Demandante, este Experto considera que:
(i) La Demandada no ha utilizado en modo alguno el Nombre de Dominio ni se ha personado en el presente procedimiento a fin de acreditar la vinculaci�n del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. De hecho, la conducta de la Demandada consistente en aceptar la titularidad del Nombre de Dominio de su titular originario, una vez �ste fue requerido por la Demandante, sumada al car�cter inequ�vocamente distintivo del Nombre de Dominio, excluyen completamente la eventual existencia de un uso l�cito de aqu�l por parte de la Demandada;
(ii) Dado el car�cter inequ�vocamente referido a las marcas titularidad de la Demandante del Nombre de Dominio y las obvias diferencias entre el mismo y la denominaci�n social de la Demandada, parece igualmente obvio que la Demandada en ning�n momento ha sido conocida bajo la denominaci�n “Ladbrokes”, para cuyo uso tampoco hab�a sido autorizada por parte de la Demandante.
(iii) Dif�cilmente podr�a considerarse que la Demandada ha hecho un uso leg�timo u ostenta un inter�s leg�timo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere de modo obvio e inequ�voco a las marcas basadas en la denominaci�n “Ladbrokes” de las que la Demandante es titular, sin que cupiera razonablemente un uso por parte de la Demandada que no constituyera una infracci�n de los derechos de la Demandante.
Asimismo, este Experto quiere poner especialmente de relieve el hecho de que la Demandada ostenta la calidad de agente registrador acreditado por R. Tal y como se analizar� en el punto siguiente de la presente decisi�n, dicha calidad combinada con el registro de un nombre de dominio sobre el que no ostenta derecho o inter�s leg�timo alguno constituye una actuaci�n especialmente grave, sin que concurra circunstancia alguna que permita llegar a otra conclusi�n.
Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que la Demandada ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.
A efectos de evaluar la conducta de la Demandada respecto al Nombre de Dominio, este Experto considera especialmente relevante tener en cuenta su posici�n de agente registrador acreditado ante R. En efecto, dicha condici�n le coloca en una posici�n en la que cabe exigir una diligencia y buena fe espec�ficamente basada en su posici�n privilegiada, al contar con unos medios y conocimientos sobre el sistema de nombres de dominio superiores a los de cualquier otro usuario de Internet.
De hecho, esta exigencia de especial diligencia se encuentra espec�ficamente recogida en diversas cl�usulas del contrato que la Demandada firm� en su d�a con R para poder ejercer sus funciones de agente registrador de dominios “.es”. En particular, debe recordarse que el mencionado contrato establece, entre otras, las siguientes obligaciones para el agente registrador:
(i) No utilizar las herramientas o aplicaciones que R ponga a su disposici�n, ni la informaci�n a la que pueda acceder mediante las mismas, para un fin propio distinto al del contrato (cl�usula 3.1.4. del contrato);
(ii) No adquirir nombres de dominio para los propios intereses particulares del agente (cl�usula 3.2 del contrato); e
(iii) Informar de forma inmediata al registro si en el ejercicio de sus funciones llegara a conocer que alg�n solicitante pretende obtener o ha obtenido la asignaci�n de un nombre de dominio con fines especulativos o intentando eludir el cumplimiento de la normativa aplicable en este �mbito (cl�usula 3.4).
Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que la Demandada, al aceptar la transferencia a su favor del Nombre de Dominio de su registrante original , deb�a haber constatado la sospecha sobre la legitimidad de dicho registro, dada la obvia correspondencia entre el mismo y las marcas titularidad de la Demandante, y haber actuado de un modo distinto a fin de asegurar el cumplimiento tanto del Reglamento como del contrato firmado en su d�a con R.
Si a ello se le suma el hecho de que la Demandada no ostenta derecho o inter�s leg�timo alguno sobre el Nombre de Dominio y que no ha mostrado la menor preocupaci�n en contestar las alegaciones hechas en su contra por la Demandante en el marco del presente procedimiento, no cabe sino concluir que la Demandada registr� de mala fe el Nombre de Dominio, en el sentido previsto por el Reglamento.
Por otra parte, cabe se�alar que la evidente correspondencia existente entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante hace imposible imaginar un uso del Nombre de Dominio que no supusiera una infracci�n de los derechos de aqu�lla.
De este modo, debe concluirse que la Demandante ha probado adecuadamente la concurrencia en este caso del tercero de los elementos requeridos por el Reglamento.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el Art�culo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido a la Demandante, como titular de derechos previos en el sentido del Art�culo 2 del Reglamento.
Albert Agustinoy Guilany
Experto
Fecha: 22 de junio de 2006
Full & Egal Universal Law Academy