Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Agust�n Mateo Garc�a v. Antonio Navarro Navarro y Beatriz Martinez S.L.
Caso No. DES2006-0011
1. Las Partes
El Demandante es Agust�n Mateo Garc�a, Valencia, Espa�a, representado por Eduard Chaveli Donet, Valencia, Espa�a.
El Demandado es Antonio Navarro Navarro y Beatriz Martinez S.L., Valencia, Espa�a, representado por Javier�A. Maestre Rodr�guez, Madrid, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 20 de junio de 2006. El 22 de junio de 2006 el Centro envi� a ESNIC via correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 22 de junio de 2006 ESNIC envi� al Centro, via correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n.
El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondientes a Espa�a (“.ES”).
De conformidad con los art�culos 7 y 15 a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28�de�junio de 2006. De conformidad con el art�culo 16 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 18 de julio de 2006. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el 20 de julio de 2006 despu�s de haber enviado la constancia de env�o en tiempo.
El Centro nombr� a Manuel Moreno-Torres como Experto el d�a 28�de�agosto�de�2006, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Cuestiones Procesales
El Demandado, dos d�as despu�s de finalizado el plazo para presentar su contestaci�n, remiti� la misma por correo electr�nico al Centro y posteriormente en papel, enviando confirmaci�n del env�o postal del escrito en tiempo y forma.
Por tanto, no se ha provocado retraso alguno en la contestaci�n pero es preciso aclarar determinadas cuestiones procesales con car�cter previo.
Tales cuestiones son las siguientes: a) De la solicitud de inadecuaci�n del procedimiento b) De la solicitud de llamar al procedimiento a las mercantiles “Beatriz Mart�nez S.L” y “Derribos Mateo S.L.” y c) Sobre la influencia del recurso de amparo presentado.
En cuanto a la primera cuesti�n este Experto entiende que el procedimiento iniciado acoge el conflicto de titularidad sobre el nombre de dominio en litigio por venir avalado por art�culo 1 del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) seg�n el cual “El presente Reglamento se aplicar� a todos los conflictos de titularidad que se susciten en relaci�n con el registro de nombres de dominio bajo “.es” sin perjuicio de las acciones judiciales que las Partes puedan ejercitar. La presentaci�n de una demanda de conflicto de titularidad supondr� para la Demandante la aceptaci�n de todas las normas contenidas en el Reglamento”.
En cuanto a la segunda cuesti�n, es decir, sobre la solicitud de llamar al procedimiento a las mercantiles “Beatriz Mart�nez S.L.” y a “Derribos Mateo S.L.” como demandados, debe admitirse respecto de la primera por haber quedado probado que el se�or Navarro registr� a su nombre el nombre de dominio litigioso en el desarrollo de su prestaci�n laboral y, por tanto para la empresa en la que trabaja, apareciendo �sta como contacto administrativo seg�n nota registral aportada. Sin embargo, en el caso de la entidad mercantil “Derribos Mateo S.L.” no debe ser llamada al procedimiento por no ser titular registral del nombre de dominio litigioso, ni tampoco existir elementos probatorios que demuestren un uso por su parte actual o futuro.
En consecuencia, este Experto considera como partes del procedimiento a don Agust�n Mateo Garc�a como Demandante y, don Antonio Navarro Navarro y “Beatriz Martinez, S.L.”, como Demandado, no siendo necesario la ampliaci�n del plazo para traslado del expediente por raz�n del escrito de contestaci�n, as� como del mandato de representaci�n suscrito por los demandados a favor del Letrado que les asiste en este procedimiento.
Finalmente, en cuanto al recurso de amparo presentado por “Derribos Mateo S.L.” y don Antonio Mateo Garc�a, nada puede afectar por no ser parte del procedimiento.
5. Antecedentes de Hecho
Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuaci�n:
El Demandante es titular de la marca espa�ola mixta M1770452;
El nombre de dominio objeto de este procedimiento fue registrado por el Demandado el 12 de noviembre de 2005.
Al momento de la presentaci�n de la demanda el nombre de dominio no se encontraba vinculado a p�gina web alguna seg�n se desprende del acta notarial.
En la actualidad, ha comprobado este Experto que el nombre de dominio dirige a la p�gina web de Benarmet Management, quien advierte de su titularidad registral.
6. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El Demandante declara ser titular de la marca “Derribos Mateo” para lo que aporta copia del certificado del t�tulo expedido por la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas junto a su escrito de demanda.
Existe una identidad absoluta entre el nombre de dominio registrado por el Demandado y la marca “Derribos Mateo” de la que es titular la Demandante y que son anteriores al registro del nombre de dominio.
El Demandante considera incuestionable la identidad entre el referido derecho previo y el nombre de dominio en litigio.
El Demandante afirma que el Demandado carece de derechos leg�timos sobre el nombre de dominio, pues no ostenta la titularidad de la marca o de la denominaci�n social “Derribos Mateo”. As� mismo agrega que carece de autorizaci�n para el uso de la citada marca y considera de aplicaci�n la prohibici�n general establecida en el art�culo 34 de la ley de Marcas para prohibir el uso del signo distintivo en redes de comunicaci�n telem�tica como nombre de dominio.
Por otra parte, el Demandante considera que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe por lo siguiente: a) el demandado no hace un uso real y efectivo del nombre de dominio b) impide al titular de la marca reflejar la misma en un nombre de dominio y, c) el demandado ha registrado varios nombres de dominio bajo el c�digo correspondiente a Espa�a (.es) con car�cter especulativo.
B. Demandado
Declara el Demandado que el presente conflicto se deriva de la mala fe del Demandante quien solicit� la marca “Derribos Mateo” ante la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas un mes antes de vender sus participaciones sociales en la compa��a de igual nombre. Que en todo caso, el derecho del titular marcario tiene las limitaciones establecidas en el art�culo 37 de la Ley de Marcas y por tanto, no cabe impedir a la sociedad utilizar el nombre de dominio en litigio.
Alega, igualmente, tener un inter�s leg�timo respecto del nombre de dominio o, en su caso, que dicho inter�s corresponda a la empresa en la que trabaja “Beatriz Mart�nez S.L.” pues su registro ten�a como finalidad dar cumplimiento al encargo profesional que les efectu� “Derribos Mateo S.L.” sobre gesti�n de dominios. Gesti�n que, en definitiva, ha permitido que �sta �ltima utilice su denominaci�n social como nombre de dominio.
Finalmente, considera el Demandado que ni el registro ni el uso que se hace del nombre de dominio son de mala fe. En cuanto al registro, el Demandado cumpl�a con las indicaciones de su cliente, la mercantil “Derribos Mateo S.L.” , con la que la empresa para la que trabaja manten�a un contrato relativo al nombre de dominio en litigio. Respecto del uso, manifiesta que existe un uso efectivo del nombre de dominio pero en calidad de mero intermediario consistente en su cesi�n de uso a “Derribos Mateo S.L.” quien lo utiliza exclusivamente para las cuentas de correo electr�nico.
7. Debate y conclusiones
De conformidad con lo establecido en el art�culo 21 del “Reglamento” el Experto ha de resolver sobre la demanda en base a:
- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el propio “Reglamento” y
- las leyes y los principios del Derecho nacional espa�ol.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
De la prueba aportada resulta evidente que el Demandante es titular de la marca “Derribos Mateo”, aportando prueba de ello junto con su escrito de demanda por lo que justifica debidamente el requisito exigido en el Art�culo 2 del Reglamento.
En este caso, ni siquiera habr�a que realizar an�lisis alguno, pues los derechos previos reconocidos al Demandante coinciden �ntegramente con el nombre de dominio en disputa.
As�, este Experto reconoce como un hecho probado y evidente la identidad entre el referido derecho hasta el punto de crear confusi�n con el nombre de dominio en litigio.
B. Derechos o intereses leg�timos
Para que exista un registro de un nombre de dominio de car�cter especulativo o abusivo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses leg�timos respecto al nombre de dominio en cuesti�n.
Pues bien, de la prueba aportada se deduce que el Demandado no es titular de derecho previo que avale su titularidad registral ni tampoco lo es la empresa para la que trabaja.
Lo cierto es que las p�ginas web a las que dirigi� el nombre de dominio despu�s de encontrarse inoperativo: la primera, una p�gina para env�o de correos sin relaci�n alguna con el Demandado, su empresa o el cliente de �sta que por lo dem�s incumpl�a la Ley de Servicios de Sociedad de la Informaci�n sobre identificaci�n del titular y, la segunda, una p�gina que manifiesta que el nombre de dominio es propiedad de la empresa donde trabaja el demandado.
En definitiva, queda demostrado el uso que realiza el Demandado de la marca ajena “Derribos Mateo” como nombre de dominio constituye un comportamiento que puede ser prohibido, como hace en este procedimiento, conforme al art�culo 34.3 de la Ley de Marcas y que no hace mas que “fortalecer la posici�n exclusiva del titular de la marca” tal y como se justifica en la Exposici�n de Motivos de la Ley de Marcas.
En opini�n de este Experto y, en virtud de cuanto antecede, abocan a dar por cumplido con el segundo de los requisitos del art�culo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro de un nombre de dominio.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Seg�n mantiene la parte Demandada el registro de la marca se realiz� en calidad de agente de la mercantil “Derribos Mateo S.L.” quien es, por tanto, titular material del nombre de dominio en litigio y, quien es titular de Derechos Previos por v�a de la denominaci�n social.
Sin embargo, la realidad parece ser otra, fundada no s�lo en la titularidad registral, sino tambi�n en la ausencia de uso por parte de la sociedad “Derribos Mateo S.L.” lo cual nos aboca a concluir que la tenencia pasiva ten�a como objeto principal impedir que el titular de la marca reflejara la misma como signo de identificaci�n y localizaci�n de internet.
As� es, de la prueba practicada puede apreciarse c�mo la parte Demandada ha solicitado el registro del nombre de dominio en litigio y posteriormente se ha limitado a poseer de manera pasiva el mismo toda vez no le ha dado uso alguno. Por lo tanto el inoperativo servicio de correoy la p�gina sobre la que descansa el nombre en la actualidad, permitir�an concluir con que existi� mala fe en el uso del nombre de dominio, impidiendo al Demandante el uso del signo distintivo en una p�gina web.
En definitiva, no habiendo probado un uso efectivo del nombre de dominio, excepto en la medida en que el competidor de su cliente y, demandante de este procedimiento, no puede hacer uso del nombre de dominio
Por ello, debemos concluir que el registro y el uso del nombre de dominio en litigio “ se produjo de mala fe.
8. Secuestro a la inversa del nombre de dominio
Plantea la parte Demandada la existencia de mala fe en el planteamiento del presente procedimiento al entender que el Demandante inici� el mismo con el fin de hostigar al demandado en el buen uso del dominio en disputa.
Esta alegaci�n coincide con lo que el Reglamento de la Pol�tica Uniforme de Resoluci�n de conflictos denomina Secuestro a la inversa del nombre de dominio, pero al no estar contemplado en el Reglamento Espa�ol y carecer de sentido su solicitud, este Experto la desestima.
9. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el art�culo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido al Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 12 de Septiembre de 2006
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