Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Union des Associations Europ�enes de Football (UEFA) v. �ngel de la Fuente Lascorz
Caso No. DES2006-0012
1. Las Partes
La Demandante es Union des Associations Europ�enes de Football (UEFA), Nyon, Suiza, representada por la firma Elzaburu, Madrid, Espa�a.
El Demandado es �ngel de la Fuente Lascorz, con domicilio en Ainsa, Huesca, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Red.Es.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 23 de junio de 2006. El 23 de junio de 2006 el Centro envi� al Registrador a trav�s de correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 26 de junio de 2006 el Registrador envi� al Centro, por medio de correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, y proporcionando los datos de contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n en relaci�n con el Nombre de Dominio.
El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondientes a Espa�a (“.ES”).
De conformidad con el art�culo 7 del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de julio de 2006. De conformidad con el art�culo 16 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 25 de julio de 2006. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el 24 de julio de 2006.
El Centro nombr� a Jos� Carlos Erdozain como Experto el d�a 30 de agosto de 2006, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Se fija la fecha de 14 de septiembre de 2006 como fecha antes de la cual el Experto debe enviar su decisi�n al Centro.
4. Antecedentes de Hecho
La demandante es titular de los siguientes derechos de marca internacional:
- Marca internacional 503695 UEFA (mixta) en clases 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 33 y 34.
- Marca internacional 641917 UEFA (mixta) en clases 1, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28 y 41.
- Marca internacional 718096 UEFA (denominativa) en clases 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 38, 41, 42.
Dichas marcas producen efectos en el �mbito territorial de Espa�a y se hallan en vigor. Algunos de los productos y servicios para los cuales se han registrado consisten en “organizaci�n y realizaci�n de encuentros deportivos y competiciones deportivas”; “juegos, juguetes, art�culos de gimnasia y de deporte”; “art�culos deportivos”; “difusi�n y transmisi�n de programas de radio y de televisi�n, mensajer�a electr�nica, servicios de telecomunicaci�n por ordenadores y por red inform�tica mundial”, entre otros muchos.
La demandante es la m�xima autoridad en materia de f�tbol europeo. Esto es un hecho notorio, dada su responsabilidad en la organizaci�n de los m�s importantes eventos deportivos relacionados con el f�tbol en el �mbito territorial europeo.
La demandante aglutina a 52 asociaciones de f�tbol de toda Europa, incluyendo estados del C�ucaso, Turqu�a, Israel y Kazajist�n.
En fecha 26 de abril de 2006, la representaci�n letrada de la demandante envi� una carta de requerimiento al demandado por la que le exig�a la cesi�n inmediata del nombre de dominio objeto de disputa.
Por medio de carta de 12 de mayo de 2006, la representaci�n letrada de la demandada respondi� alegando que su cliente era leg�timo titular del nombre en cuesti�n y que la contraria se abstuviera de realizar actuaciones que pudieran perjudicar el pac�fico disfrute de su derecho.
El Nombre de Dominio fue registrado en fecha de 12 de diciembre de 2005.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La entidad demandante alega lo siguiente:
Que la denominaci�n UEFA es una marca notoria y renombrada que identifica para la generalidad del p�blico consumidor a la demandante.
Que es titular de determinados derechos de marca, los cuales se han referenciado m�s arriba.
Que el Nombre de Dominio no se corresponde con el propio nombre del demandado, ni �ste ha sido com�nmente conocido por tal nombre, por lo que esa parte carece de derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio.
Que el demandado posee amplios conocimientos del �mbito futbol�stico y de sus instituciones. Por este motivo, entiende la demandante que el demandado conoc�a la existencia de aqu�lla y el hecho de que la denominaci�n UEFA identifica a la Demandante efectivamente en todo el �mbito del f�tbol, period�stico y ante el p�blico en general, as� como a los distintos eventos que aqu�lla organiza.
Que el demandado actu� de mala fe al registrar el nombre de dominio pues era consciente de que se estaba apropiando de una denominaci�n que, de forma notoria, identifica a la demandante, tratando por ello de aprovecharse de su reputaci�n.
Que es imposible, dado el conocimiento que el demandado demuestra tener del mundo del f�tbol, que al registrar y estar utilizando el Nombre de Dominio, no tenga conciencia de estar apropi�ndose de una marca ajena.
B. Demandado
El demandado alega lo siguiente en respuesta a los argumentos de la demandante:
Que el Nombre de Dominio no crea confusi�n con ninguna de las marcas de la Demandante, puesto que se deduce claramente del contenido de su web que no es la web oficial de la “Union des associations europ�ennes de football”, sino un portal de aficionados al f�tbol autodenominado “portal del aficionado al f�tbol”.
Que no hay tr�fico econ�mico en el dominio .
Que no resulta aplicable la Ley de Marcas espa�ola a la presente controversia.
Que no hay perjuicio alguno para la Demandante como consecuencia del uso de Nombre de Dominio por el demandado.
Que el t�rmino “uefa” es un t�rmino de uso com�n dentro del ambiente futbol�stico por lo que no puede existir un monopolio a favor del demandante en la utilizaci�n de esta palabra.
Que ostenta derechos leg�timos sobre el Nombre de dominio, los cuales derivan de que lo ha registrado conforme a lo que establece el Plan Nacional de Dominios (.es), y de su ausencia de lucro en la utilizaci�n de aquel.
Que registr� el dominio discutido una vez transcurrido el plazo de tiempo para que los leg�timos titulares de derechos pudieran registrar dominios (.es).
Que el f�tbol tiene o representa un inter�s p�blico y que, por tanto, es admisible que en su p�gina se hable de la UEFA y que coincida con la marca de la Demandante.
Que el dominio cuestionado fue registrado y est� siendo usado de buena fe.
Que el uso del dominio fue siempre pac�fico y respetuoso y nunca persigui� otra finalidad que el inter�s de un aficionado al f�tbol en comentar y opinar sobre la actualidad en el f�tbol.
Que no trata de obtener un beneficio del nombre UEFA. Que la web correspondiente se�ala claramente que no es la web del demandante sino el “portal del aficionado al f�tbol”.
Que no resultan aplicables al caso determinadas decisiones enumeradas por la Demandante en su escrito.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con lo que establece el Reglamento, el experto habr� de resolver la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes, debiendo ser congruente con la pretensi�n de la demanda y no pudiendo decidir sobre cuestiones ajenas a la misma. Asimismo, esa resoluci�n habr� de respetar las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.
Consecuente con lo anterior, establece el Reglamento que para que prospere la demanda el demandante habr� de probar que el registro del nombre de dominio a nombre del demandado tiene un car�cter especulativo o abusivo. Ese car�cter especulativo o abusivo se demuestra, entre otros casos, cuando concurran los siguientes requisitos:
- Que el nombre de dominio sea id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con otro t�rmino sobre el que el demandante alegue poseer derechos previos; y
- Que el demandado carezca de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio cuestionado; y
- Que el nombre de dominio haya sido registrado o est� siendo utilizado de mala fe.
Hay que poner de manifiesto que esos requisitos deben concurrir cumulativamente, como se deduce del uso de la conjunci�n copulativa “y”.
Dicho lo anterior, corresponde, pues, analizar si se dan los tres requisitos que, entre otros posibles, se�ala el Reglamento.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n entre el Nombre de Dominio y Derechos Previos del demandante
La entidad demandante aporta prueba suficiente, a juicio de este Experto, de que tiene registrada la marca UEFA. En concreto, y como ha quedado expuesto en los Antecedentes de Hecho, existen tres registros marcarios, correspondientes a tres marcas internacionales (arriba enumeradas) con efectos en Espa�a, entre otros pa�ses.
Por otro lado, resulta tambi�n indubitado que, excluido el sufijo localizador del dominio cuestionado correspondiente a Espa�a (.es), la parte resultante (el segundo nivel propiamente dicho) coincide plenamente con la parte denominativa de las marcas registradas por la Demandante.
Asimismo, la Demandante registr� dichas marcas para productos y servicios relacionados con el mundo deportivo. Considera este Experto que es notorio, y as� lo viene a reconocer expl�citamente el demandado, que el t�rmino UEFA alude y se refiere a la Demandante, la cual desarrolla una ampliamente conocida actividad en el campo del deporte en cuanto organizadora de eventos deportivos de importancia (p.e. la Liga de Campeones).
Dado que el contenido de la p�gina web correspondiente al dominio cuestionado versa sobre el mundo del f�tbol, las posibilidades de que un lector de cultura media que acceda a dicha p�gina o sitio web pueda pensar que el titular del dominio objeto de disputa tiene alg�n tipo de relaci�n o asociaci�n con el titular del derecho de marca concernido, son altas.
Por todo ello, entiendo que no s�lo existe identidad, sino tambi�n una acentuada posibilidad de confusi�n para cualquier internauta que teclee el nombre de dominio en el navegador de Internet respecto de qui�n se encuentra realmente detr�s de ese dominio, y si esa persona tiene o no relaci�n de asociaci�n de alg�n tipo con la ahora Demandante.
No son aceptables, por otra parte, las alegaciones que formula la parte demandada en el sentido de que no es aplicable la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001) al caso de autos. Antes bien, el propio art�culo 34.3 de la misma faculta al titular de un registro de marca, v�lidamente registrado, a prohibir a un tercero “usar el signo en redes de comunicaci�n telem�ticas y como nombre de dominio”.
Para ello deben cumplirse las condiciones referidas en el apartado 2 de ese mismo precepto. En este sentido, tengo que referirme al supuesto previsto en la letra c) de ese apartado 2, seg�n la cual “el titular de la marca registrada podr� prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tr�fico econ�mico: (…) cualquier signo id�ntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que est� registrada la marca, cuando �sta sea notoria o renombrada en Espa�a y con la utilizaci�n del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexi�n entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del car�cter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”. En este sentido, conviene, adem�s, tener en cuenta que las marcas de las que la Demandante es titular se hallan registradas v�lidamente y despliegan efectos en Espa�a, por lo que, con arreglo al art�culo�3 y 79 y siguientes de la Ley 17/2001, el resultado no puede ser otro que el siguiente, a saber, que el hecho que se somete a mi juicio integra completamente el supuesto de hecho previsto en tales preceptos.
Tambi�n hay que dejar claro que, a juicio de este Experto, la expresi�n “tr�fico econ�mico” no puede identificarse sola y exclusivamente con “obtenci�n de un lucro o beneficio”, pues ello significar�a que cualquier persona podr�a utilizar marcas de otros sin su permiso con el solo requisito de que no obtuvieran un beneficio por ello. Por el contrario, aquella expresi�n debe ser entendida como sin�nimo de “utilizaci�n en el mercado”. En este sentido, es claro que al utilizar el dominio cuestionado se est� actuando en el mercado, entendido �ste en sentido amplio como lugar donde los terceros pueden acceder al uso de bienes o servicios de otras personas.
Por �ltimo, tampoco es aceptable el argumento esgrimido por la demandada en el sentido de que el t�rmino UEFA es un t�rmino de uso com�n, por lo cual no puede existir un monopolio del mismo ejercido por nadie, poniendo el ejemplo del uso diario de este t�rmino en la prensa. Este Experto no puede estar de acuerdo con tal argumento que, de ser aceptado, vendr�a a vaciar de contenido el �mbito de poder que otorga el derecho exclusivo de marca concedido debidamente conforme al Ordenamiento jur�dico. Adem�s, que se utilice con fines informativos un t�rmino no puede significar que cualquier persona pueda utilizar, sin l�mite alguno, dicho t�rmino con independencia de las circunstancias en que tiene lugar dicho uso.
Por consiguiente, en atenci�n a todo lo anterior, entiendo cumplido el primer requisito exigido por el Reglamento.
B. Ausencia de derechos o intereses leg�timos por parte del demandado
En segundo lugar, el Reglamento exige que el demandado carezca de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio objeto de la disputa extrajudicial. En este sentido, no hay previsi�n expresa en el Reglamento que nos d� luz sobre qu� debe entenderse por “derechos o intereses leg�timos”.
A estos efectos, creo conveniente recurrir a los criterios propuestos en la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio, p�rrafo 4c) seg�n la cual, se demuestra que se ostentan derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio cuando:
- antes de haber recibido cualquier aviso de controversia, el demandado ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
- el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organizaci�n) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- el demandado ha hecho un uso leg�timo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenci�n de desviar a los consumidores de manera equ�voca o de empe�ar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuesti�n de �nimo de lucro.
A la vista de esos criterios, entiende este Experto que ninguna de esas circunstancias concurren en la persona del demandado, ni en la actividad que haya podido desarrollar o est� desarrollando a trav�s del Nombre de Dominio.
En efecto, el demandado no ha probado que tenga derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio m�s all� del evidente de que resulta concesionario de un derecho de uso sobre el mismo en virtud de la correspondiente asignaci�n por parte del Registrador. Mas este t�tulo jur�dico, que representa exclusivamente el negocio jur�dico de asignaci�n, no es suficiente a los efectos de poder demostrar la existencia a su favor de derechos o intereses leg�timos, ni es al que se refiere el Reglamento. Volver� sobre esta cuesti�n m�s abajo.
Por el momento debe indicarse que, antes bien, ha sido la entidad Demandante quien ha demostrado que es titular de derechos marcarios con eficacia en nuestro pa�s, y que ha sido conocida (y lo es a�n) bajo la denominaci�n UEFA. El demandado no rechaza este conocimiento general que el p�blico tiene de la actividad desarrollada por la Demandante, sino m�s bien lo reconoce.
Mas el demandado carece de raz�n jur�dica cuando pretende justificar que, precisamente por ese conocimiento extensivo del t�rmino UEFA, cualquier persona est� legitimada para utilizar, en cualquier circunstancia y especialmente como nombre de dominio, la parte denominativa de las marcas registradas a nombre de la Demandante.
Reitero que esa forma de razonamiento invalida la eficacia de un derecho marcario y, en general, de cualquier derecho inmaterial, puesto que pi�nsese por un momento en el conocimiento que cada uno de nosotros y, en general, un consumidor medio, puede tener de marcas vigentes, sin que tal circunstancia pueda permitir a quien no est� autorizado por el leg�timo titular del derecho, su uso indiscriminado y libre.
No se duda de que hubo una solicitud del registro del dominio objeto de esta controversia, pero que ese negocio de asignaci�n fuese “legal”, no significa que sea necesariamente “leg�timo”. Para ello es menester que con la solicitud y la posterior asignaci�n no se perturben o lesionen derechos de tercero considerados prevalentes, principio �ste impl�cito e inmanente a la idea de un registro p�blico, pudiendo ser considerado como tal el registro de dominios de R, y al propio Ordenamiento.
Por consiguiente, entiendo que se da el segundo de los requisitos exigidos por el Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe por parte del demandado
Por �ltimo, exige el Reglamento que el demandante demuestre que el nombre de dominio ha sido registrado o est� siendo usado de mala fe por el demandado. En este sentido, el Reglamento s� aporta una serie de criterios para determinar cu�ndo el nombre de dominio se registr� o se est� usando de mala fe. Nos remitimos a los criterios sentados, pues, en el art�culo 2 del Reglamento.
Al respecto, y dadas las dificultades para poder averiguar si el dominio cuestionado fue registrado o est� siendo usado de mala fe por el demandado, ante el hecho evidente de que la buena o mala fe es un estado subjetivo de la persona que no es posible objetivar, ha de recurrirse a la comprobaci�n de determinadas circunstancias de las que deducir tal estado de �nimo en la actuaci�n asumida por el sujeto en cuesti�n (en este caso, el demandado).
As� pues, entiendo que, sobre la base del car�cter notorio de la actividad desarrollada por la Demandante (no discutida por las partes), y teniendo en cuenta la importancia indudable de Internet en la sociedad actual y en la difusi�n de contenidos al p�blico, el registro del nombre de dominio por el demandado (y su posterior uso) impide a la Demandante (en cuanto titular de lo que el Reglamento denomina “Derechos Previos”) que utilice o se sirva de tal dominio (cfr. circunstancia segunda, art�culo 2 del Reglamento).
Por otra parte, no hay que pensar que la enumeraci�n que hace el Reglamento tenga car�cter exhaustivo. Ese razonamiento limitar�a injustificadamente las posibilidades hermen�uticas a disposici�n del int�rprete jur�dico.
No es aceptable la argumentaci�n del demandado en el sentido de que en la elecci�n del Nombre de Dominio �nicamente ha prevalecido el “inter�s de un aficionado de f�tbol en comentar y opinar sobre la actualidad en el f�tbol”. Este inter�s, que se identifica con la libertad de expresi�n, es leg�timo y respetable, pero su ejercicio nunca puede implicar no tener en cuenta otros derechos igualmente leg�timos y respetables y aun prevalentes, si se dan circunstancias para ello.
�se es precisamente el caso, ya que la Demandante ha demostrado haber desarrollado y desarrollar una profusa actividad en la organizaci�n de eventos deportivos relacionados con el f�tbol, es decir, se la conoce en el mercado y por el p�blico en general como una asociaci�n que integra a federaciones de m�s de 50 pa�ses de Europa, y que organiza importantes eventos deportivos, seguidos por millones de personas. Este factor no puede, ni debe despreciarse. Pero, adem�s, no conviene olvidar que la Demandante registr� antes en el tiempo sus marcas, por lo que, en una eventual pugna entre sus derechos y el derecho de uso del dominio cuestionado, el resultado no puede ser otro, en aplicaci�n de la regla “prior tempore, potior in iure” que la prevalencia del derecho esgrimido por la entidad reclamante.
Por otra parte, derivado del leg�timo ejercicio del derecho que a esta �ltima le otorga el art�culo 34 de la Ley de Marcas 17/2001, poco importa que haya o no, necesariamente, un beneficio econ�mico por parte del demandado, tal y como �ste argumenta. Lo relevante es que su uso del dominio cuestionado impide a la Demandante un uso simult�neo del mismo, es decir, un uso a t�tulo de marca del dominio para el leg�timo ejercicio de su actividad. El hecho de que coincidan exactamente los t�rminos del Nombre de Dominio y la parte denominativa de las marcas registradas opuestas de contrario revela una intencionalidad por parte del demandado en causar un entorpecimiento a la normal actividad de la Demandante, y esa intencionalidad equivale a mala fe, tanto en el registro como en el posterior uso del Nombre de Dominio. Lo primero porque no puede mantenerse razonablemente que en el momento del registro el demandado desconociera que el t�rmino UEFA coincide con el nombre de una entidad ampliamente conocida; lo segundo, porque con el particular contenido que el demandado ha dado posteriormente a la p�gina web correspondiente al dominio se pone de manifiesto que aqu�l conoce y asume la posibilidad de confusi�n que puede sufrir un internauta de conocimientos medios a la hora de acceder a dicho dominio, respecto del origen real de las prestaciones o de los servicios ofertados.
Por �ltimo, y esto es reincidir en el mismo argumento, el hecho de que se quiera opinar sobre el f�tbol, por ser aficionado al mismo, no legitima para utilizar como medio para ello un nombre de dominio que coincida exactamente con marcas previamente registradas por un tercero y que ostenta, consecuentemente, un derecho prevalente para su uso y para prohibir a terceros que lo utilicen sin su consentimiento (v�anse en este sentido, las Decisiones de la OMPI en los casos Rosa Montero Gallo v. Galileo Asesores S.L., Caso OMPI N��D2000-1649, Lorenzo Silva Amador v. Galileo Asesores S. L., Caso OMPI N��D2000-1697 y Real Madrid Club De F�tbol v. Tk y C Sports Media, S.L., Caso OMPI N��D2003-0121.
Por todo ello, entiendo que se cumple el tercer requisito previsto en el Reglamento.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el art�culo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Demandante, de conformidad con lo solicitado por esta parte.
Jos� Carlos Erdozain
Experto
Fecha: 14 de septiembre de 2006
Full & Egal Universal Law Academy