WIPO Domain Name Decision DES2006-0015 for pcone.es

Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI

DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Julio Mart�nez Santano v. PC One Computers and Phones, S.L.

Caso N��DES2006-0015

1. Las Partes

El Demandante es Julio Mart�nez Santano, C�ceres, Espa�a, representado por D�az de Bustamante, Espa�a.

El Demandado es PC One Computers and Phones, S.L., Cartagena, Murcia, Espa�a, representado por LB&A Abogados, Espa�a.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el�“Centro”) el 18�de�julio�de�2006. El 18�de�julio�de�2006 el Centro envi� a ESNIC v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 21�de�julio ESNIC envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo. En respuesta a una notificaci�n del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present� escrito de modificaci�n a la Demanda el 14�de�agosto�de�2006. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (el�Reglamento).

De conformidad con los art�culos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15�de�agosto�de�2006. De conformidad con el art�culo�16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 4�de�septiembre�de�2006. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el 4�de�septiembre�de�2006.

El Centro nombr� a Paz Soler Masota como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 3�de�octubre�de�2006, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo�5 del Reglamento. El�Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Se tienen por relevantes al caso los siguientes antecedentes de hecho y circunstancias:

El Demandante es titular de la marca espa�ola n� 2637897/3 PCONE (mixta), para la clase�35, concedida el 29�de�julio�de�2005, y en vigor.

El Demandado registr� el nombre de dominio en controversia en fecha 12�de�mayo�de�2005. El Demandado, en su momento, solicit� el dominio controvertido amparado en la legitimidad formal que al efecto le otorgaba el hecho de que su n�cleo (la�expresi�n�“pcone”) constituye un nombre abreviado del propio de la denominaci�n de su sociedad, constituida por virtud de su inscripci�n en el Registro Mercantil en fecha 4�de�marzo�de�2005, todo ello conforme al art�culo 8.1.b) de la Orden CTE/662/2003, de 18�de�marzo, por la que se aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de internet bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“es.”) (en�adelante, la “Orden 2003”).

Por lo dem�s, el nombre de dominio controvertido se halla activo en el momento de emitir la presente Decisi�n. El Panel ha tenido acceso al referido nombre de dominio en varias ocasiones, la �ltima en fecha 16�de�octubre�de�2005, siendo que en la configuraci�n inicial se proporciona al visitante informaci�n acerca de la empresa del Demandado, al tiempo que un link a trav�s del que se accede, a su vez, al sitio “”, el cual es expl�citamente presentado como la tienda online del Demandado. Seg�n se anuncia en el referido sitio web, la denominaci�n “pcmod” estar�a protegida por una marca espa�ola registrada titularidad del Demandado, circunstancia esta �ltima no alegada ni demostrada por el mismo en su escrito de contestaci�n, cuya veracidad no ha podido por lo tanto ser contrastada por el Panel. Todo lo anterior, si bien no es objeto de controversia en el presente procedimiento, resulta pertinente, como despu�s ha de verse.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante considera que el nombre de dominio controvertido constituye un registro de car�cter abusivo y especulativo orientado a lesionar sus intereses comerciales, todo ello por cuanto:

- El Demandante es titular de la marca espa�ola n� 2637897/3 “pcone” (mixta), la cual es id�ntica desde un punto de vista fon�tico, conceptual y aplicativo con el dominio controvertido, lo cual genera confusi�n en el p�blico consumidor, tanto m�s cuanto el Demandado presta a trav�s de la web distinguida con el mismo una actividad id�ntica a la del Demandante bajo su marca (distribuci�n y venta de equipos inform�ticos), con el consecuente desv�o de clientela del Demandante a favor del Demandado.

- El registro del dominio controvertido limita las posibilidades de expansi�n del negocio de la Demandante en la red Internet.

- El Demandado no posee derecho ni inter�s leg�timos en el dominio objeto de controversia por carecer de derecho de marca o nombre comercial, siendo significativo que solicitara en fecha 3�de�mayo�de�2005 sendas marcas denominativas (“pc one computers and phones”) para las clases 35 y 39, a cuya concesi�n se opuso con �xito la Demandante, habiendo sido denegadas por la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas en fecha 26�de�abril�de�2006.

- El Demandado fue constituido legalmente en fecha 4�de�marzo�de�2005, “(…)�es�decir, con posterioridad al registro de la marca espa�ola n�m. 2.637.897 / 3 PCONE (y dise�o) del demandante, y que sus actividades se iniciaron, por tanto, una vez que el demandante ya hab�a protegido la denominaci�n PCONE a su nombre” (Texto de la Demanda, p�gina 8).

- Sobre lo anterior, que “la fecha de registro del nombre de dominio objeto de la presente demanda, 12�de�mayo�de�2005, es tambi�n posterior a la solicitud de marca del demandante (…) (siendo) (e)vidente que la firma demandada procedi� a registrar el nombre de dominio en base a una ‘solicitud’ o ‘solicitudes’ de marca que estaban en tr�mite, concretamente reci�n presentadas, ya que las marcas fueron depositadas en fecha 3�de�mayo�de�2005 y el nombre de dominio se registr� el siguiente 12�de�mayo del mismo a�o” (Texto�de la Demanda, p�gina 8).

- Por lo dem�s, el Demandado hace un uso comercial ileg�timo y desleal del nombre de dominio reivindicado, con una clara intenci�n de desviar a los consumidores de manera equivocada hacia sus productos y servicios con �nimo de lucro.

- En fin, por cuanto el Demandante ya envi� un requerimiento al Demandado en fecha 30�de�septiembre�de�2005, del que result� un cambio en el dise�o de la p�gina web alojada en el dominio controvertido, consistente en la sustituci�n de la letra “O” de “ONE” por la representaci�n esquem�tica de un bot�n de encendido y apagado de ordenadores, a�adi�ndose adem�s la expresi�n “Computers and Phones”.

- Y as�, de todo lo anterior, que el Demandante solicita la transferencia en su favor del nombre de dominio objeto de la presente controversia.

B. Demandado

Con car�cter preliminar a la exposici�n de su contestaci�n a las alegaciones del Demandante, el Demandado se opone a la competencia del Panel para la resoluci�n de la presente controversia, por cuanto el nombre de dominio objeto de la misma fue registrado en fecha 12�de�mayo�de�2005, como consecuencia de una solicitud presentada de conformidad con la Orden�2003 bajo la cual no se preve�a, en modo alguno, que los acuerdos de registro estuvieran sometidos al presente procedimiento de resoluci�n de controversias, s�lo aplicable a su entender a partir de la Orden ITC/1542/de 2005, de 19�de�mayo (el Demandado comete un error menor en la transcripci�n de la fecha, al hacer constar el 29�de�mayo) (en adelante, la Orden�2005), y del Reglamento de fecha 7�de�noviembre del mismo a�o (en adelante, el Reglamento), cuando comienzan a someterse los registros de dominios bajo el c�digo de pa�s [es.] al presente procedimiento administrativo. En consecuencia, y en su opini�n, resulta contrario a Derecho aplicar a un nombre de dominio registrado bajo unas determinadas condiciones unos criterios m�s perjudiciales de conformidad con una disposici�n normativa cronol�gicamente posterior siendo, adem�s, que el Demandado no se ha sometido en ning�n momento al mismo.

Subsidiariamente, y para el caso de que se desestime la alegaci�n de inadecuaci�n del procedimiento administrativo, el Demandado contesta a las alegaciones del Demandante en los siguientes t�rminos, en s�ntesis:

- Si bien el Demandado no discute la identidad entre el nombre de dominio registrado y la marca titularidad del Demandante, s� discute que la misma goce de notoriedad o prestigio en el �mbito de los productos y servicios distinguidos bajo la misma, circunstancia en absoluto probada por el Demandante, quien adem�s ha omitido deliberadamente que tal signo distintivo s�lo es utilizado como r�tulo de establecimiento de una tienda situada en la ciudad de C�ceres, la cual s�lo fue operativa a partir de septiembre�de�2005, circunstancia �sta no obstante que el Demandado no puede, seg�n alega, demostrar, por tratarse de una prueba diab�lica.

- Que es falso y no ha sido demostrado por el Demandante que la clientela de �ste haya realizado pedidos al Demandado, bajo la creencia de que son una misma empresa.

- Que posee un inter�s leg�timo en el nombre de dominio, basado en su denominaci�n social “PC One Computers and Phones, S.L.”, de conformidad con las normas de composici�n establecidas para los nombres de dominio de segundo nivel en la Orden 2003, legitimidad que fue objeto de comprobaci�n en su momento por la autoridad de asignaci�n. As� pues, resulta incierto que el registro del nombre de dominio trajo causa en solicitud de marca alguna.

- Que el Demandante podr�a haber asimismo solicitado el nombre de dominio derivado de su registro de marca espa�ola, pero que en este caso de doble legitimidad o acceso al nombre de dominio , rige la regla de “first come, first served”, consagrada en la Disposici�n Quinta del Plan Nacional establecido en la Orden 2003.

- Que, en todo caso, y a efectos de constituir su sociedad en el Registro mercantil, hizo reserva de la correspondiente denominaci�n en fecha 7�de�febrero�de�2005 (de nuevo el Demandado comete un error, consignando como a�o de referencia el�2006), por lo tanto diecis�is d�as antes de que el Demandante solicitara su marca espa�ola y casi dos meses antes de que la referida solicitud fuera objeto de publicaci�n en el Bolet�n Oficial de la Propiedad Industrial.

- Que, desde su constituci�n, ha venido utilizando la denominaci�n PC ONE en el tr�fico mercantil, siendo conocida e identificada en el mercado y en Internet bajo tal denominaci�n, que coincide con la parte m�s significativa y diferenciadora de su denominaci�n social.

- Que es ampliamente reconocida por la denominaci�n PC ONE, como lo prueba el n�mero de visitas diarias obtenidas as� como el despliegue de publicidad en varios medios, cuyos gastos ha acreditado mediante la aportaci�n de copias de facturas.

- En fin, que a contrario de lo que argumenta el Demandante, las resoluciones de denegaci�n de las marcas espa�olas por ella solicitadas no son firmes, habi�ndose interpuesto los correspondientes recursos de alzada.

6. Cuesti�n preliminar: sobre la competencia del Panel para la resoluci�n de la presente controversia

Seg�n el Demandado, la Orden 2003 no previ� en modo alguno sistema de resoluci�n de controversias para los registros de dominios efectuados bajo el mismo. A juicio de este Panel, esta afirmaci�n se compadece mal con el tenor de la Disposici�n Adicional Sexta, apartado 8� de la Ley 34/2002, de 11�de�julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci�n y Comercio Electr�nico, as� como, con id�ntica literalidad, con el tenor de la Disposici�n Adicional Segunda de la Orden 2003 que, bajo la r�brica “Sistema de resoluci�n extrajudicial de conflictos derivados de la utilizaci�n de nombres de dominio”, estableci� expresamente lo siguiente:

“Como complemento a este Plan y en los t�rminos que permitan las disposiciones aplicables, la autoridad de designaci�n podr� establecer un sistema de resoluci�n extrajudicial de conflictos sobre la utilizaci�n de nombres de dominio, incluidos los relacionados con los derechos de propiedad industrial.

Este sistema, que asegurar� a las partes afectadas las garant�as procesales adecuadas, se aplicar� sin perjuicio de las eventuales acciones judiciales que las partes puedan ejercitar”

Las normas precitadas constituyen una habilitaci�n en blanco a la autoridad de designaci�n para la implantaci�n de un sistema extrajudicial de resoluci�n de conflictos respecto de todos los dominios bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a, el cual se anticipa de car�cter obligatorio (“se aplicar�”), en el bien entendido de que el mismo habr� de respetar, como por otra parte no podr�a ser de otro modo, las garant�as procesales de las partes en conflicto y, en todo caso, el derecho de las mismas de ejercitar cuantas acciones les asistan en defensa de su posici�n ante los tribunales ordinarios. En este sentido, vale decir que la Disposici�n Adicional Segunda de la Orden�2005, que deroga y sustituye la Orden 2003, integra aquella habilitaci�n normativa estableciendo los principios que han de informar el sistema de resoluci�n extrajudicial de conflictos que despu�s concret� el Reglamento, siendo uno de tales principios el de obligatoriedad de participaci�n en el mismo del titular del nombre de dominio en controversia [Disposici�n Adicional Segunda, letra c) Orden 2005]. Y no ha de verse en tal principio de obligatoriedad un perjuicio a la posici�n del titular del nombre de dominio registrado antes de la entrada en vigor de la Orden 2005, toda vez que tal principio ha de ponerse en relaci�n con otro, asimismo esencial, por cuya virtud los resultados del sistema extrajudicial se entender�n vinculantes para las partes y la autoridad de asignaci�n, salvo que se inicien procedimientos judiciales en el plazo de treinta (30) d�as naturales a partir de su notificaci�n a las partes [Disposici�n Adicional Segunda, letra e) Orden�2005]. Esta v�a queda, por supuesto y en todo caso, expedita para el Demandado.

De todo lo anterior que el Panel se considera competente para conocer del fondo del asunto, en los t�rminos que siguen a continuaci�n.

7. Debate sobre el fondo y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Panel ha de resolver la Demanda en base a:

- las declaraciones y los documentos presentados por las Partes;

- lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento; y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho espa�ol que el Panel considere aplicables.

Como quiera que el Reglamento tiene un precedente y concordancia inmediatos respecto del procedimiento de resoluci�n de controversias sobre nombres de dominio del Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI, el Panel estimar� asimismo la doctrina consolidada del mismo, de conformidad con la Decisi�n del Panel en el caso Estudios Universitarios Superiores de Andaluc�a, S.L. v. Eusanet, S.L.,Caso OMPI N��DES2006-0005.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimaci�n de la Demanda contenidos en el Art�culo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el car�cter especulativo o abusivo del dominio en controversia, �stos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea id�ntico, u ofrezca semejanza que produzca confusi�n, con otro t�rminos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;

- que el demandado carezca de derechos o intereses leg�timos en relaci�n con el nombre de dominio; y

- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n

El Demandado manifiesta expresamente la no discusi�n acerca de la identidad entre el dominio registrado y la marca espa�ola n�mero 2637897 titularidad del Demandante (Texto de Contestaci�n de la Demanda, p�gina 5), por lo que este presupuesto se considera acreditado.

B. Derechos o intereses leg�timos del Demandado sobre el nombre de dominio

El supuesto de hecho del presente procedimiento resulta complejo por cuanto deriva, en �ltimo t�rmino, de la coexistencia en el mercado espa�ol de una marca y una denominaci�n social (en la que se ampara el dominio) pertenecientes, respectivamente, a dos titulares distintos. El supuesto es tanto m�s complejo si se repara en la relativa proximidad temporal con la que las Partes han desarrollado su pol�tica de identificaci�n empresarial en el mismo sector de actividad, si bien en localidades espa�olas distantes.

En el �mbito espa�ol, la concesi�n de signos distintivos (marcas, nombres comerciales) y denominaciones sociales se realiza sin conexi�n entre los procedimientos relativos, que son ejecutados por autoridades distintas, aspecto �ste que ha sido objeto de examen cr�tico por nuestra mejor doctrina, en tanto que no operan mecanismos de prevenci�n de los conflictos que se producen por la concurrencia en el mercado de signos id�nticos o similares de distinta procedencia empresarial, con la consiguiente situaci�n de potencial confusi�n entre los consumidores. La resoluci�n de este complejo conflicto es competencia exclusiva de los tribunales espa�oles, quienes en �ltimo t�rmino se habr�an de pronunciar sobre el mejor derecho de una de las partes en lid, cuesti�n �sta que trasciende a la competencia propia de este Panel, que se ha de limitar a constatar si el registro y uso del nombre en controversia es o no conforme a los principios y reglas establecidos en el Reglamento.

En el �mbito concreto que ahora nos ocupa, resulta claro que el legislador espa�ol, en la configuraci�n de los criterios de legitimaci�n para la obtenci�n de un nombre de dominio ha facultado, al efecto, e indistintamente, tanto al titular de una marca (ya�concedida, no por obvio irrelevante por lo que hace al presente caso) como al titular de una denominaci�n social sin que tal titular deba pues acreditar serlo cumulativamente de ambos t�tulos de protecci�n. La autoridad de asignaci�n de los nombres de dominio se limita a constatar la concurrencia de dicha legitimidad formal, requisito que se cumpli� en el presente caso, toda vez que el Demandado solicit� un nombre de dominio coincidente con la abreviatura de su denominaci�n social y, adem�s, con la parte diferenciadora de la misma “PC One”, siendo irrelevante a estos efectos que subsista o no el espacio en la estructura del nombre de dominio finalmente registrado.

De nuevo, y en evitaci�n de toda duda, no compete al Panel decidir sobre la validez de la denominaci�n social del Demandado, sino a los tribunales espa�oles, en l�nea con la doctrina en el caso Hosteler�a y Jardines S.L. v. Viveros Huerto del Cura, S.A., Caso OMPI N��DES2006-0014.

Sin perjuicio de lo anterior, el Demandante no ha conseguido demostrar que la solicitud del nombre de dominio lo fuera de mala fe. De los hechos y circunstancias demostrados por las Partes, queda claro que, en fecha de constituci�n de la sociedad del Demandado, el Demandante no era titular de marca alguna, tan s�lo de una solicitud de marca y de la consiguiente expectativa (que no certeza ni garant�a) de obtener finalmente su registro. Es m�s, el Demandante obtuvo el registro de su marca en fecha 29�de�julio�de�2005, a partir de la cual podr�a haber concurrido hipot�ticamente en la solicitud del nombre de dominio controvertido con el Demandado, nunca antes. Por lo dem�s, el Demandante tampoco ha aportado prueba alguna en demostraci�n de su supuesta notoriedad en el sector, por lo que este Panel asume fiablemente que, en fecha del registro del nombre de dominio, el Demandando no estaba en condiciones de conocer de la existencia del Demandante, tanto m�s vista la distancia geogr�fica existente entre las localidades donde operan las Partes en controversia.

As� pues, no concurre el segundo de los presupuestos necesarios para la estimaci�n de la Demanda.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

En l�nea con la doctrina establecida por el Panel en el precitado Hosteler�a y Jardines S.L. v. Viveros Huerto del Cura, S.A., Caso OMPI N��DES2006-0014 “una vez que la demandada ha acreditado ser titular de derechos que la legitiman formalmente para hacer uso de la denominaci�n controvertida, no cabe en principio apreciar la concurrencia de mala fe”.

Pero es que el Demandante tampoco ha conseguido desvirtuar que el Demandado haya desplegado un comportamiento desleal en la utilizaci�n del dominio controvertido. En efecto, de un lado, no se sostiene la alegaci�n consistente en que el registro le impide una expansi�n de su negocio en el �mbito de la red Internet. En este sentido, el Demandado ha aportado prueba de que el Demandante registr� en su favor un nombre de dominio en fecha 8�de�noviembre�de�2005 , y de que el mismo no ha estado operativo, circunstancia que el Panel ha podido comprobar. De otro lado, tampoco es asumible la alegaci�n consistente en que el Demandando ha desviado deslealmente y en su provecho a la clientela natural del Demandante. Y ello, fundamentalmente, por cuanto, a la vista de la documentaci�n aportada por las Partes, el Demandado no ha ocultado su identidad frente al p�blico, ni tampoco ha incurrido en estrategias de deliberada asociaci�n con el Demandante. Lo anterior se deduce de la configuraci�n del sitio web bajo el dominio en controversia que el propio Demandante aporta con el texto de su demanda (Acta de Protocolizaci�n de fecha 26�de�septiembre�de�2005, Anexo 11�de�la Demanda), pero tambi�n en la configuraci�n actual del mismo en el que, como qued� se�alado en los antecedentes, el Demandando declara preliminarmente su identidad empresarial, al tiempo que incluye un link a trav�s del cual se accede a la tienda virtual de la entidad PC One Computers and Phones, S.L. As� las cosas, el consumidor razonablemente atento ha tenido elementos suficientes para identificar el sitio web bajo el dominio controvertido con el titular de la denominaci�n social “PC One Computers and Phones, S.L.”. El hecho de que el Demandado pueda estar, en la actualidad, variando su estrategia de presentaci�n en el mercado (mediante�la creaci�n de otros portales o el registro de otros signos distintivos diversos) no altera objetivamente esta conclusi�n.

Por lo dem�s, la continuidad en la explotaci�n comercial del sitio web desde mediados del a�o 2005 y las inversiones realizadas por el Demandado en publicidad, son indicativos de los esfuerzos desplegados por el Demandando de buena fe, con el fin de potenciar un canal de distribuci�n para los productos y servicios de la entidad mercantil PC One Computers and Phones, S.L.

En suma, el Demandado ha demostrado que, pese a no tener registrado en su favor un signo distintivo coincidente con su nombre de dominio, ha hecho un uso efectivo del mismo y es conocido e identificado en el mercado y en Internet bajo tal denominaci�n, siendo esta circunstancia relevante a efectos de constatar su buena fe en el uso del dominio controvertido, como estableci� el Panel recientemente en la precitada Decisi�n Estudios Universitarios Superiores de Andaluc�a, S.L. v. Eusanet, S.L., Caso OMPI N��DES2006-0005.

De lo anterior que no concurra el tercer presupuesto necesario para la estimaci�n de la Demanda.

8. Decisi�n

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

Paz Soler Masota
Experto

Fecha: 18�de�octubre�de�2006

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