Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Equitaci�n y Caza S.A. v. Bolsos El Caballo SL
Caso No. DES2006-0017
1. Las Partes
La Demandante es Equitaci�n y Caza S.A., Sevilla, Espa�a, representada por Pedro�Rodr�guez L�pez de Lemus, Espa�a.
La Demandada es Bolsos El Caballo SL, Gij�n, Asturias, Espa�a, representada por Herrero & Asociados, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el�“Centro”) el 29�de�julio�de�2006. El 31�de�julio�de�2006 el Centro envi� a ESNIC via correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. En respuesta a una notificaci�n del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present� una modificaci�n a la Demanda el 17�de�agosto�de�2006. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los art�culos 7 a) y 15 a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17�de�agosto�de�2006. De conformidad el art�culo 16 a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 6�de�septiembre�de�2006. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el 5�de�septiembre�de�2006.
El Centro nombr� a Alberto De Elzaburu como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 26�de�septiembre�de�2006, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Una vez que el expediente completo fue remitido al Experto, la representaci�n de la Demandante present� con fecha 2�de�octubre�de�2006 un escrito de argumentos adicionales (remitido al experto por el Centro el d�a 3�de�octubre�de�2006) que fue oportunamente contestado por la representaci�n de la demandada mediante escrito presentado ante el Centro el d�a 4�de�octubre�de�2006 (a su vez, remitido al experto el d�a 9�de�octubre�de�2006).
4. Antecedentes de Hecho
La sociedad Demandante es titular de diversos registros de marca con efectos en Espa�a entre los que destacan:
- Registros de marca espa�oles 904848/9/50 EL CABALLO en clases 13, 18 y 25 del Nomencl�tor Internacional respectivamente, con prioridad en los tres casos de 26�de�marzo�de�1939.
- Registro de marca espa�ol 1263832 EL CABALLO en clase 24 del Nomencl�tor Internacional, con prioridad de 11�de�julio�de�1988.
- Registros de marca espa�oles 2273387/9/90/91 EL CABALLO, en clases 3, 14, 20 y 35 respectivamente, todas ellas con prioridad de 25�de�noviembre de�1999.
La sociedad Demandada es a su vez titular del registro de r�tulo de establecimiento n��34207 EL CABALLO, con prioridad de 21�de�agosto�de�1950.
El nombre de dominio fue registrado a nombre de la sociedad Demandada con fecha 6�de�diciembre�de�2005.
Que los respectivos signos distintivos de ambas partes (r�tulo de establecimiento de la Demandada y registros de marca de la demandante) han sido ya confrontados en procedimiento judicial iniciado a instancias de la aqu� demandada ante el Juzgado de Primera Instancia n� 1�de�Oviedo (juicio ordinario 250/04).
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante en su escrito de Demanda realiza las siguientes afirmaciones:
La Demandante es una sociedad que centra su actividad en el sector de la moda, marroquiner�a e h�pica con la denominaci�n “El Caballo”, tanto en Espa�a como internacionalmente, y debe considerarse notoria. Dicha notoriedad ha sido tambi�n reconocida por la decisi�n dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo (Secci�n 5�) en el recurso interpuesto por la aqu� demandada frente a la decisi�n dictada por el Juzgado de Primera Instancia de dicha ciudad en el enfrentamiento judicial habido entre ambas partes.
Que la sociedad Demandante explota su imagen y ofrece sus servicios a trav�s del dominio registrado a su favor en 1998, siendo adem�s titular del dominio .
La sociedad Demandante es titular de numerosos registros de marca sobre la denominaci�n EL CABALLO, protegida a trav�s de dos registros de marca internacional, un registro de marca comunitaria y nueve registros nacionales.
La Actora agrega que entre el dominio controvertido y los derechos de marca de la sociedad Demandante existe identidad total.
La sociedad Demandada no ostenta derecho o inter�s leg�timo alguno sobre el dominio controvertido al no ser titular de registro de marca o nombre comercial que proteja la denominaci�n “El Caballo”, a lo que debe a�adirse que su denominaci�n social es Bolsos El Caballo SL y que es titular del dominio , lo que confirma la conclusi�n de que es “Bolsos El Caballo” y no “El Caballo”, la denominaci�n por la que es conocida la sociedad Demandada en el tr�fico mercantil.
El Plan Nacional de Nombres de Dominio correspondiente a la extensi�n territorial “.es” establece que el sistema de resoluci�n extraoficial de conflictos se aplicara a marcas y nombres comerciales, sin hacer menci�n alguna al r�tulo de establecimiento.
Adicionalmente, a Fernando Vega Rodr�guez, inicial titular del negocio hoy en d�a identificado con la denominaci�n social Bolsos El Caballo, S.L., se le deneg� la solicitud de marca 2272540 El Caballo debido a la existencia de los derechos previos de la sociedad Demandante.
La Demandada, cuncluye la Demandante, registr� el dominio controvertido de mala fe porque no es posible atribuir a la casualidad el registro del mismo por ser notoria la marca EL CABALLO y conocer perfectamente la existencia de la sociedad Demandante lo que permite concluir que el proceder de la Demandada constituye intento de aprovechamiento del prestigio ganado por la sociedad Demandante.
B. Demandado
Por su parte, la Demandada, en su contestaci�n, expone los siguientes argumentos:
Como consideraci�n previa, la Demandada pone de manifiesto que la sociedad Demandante ha silenciado intencionadamente parte del contenido de las decisiones reca�das en el procedimiento judicial que ha enfrentado a Bolsos El Caballo, S.L. y Equitaci�n y Caza, S.A. relativo al enfrentamiento entre los signos distintivos de ambas partes.
La Demandada alega ser titular de un registro de r�tulo de establecimiento que protege la denominaci�n “El Caballo”, con mejor prioridad que los registros marcarios de la sociedad Demandante.
La Demandada reconoce expresamente la identidad existente entre las marcas protegidas por los registros de la sociedad Demandante y el nombre de dominio controvertido.
Que el registro del r�tulo de establecimiento n� 34207 “El Caballo” de la Demandada s� constituye un derecho de Propiedad Industrial que pueda entenderse equivalente al dominio controvertido y que justifica plenamente su registro.
La Demandada viene usando el citado distintivo desde 1941 para distinguir su negocio localizado en la ciudad de Gij�n, siendo plenamente reconocible por los ciudadanos de la misma.
El nombre de dominio controvertido fue solicitado durante el periodo reservado en exclusiva a los titulares de derechos anteriores en Espa�a, lo que demuestra que la entidad registradora s� consider� que tal derecho podr�a sustentar la solicitud de registro del nombre de dominio controvertido.
Alega adem�s la Demandada que la propia normativa reguladora del procedimiento de resoluci�n de conflictos reconoce que cualquier uso anterior y demostrable, de buena fe, del dominio objeto del conflicto se considerar� como acreditativa de la existencia de derecho de inter�s leg�timo sobre el mismo.
La Demandada agrega que dif�cilmente puede adem�s considerarse que ella haya actuado de mala fe si utiliza el nombre de dominio controvertido para dar a conocer y promocionar su propio negocio, teniendo adem�s en cuenta que, dadas las estructuras y medios de promoci�n comercial tan dispares entre cada una de las partes, no pueden considerarse competidoras como para que exista alteraci�n de la marcha de ninguno de los dos negocios.
Se�ala finalmente la Demandada que no se cumplen ni el segundo ni el tercer requisito exigidos por el art�culo 2 del Reglamento por lo que la Demanda debe ser desestimada.
C. Alegaciones adicionales presentadas extempor�neamente por las partes
Ambas partes han presentado, tal y como se ha descrito ya en el apartado “iter procedimental” de esta decisi�n, sendos escritos con alegaciones complementarias presentadas una vez el expediente completo hab�a sido remitido al Experto designado para emitir la decisi�n. De esos escritos pueden destacarse como alegaciones m�s destacables las siguientes:
Demandante
- Que nunca ha silenciado el contenido de las decisiones judiciales reca�das en el procedimiento judicial que ha enfrentado ambas partes ante la jurisdicci�n ordinaria.
- Que no puede equipararse el contenido conceptual del procedimiento judicial sostenido entre ambas partes (que enfrentaba a signos distintivos, en concreto, registros de marca y r�tulos de establecimiento respectivamente) con el aqu� iniciado (que enfrenta a registros de marca y nombres de dominio).
- Que resultar�a un desprop�sito pensar que un registro de r�tulo de establecimiento cuyo alcance de protecci�n es municipal, justifique el registro de un nombre de dominio, de alcance nacional y universal, impidiendo al poseedor de un registro de marca nacional hacer uso del mismo.
- Que la Demandada solo tendr�a justificaci�n en registrar y nunca .
- Que es falsa la afirmaci�n de la Demandada en cuanto a que el nombre de dominio controvertido fue registrado durante el periodo reservado en exclusiva a titulares de derechos anteriores en Espa�a, y que dicho registro se obtuvo con posterioridad a la expiraci�n de dicho periodo.
Demandado
- Que la Demandante, si bien aport� copia completa de las decisiones judiciales reca�das en el procedimiento judicial antes citado, en ning�n momento alude al registro de r�tulo de establecimiento que ostenta la Demandada, muy anterior a los derechos marcarios de la Demandante.
- Que acepta que la disputa que aqu� se ventila enfrenta a una marca y a un nombre de dominio, pero que el titular de �ste ya ostentaba un derecho leg�timo sobre dicho nombre de dominio.
- Que el propio esp�ritu del plan nacional de nombres de dominios, al aludir a “otros derechos de Propiedad Industrial” como derechos previos justificativos de la titularidad de un dominio, solo pod�a referirse al r�tulo de establecimiento, puesto que las restantes modalidades de protecci�n pertenecen a la categor�a de invenciones.
- Que la afirmaci�n de que el nombre de dominio controvertido fue registrado durante el periodo preferente de registro fue un error involuntario y que se debe a un “baile” de fechas, sin que ello deba restar el m�s m�nimo peso a cualquiera de los argumentos contenidos en el escrito inicial de contestaci�n a la Demanda.
6. Debate y conclusiones
Consideraci�n previa acerca de la admisibilidad de los escritos presentados extempor�neamente por ambas partes
Como es bien sabido, el art�culo 18 del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo del pa�s correspondiente a Espa�a “.es” se�ala que “el experto resolver� sobre la admisibilidad de las aclaraciones o documentos adicionales que las partes est�n interesadas en aportar al procedimiento cualquier fase del mismo”.
Este Experto entiende que ninguna de las alegaciones complementarias contenidas en esos dos escritos citados en el apartado anterior, reviste relevancia suficiente como para influir en el tenor de esta decisi�n por lo que la decisi�n de no tener en consideraci�n el contenido de ninguno de esos escritos estar�a completamente justificada.
No obstante, a pesar de esa irrelevancia de fondo se hacen afirmaciones, particularmente por la parte demandante, a las que este experto desea hacer menci�n por considerar que ponen en duda la validez de los derechos aducidos en su escrito inicial por la parte Demandada. Por tanto, con el objetivo de lograr una total claridad en la decisi�n que aqu� se dicta, el contenido de ambos escritos s� ser� tenido en consideraci�n.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Este Experto considera que no ofrece discusi�n alguna la cuesti�n de la concurrencia del primer requisito contenido en el art�culo 2 del Reglamento.
El nombre de dominio controvertido resulta indubitadamente coincidente con la denominaci�n protegida por los registros de marca EL CABALLO de los que es titular la firma Demandante, d�ndose adem�s la circunstancia de que esa identidad ha sido expresamente reconocida por la Demandada en su escrito inicial.
En consecuencia, este Experto decide que concurre el primer requisito establecido en el citado art�culo 2 del Reglamento y que por tanto existe identidad o similitud hasta el punto de crear confusi�n entre la denominaci�n protegida por derechos marcarios de la demandante y el nombre de dominio controvertido.
B. Derechos o intereses leg�timos
Una vez examinado detenidamente el expediente remitido a este experto, deben ponerse de manifiesto dos circunstancias que deben entenderse esenciales para determinar la existencia o no a favor de la Demandada de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio controvertido:
- La sociedad Demandada es titular de un registro de r�tulo de establecimiento que protege la denominaci�n “El Caballo”, cuya protecci�n se circunscribe a la localidad asturiana de Gij�n y cuya fecha de prioridad es anterior a cualquiera de los registros de marca que igualmente protegen la denominaci�n EL CABALLO inscritos a favor de la sociedad Demandante.
- Que la sociedad Demandada, Bolsos El Caballo SL ha acreditado haber hecho uso continuado de los derechos que le confiere el citado r�tulo de establecimiento, en la localidad a la que se extiende su protecci�n, hasta el punto de poder concluirse que al menos all� su negocio s� ha sido conocido por la denominaci�n “El Caballo” (a este respecto los anexos n�s. 3, 4, 5 y 6 del escrito de contestaci�n a la Demanda resultan especialmente significativos ya que en ellos se contiene no solo prueba de que el negocio distinguido por la sociedad Demandada era ya conocido por “El Caballo” antes del inicio de la disputa sino que dicha circunstancia ya concurr�a con bastante antelaci�n al 6�de�diciembre�de�2005, fecha de registro del nombre de dominio controvertido).
Con base en esas circunstancias, debidamente acreditadas en el expediente, este Experto desea hacer constar las siguientes consideraciones:
- La existencia de un registro de r�tulo de establecimiento registrado hace m�s de cincuenta a�os por la sociedad Demandada que protege una denominaci�n id�ntica a la contenida en el nombre de dominio controvertido, es ya prueba m�s que suficiente, a tenor de la normativa aplicable, de que la Demandada ostentaba un derecho o inter�s leg�timo para registrar el dominio controvertido.
- La sociedad Demandante considera que los derechos de Propiedad Industrial a los que es aplicable la normativa que regula el procedimiento de resoluciones extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo del pa�s correspondiente a Espa�a “.es” se circunscribe �nicamente a las modalidades de marca y nombre comercial, cuando en modo alguno puede concluirse del an�lisis de dicha normativa que se deban excluir los r�tulos de establecimiento (que bien pudieran considerarse incluidos en la expresi�n “otros derechos de Propiedad Industrial” contenida en el art�culo�2 del Reglamento al especificar que debe entenderse por “derechos previos”).
- No puede aceptarse, por consiguiente, su afirmaci�n de que “resultar�a un desprop�sito pensar que el registro de r�tulo de establecimiento en un municipio permita el registro de un nombre de dominio de car�cter nacional y universal, impidiendo a un poseedor de marcas nacionales e internacionales a hacer uso del mismo”.
- En relaci�n con lo anterior, este Experto considera que no tiene justificaci�n considerar la existencia de un derecho leg�timo sobre un nombre de dominio en particular, a partir solo de la existencia de un registro de marca nacional. Buena prueba de ello es el hecho de que una marca puede ser notoriamente conocida s�lo en un pa�s, pero no en otros del mismo continente ni incluso en otro continente diferente por lo que si sirve para sustentar el registro de un derecho de alcance universal, como este caso es el nombre de dominio, tambi�n debe considerarse que puede cumplir esa funci�n un registro de r�tulo de establecimiento respecto del cual, no s�lo no se ha producido exclusi�n expresa alguna por la normativa aplicable en cuanto a su inclusi�n en la categor�a de “derechos previos”, sino que adem�s puede considerarse, tal y como se ha indicado, perfectamente incluido en la categor�a “otros derechos de Propiedad Industrial”.
- No quiere tampoco este experto dejar de poner de manifiesto el hecho de que, de acuerdo con las pruebas aportadas, el establecimiento “El Caballo” distinguido por el r�tulo de establecimiento de la demandada puede considerarse, aunque solo sea con alcance local, como un establecimiento notoriamente conocido. Todo ello independientemente de que la raz�n social de la sociedad Demandada sea Bolsos El Caballo SL, de que tenga registrado el nombre de dominio o de que aparezca identificada en cualquier gu�a como “Bolsos El Caballo”, puesto que tambi�n ha tenido lugar, y de manera muy profusa, el uso simplemente de “El Caballo”.
- Aunque no lo establezca de manera expresa bien pudiera parecer que la Demandante trata de demostrar que la intenci�n de la Demandada es variar injustificadamente el statu quo de convivencia que se hab�a venido produciendo entre las denominaciones “Bolsos El Caballo” y “El Caballo”. Debe se�alarse, no obstante, que tanto esa presunta intencionalidad como el alcance del uso que la Demandada haya dado a la denominaci�n “Bolsos El Caballo” (y no “El Caballo”) no son cuestiones que deban ser ventiladas en un procedimiento como el que aqu� se sustancia.
- Que si bien tanto la sociedad Demandada como las decisiones judiciales reca�das en el procedimiento que ha enfrentado ambas partes y a sus signos distintivos, reconocen la notoriedad de la marca EL CABALLO, ello no constituye raz�n suficiente per se para que se presuma que no exist�an derechos anteriores a favor de terceros sobre denominaciones id�nticas. Existen numerosos supuestos pasados en los que, en aplicaci�n de la UDRP por parte del Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI, ha emitido decisiones en ese sentido. Un claro ejemplo puede venir constituido por la decisi�n Gordon Sumnerp/k/a Sting vs. Michael Urvan, Caso OMPI N��D2000-0596 (“”).
- Que siendo por tanto indiscutible que tanto la sociedad Demandante como la sociedad Demandada ostentaban y ostentan derechos leg�timos que justifiquen el registro del dominio es la efectividad del principio consagrado de First come, First served la que debe determinar, como as� ha sido en el presente caso, quien ha de ostentar la titularidad del dominio en cuesti�n.
Considerando todas las circunstancias expuestas este experto concluye que la demandada s� ostentaba derechos y/o intereses leg�timos en el nombre de dominio controvertido por lo que se decide que no concurre el segundo requisito establecido por el art�culo 2 del Reglamento para determinar que el registro de un nombre de dominio se ha obtenido de manera especulativa o abusiva.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Habida cuenta de los razonamientos expuestos en el apartado anterior no puede apreciarse en modo alguno mala fe ni por parte de la Demandada, ni en lo que se refiere al registro ni en lo que se refiere al uso del nombre de dominio controvertido puesto que:
- La Demandada dispone, y dispon�a con mucha antelaci�n al inicio de la disputa, de un derecho de Propiedad Industrial inscrito a su favor, id�ntico al nombre de dominio controvertido.
- La Demandada ha venido operando bajo la denominaci�n “El Caballo” y siendo conocida en el �mbito territorial al que se extiende su derecho de Propiedad Industrial, por esa denominaci�n.
En tales circunstancias dif�cilmente puede entenderse ni que el registro de nombre de dominio controvertido se produjo de mala fe ni que el uso del mismo haya venido teniendo lugar como consecuencia de la mala fe.
Por lo dem�s, la Demandante no ha acreditado que concurra en ninguna de las cinco circunstancias que, no limitativamente, establece el art�culo 2 del Reglamento para llegar a la conclusi�n de que la Demandada obtuvo el registro o procedi� al uso del nombre de dominio controvertido, de mala fe.
Este Experto, concluye, por tanto, que no concurre el tercer requisito exigido por el art�culo 2 del Reglamento.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el art�culo 21 del Reglamento, este Experto desestima la Demanda.
Alberto De Elzaburu
Experto
Fecha: 17�de�octubre�de�2006
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