Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras v. Miquel Oms Espinosa
Caso N��DES2006-0022
1. Las Partes
La Demandante es Petroleo Brasileiro S/A – Petrobras, con domicilio en R�o de Janeiro, Brasil representada por Elzaburu, Espa�a.
El Demandado es Miquel Oms Espinosa con domicilio en Barcelona, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registro del citado nombre de dominio lo efectu� directamente ante ESNIC el Demandado sin intervenci�n de agente registrador.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el�”Centro”) el 8�de�septiembre�de�2006. El 13�de�septiembre�de�2006 el Centro envi� a ESNIC v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. Con igual fecha ESNIC envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto de los contactos administrativo, t�cnico y de facturaci�n.
De conformidad con los art�culos 7 a) y 15 a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de septiembre�de�2006. De conformidad el art�culo 16 a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 15�de�octubre�de�2006.
El Demandado contest� la Demanda el 12�de�octubre�de�2006.
El Centro nombr� a Manuel Moreno-Torres como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 27�de�octubre�de�2006, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El Experto �nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos y circunstancias mencionados en la Demanda y en la Contestaci�n de la Demanda no son contenciosos por las partes por lo que este Experto los tiene por verdaderos:
El Demandante es titular de los siguientes signos distintivos que incluyen la menci�n “petrobras”:
- Marca comunitaria 3068211 PETROBRAS, en clases 1, 4, 35, 39 y 42.
- Marca comunitaria 3080141 PETROBRAS, en clases 37 y 43
- Marca espa�ola 2372683 PETROBRAS (mixta), en clase 1.
- Marca espa�ola 2372684 PETROBRAS (mixta), en clase 4
- Marca espa�ola 2372685 PETROBRAS (mixta), en clase 35
- Marca espa�ola 2372686 PETROBRAS (mixta), en clase 37
- Marca espa�ola 2372687 PETROBRAS (mixta), en clase 39
- Marca espa�ola 2372688 PETROBRAS (mixta), en clase 40
- Marca espa�ola 2372689 PETROBRAS (mixta), en clase 42
El Demandado no ha utilizado el nombre de dominio por no dirigirlo, en la actualidad, a una p�gina web.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Los argumentos del Demandante para solicitar la transferencia del nombre de dominio en conflicto son los que siguen:
La Demandante, en tanto titular de numerosos registros de marca PETROBRAS en diversos pa�ses, Espa�a entre otros, es com�nmente conocida con la denominaci�n PETROBRAS, a nivel internacional.
Argumenta que el nombre de domino en conflicto es id�ntico a la marca PETROBRAS sobre el que el demandante ostenta los citados derechos registrales, si se prescinde del dominio territorial de primer nivel “.es”.
Por lo dem�s, el nombre de dominio ni se corresponde con el propio nombre del Demandado, ni �ste ha sido com�nmente conocido como “PETROBRAS”, por lo que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio. Por esta raz�n se le remiti� un requerimiento de transferencia del mismo.
Que el Demandado reaccion�, al requerimiento enviado por la Demandante con la solicitud de registro de marca espa�ola “PETROBRAS” en una clase libre. Que sin duda, el �nico fin de iniciar dicho procedimiento era el de poder invocar una supuesta legitimaci�n sobre tal denominaci�n.
Seg�n el Demandante la mala fe del Demandado queda probada por lo siguiente:
(1) La solicitud de marca fue depositada s�lo despu�s de haber recibido el requerimiento.
(2) El Demandado mentir�a pues de los datos contenidos en el Anexo n� 7 se deduce seg�n lo dicho que la marca fue depositada en junio�de�2006, despu�s de haber recibido el requerimiento.
(3) La solicitud contiene un enunciado de productos claramente forzado y redactado con el �nico fin de facilitar una supuesta explicaci�n a la utilizaci�n de la denominaci�n PETROBRAS.
Por otro lado considera que la mala fe del Demandante subyace de su conocimiento previo de la marca PETROBRAS y del prestigio de la empresa Demandante.
B. Demandado
El Demandando manifiesta ser el encargado del dise�o y comunicaci�n de una agrupaci�n da aficionados a los minerales met�licos, que tiene previsto utilizar un futuro sitio web como lugar de intercambio e informaci�n entre los asociados a la misma.
Que la elecci�n de t�rmino “PETROBRAS” fue casual por la uni�n el inicio de la palabra “Petrolog�a”, es decir “Petro” y la palabra inglesa “Brass” que significar�a metal en castellano, pero eliminando la �ltima “s”.
Que contactaron con la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas para proceder al registro del t�rmino “PETROBRAS” y as� impedir que terceros pudieran copiarla.
Afirma el Demandado que el proceso de registro de la marca se inici� con fecha de 21�de�febrero�de�2006, si bien tras recibir el requerimiento del Demandante con fecha de 26�de�mayo �ltimo, comprob� que el proceso no hab�a tenido �xito por lo que inici� de nuevo el procedimiento de registro.
Por lo dem�s, considera que no exist�a un conocimiento previo de la marca del Demandante, as� como que iniciado el periodo p�blico de solicitud cualquier persona ten�a el mismo derecho a adquirir el nombre de dominio.
Finalmente, manifiesta que no ha actuado de mala fe contra el Demandante, ni tampoco ha querido confundir a nadie pues nunca ha utilizado el nombre de dominio para redireccionarlo a la competencia del Demandante, crear una web con contenidos basados en petr�leo, ni cualquier otros uso indebido.
Por todo ello acaba solicitando se desestime la Demanda interpuesta por el Demandante.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo establecido en el art�culo 21 del “Reglamento” el Experto ha de resolver sobre la Demanda con base en:
- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el propio “Reglamento” y
- las leyes y los principios del Derecho nacional espa�ol.
Asimismo, se tendr� en cuenta la doctrina consolidada en materia de nombres de dominios gen�ricos del Centro de Arbitraje y Mediaci�n de OMPI, en tanto en cuanto coincidan con la regulaci�n espa�ola por raz�n de los m�s que evidentes puntos de conexi�n entre ambos procedimientos.
Conforme al art�culo 2 del Reglamento procede a continuaci�n analizar si se cumplen con los siguientes requisitos 1)�Que el nombre de dominio sea id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con otro t�rmino sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2)�que el Demandado carezca de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El Demandante es titular de diversas marcas, nacionales y comunitarias que consisten en el t�rmino , aportando prueba de ello junto con su escrito de Demanda, por lo que justifica debidamente el requisito exigido en el art�culo 2 del Reglamento
Es evidente que los derechos previos reconocidos al Demandante coinciden �ntegramente con el nombre de dominio en disputa por lo que este Experto entiende que existe identidad entre los referidos derechos y el nombre de dominio en litigio
B. Derechos o intereses leg�timos
Tendr� car�cter especulativo el registro de un nombre de dominio cuando el Demandado no tenga derechos o intereses leg�timos respecto al nombre de dominio en cuesti�n.
El Demandado no ha aportado prueba alguna que le confiera un derecho previo en relaci�n al nombre de dominio en disputa, pues no cabe considerar como tal la solicitud de la marca “PETROBRAS” a nombre del Demandado, por haber sido iniciado el procedimiento con posterioridad al requerimiento que le efectu� el Demandante.
Tampoco el Demandado ha aportado pruebas de la existencia de la agrupaci�n de amigos a la petrolog�a, ya sea como entidad constituida conforme a Derecho o no, es decir irregular, ni tampoco aporta prueba alguna de los bocetos o maquetas de la p�gina Web proyectada para intercambio de minerales e informaci�n entre los miembros de la misma que demuestren las inversiones realizadas y, finalmente, tampoco ha aportado prueba de que la reiterada agrupaci�n sea conocida como “PETROBRAS”.
Por consiguiente, concurre la segunda de las circunstancias necesarias para la estimaci�n de la Demanda.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
A pesar de cuanto alega el Demandado, lo cierto es que el Demandante ha aportado elementos suficientes para concluir que la marca “PETROBRAS” es notoria y que el Demandado al registrar el Nombre de Dominio era plenamente consciente de estar apropi�ndose de un signo que no le pertenec�a.
La Doctrina tambi�n ha establecido que el registro de un Nombre de Dominio id�ntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe (entre otras Decisiones Eresm�s Interactiva, S.A. / Alehop Internet, S.L. v. A/M Garc�a, Caso OMPI N��D2001-0949; Lycos Espa�a Internet Services S.L. v. Mediaweb S.L., Caso OMPI N��D2004-0434).
El hecho de que el Demandado iniciase el procedimiento de solicitud de marca ante la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas una vez recibido la notificaci�n del requerimiento del Demandante demuestra, a juicio de este experto, no s�lo el conocimiento de la marca, sino tambi�n la intenci�n del Demandado de crear “ficticiamente” un derecho previo en los t�rminos del art�culo 2 del Reglamento.
En consecuencia, debe admitirse la mala fe del Demandado siguiendo el criterio establecido en otras decisiones como Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani Caso N��DES2006-0001: “... Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio id�ntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca.” Citando reiteradas resoluciones que aplican la Pol�tica UDRP y cuya interpretaci�n es perfectamente aplicable tambi�n a procedimientos sobre nombres de dominio “.es”.
Por lo dem�s, la falta de uso del nombre de dominio , a pesar de las declaraciones del Demandado de existir un proyecto de Web, queda probada por la ausencia de elementos probatorios facilitados en este procedimiento.
En consecuencia, el Experto considera que tambi�n se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el ar�ticulo 21 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, sea transferido al Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto �nico
Fecha: 10 de noviembre de 2006
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