Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Kingfisher S.A. v. Recinfor
Caso N��DES2006-0024
1. Las Partes
La Demandante es Kingfisher S.A. con domicilio en Templemars, Espa�a, representada por Dur�n-Correjter, Espa�a.
La Demandada es Recinfor con domicilio en Bilbao, Vizcaya, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el�“Centro”) el 22�de�septiembre�de�2006. El 26�de�septiembre�de�2006 el Centro envi� a ESNIC v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 27�de�septiembre�de�2006 ESNIC envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n.
De conformidad con los art�culos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9�de�octubre�de�2006. De conformidad con el p�rrafo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 29�de�octubre�de�2006. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el 27�de�octubre�de�2006.
El Centro nombr� a Mar�a Baylos como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 16�de�noviembre�de�2006, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El�Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La sociedad demandante es titular del registro de Marca Internacional n� 612.974, BRICO DEPOT, con efectos en Espa�a, solicitada el 30�de�diciembre�de�1993 y concedida el 19�de�diciembre�de�1995. Es, igualmente, titular del Nombre Comercial no registrado, BRICO DEPOT.
El nombre de dominio fue registrado por el demandado el 8�de�noviembre�de�2005.
El Demandado reconoce en su contestaci�n que, previamente a iniciar el presente procedimiento, recibi� una carta de la Demandante notific�ndole la existencia de un conflicto con el nombre de dominio . La Demandante, en escrito complementario presentado fuera de plazo, cuya valoraci�n por este Experto se establecer� m�s adelante, present� copia de la referida carta. En dicha carta consta que al Demandado se le notificaron los registros previos de los que es titular la Demandante y se le invit� a que transfiriera voluntariamente el nombre de dominio en cuesti�n so pena de emprender acciones legales en ejercicio de los derechos de la Demandante.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante basa su Demanda en:
- La titularidad de la Marca internacional con protecci�n en Espa�a, antes referida, as� como el derecho sobre el Nombre Comercial no registrado BRICO DEPOT, al amparo del art�culo 8 del Convenio de la Uni�n de Par�s (CUP) y la existencia de una Marca Internacional en tramitaci�n, con prioridad francesa, designando Espa�a.
- El uso de su Nombre Comercial y Marca para distinguir todo tipo de materiales para realizar obras y bricolaje a nivel dom�stico, no s�lo en Francia sino en Espa�a donde existen 8 establecimientos comerciales “BRICO DEPOT”.
- La identidad entre el nombre de dominio controvertido y sus Marcas registradas.
- La inexistencia de derechos o intereses leg�timos del Demandado sobre el nombre de dominio por no ostentar ning�n derecho de propiedad industrial o denominaci�n social inscrita en Espa�a.
- La mala fe en el registro por haberse hecho con la �nica intenci�n de impedir que el titular de la marca pueda reflejarla como nombre de dominio y con el objetivo de perturbar la actividad comercial de la Demandante.
- La mala fe en el uso del nombre de dominio la basa la Demandante en el intento del Demandado de atraer de manera intencionada y con �nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la marca de la Demandante en cuanto a fuente, afiliaci�n, patrocinio o promoci�n del sitio Web del Demandado y sus productos o servicios. Acompa�a como prueba de esta afirmaci�n una fotocopia del sitio Web “” donde aparece una referencia al Demandado RECINFOR.
- Adem�s alega la Demandante que el nombre de dominio lleva directamente al sitio Web del Demandado, como dice haber comprobado mediante Acta notarial, que no acompa�a.
Por estas razones solicita que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
B. Demandado
El Demandado, al contestar a la Demanda, b�sicamente aleg�:
- La falta de inter�s que, a su entender, tiene la Demandante en el nombre de dominio puesto que no lo hab�a registrado antes.
- La anterioridad del registro del nombre de dominio al registro de la marca BRICO DEPOT en Espa�a.
- El objeto de haber registrado ese nombre de dominio se debe al prop�sito de crear una nueva empresa con dicha denominaci�n para lo que solicit� y obtuvo del Registro Mercantil Central la debida aprobaci�n, el 6�de�febrero�de�2006.
- Reconoce la recepci�n de una carta de los responsables de KINGFISHER S.A. “indicando la existencia de conflicto con el dominio”(sic) que motiv� que decidiese paralizar la creaci�n de la nueva empresa, pero que no le dio mayor importancia a tal conflicto al no haber recibido noticias posteriores.
- El nombre de dominio no ha estado operativo sino en un “parking” de dominios hasta mayo�de�2006, habi�ndose redireccionado provisionalmente a la p�gina Web de RECINFOR por ser �sta la propietaria del nombre de dominio.
6. Debate y conclusiones
Sobre la admisibilidad del escrito presentado por la Demandante a la vista de las alegaciones contenidas en la contestaci�n a la Demanda
El art�culo 18 del Reglamento establece en su apartado a) que el Experto dirigir� el procedimiento en la forma que estime m�s apropiada para su adecuada tramitaci�n con arreglo al Reglamento, debiendo garantizar la igualdad de trato para las Partes.
Por su parte, el apartado d) de dicho art�culo determina que el Experto resolver� sobre la admisibilidad de las aclaraciones o documentos adicionales que las Partes est�n interesadas en aportar al procedimiento en cualquier fase del mismo.
En el presente procedimiento, la Demandante ha presentado un escrito de alegaciones complementarias a la vista de las afirmaciones y argumentos ofrecidos por el Demandado en su contestaci�n.
El Experto entiende que el citado escrito es admisible por cuanto no ofrece hechos o pruebas nuevas que pudiesen vulnerar el derecho de defensa del Demandado, respet�ndose, por tanto, la igualdad de trato para las Partes.
Respecto al documento que la Demandante aporta con estas alegaciones, consistente en la carta requerimiento enviada por la Demandante al Demandado antes de iniciar este procedimiento, la Demandante debi� y pudo haberlo aportado con la Demanda, siendo, como es, un dato importante para la resoluci�n del procedimiento. Por ello su presentaci�n es totalmente extempor�nea. Sin embargo, el Experto acepta su admisi�n s�lo por el hecho de que el propio Demandado ha reconocido en su contestaci�n que recibi� tal carta de advertencia, con independencia de la interpretaci�n que �ste le d�, lo cual es cometido del Experto. Por tanto, con la admisi�n del documento no se vulnera la garant�a de igualdad de trato para las Partes, como exige el Reglamento.
Reglas aplicables
El art�culo 21 del Reglamento se�ala que el Experto resolver� la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio “.es”, resultar�n igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho espa�ol.
Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en el procedimiento para la resoluci�n de controversias en materia de nombre de dominio establecido por ICANN, por lo que resulta razonable tomar en consideraci�n la doctrina que en su aplicaci�n ha establecido el Centro en los �ltimos a�os, como ya se�alaron, entre otras, las Decisiones Estudios Universitarios Superiores de Andaluc�a S.L. v. Eusanet, S.L.,Caso OMPI N��DES2006-0005 y Hosteler�a y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI N��DES2006-0014.
A. dentidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Es un hecho no discutido –por su obviedad— la identidad existente entre la denominaci�n que constituye la Marca internacional de la Demandante n� 612.974, BRICO DEPOT, con protecci�n en Espa�a, y el nombre de dominio registrado por el Demandado.
En cuanto al Nombre Comercial no registrado, BRICO DEPOT, para el que la Demandante reclama la protecci�n del art�culo 8 del CUP hay que tener en cuenta que este precepto establece que “el Nombre Comercial ser� protegido en todos los pa�ses de la Uni�n sin obligaci�n de dep�sito o de registro”. La directa aplicaci�n de los Tratados Internacionales, como derecho nacional interno, es un derecho constitucional recogido en el art�culo 96�de�la Constituci�n Espa�ola, por lo que en este procedimiento no debe entrarse en discusiones jurisprudenciales o doctrinales sobre la necesidad de uso en el pa�s en el que se reclama la protecci�n. En todo caso, la Demandante ha probado que la denominaci�n BRICO DEPOT viene siendo usada en diversos lugares de Espa�a, concretamente en 8 establecimientos comerciales, como se indica en la demanda. Ello se comprueba en la consulta al sitio Web de la Demandante “”.
Por estas razones, el Experto entiende que concurre la primera de las circunstancias establecidas en el art�culo 2 del Reglamento para determinar que el registro del nombre de dominio tiene car�cter especulativo o abusivo.
El Experto no tiene en cuenta la Marca internacional que, seg�n la Demanda, se encuentra en tramitaci�n y reclama protecci�n en Espa�a, por dos razones: 1)�el �nico hecho que la Demandante prueba es la existencia de una solicitud de Marca francesa n� 06/3439634, de 7�de�julio�de�2006, que justifica con el Anexo IV de la Demanda, y 2)�aunque, efectivamente, se estuviese tramitando una solicitud de Marca Internacional, con efectos en Espa�a, dicha solicitud no otorga al solicitante m�s que una expectativa de derecho que no tiene la consideraci�n de “derecho previo” en el sentido del art�culo�2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses leg�timos
La Demandante sostiene que el Demandado carece de derecho e inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio porque no es titular de un derecho de propiedad industrial (marca�o nombre comercial) u otra denominaci�n v�lidamente inscrita en Espa�a.
Frente a ello, el Demandado sostiene que su inter�s leg�timo e incluso su derecho, reside en su intenci�n de crear una nueva empresa denominada BRICODEPOT para lo que solicit� debida aprobaci�n del Registro Mercantil Central (RMC) que, seg�n afirma, admiti� el nombre BRICODEPOT S.L. el 6�de�febrero�de�2006. Este extremo pretende justificarlo con el Anexo I que une a su contestaci�n.
El Experto considera que no puede prosperar esta alegaci�n del Demandado pues, en primer lugar, el nombre de dominio fue registrado el 8�de�noviembre�de�2005; es decir, antes de haberse siquiera solicitado la reserva de la raz�n social. Pero es que, en segundo lugar, con independencia de la validez que se pueda dar al documento acompa�ado (ya que no se trata de la propia certificaci�n negativa del RMC), la reserva de una denominaci�n no concede derecho alguno sobre la misma ni implica que se hayan consultado los signos registrados en la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas, puesto que no hay conexi�n entre ambos registros. El examen que realiza el RMC lo es respecto a las denominaciones sociales que constan inscritas en el mismo. La reserva que concede el RMC no sirve m�s que para asegurarse que durante 15 meses (art�culo�412 del Reglamento del Registro Mercantil) dicho Registro incluir� la denominaci�n solicitada en su Secci�n de Denominaciones, a efectos de posible identidad con una solicitud posterior que pudiera presentarse por otro. Transcurridos esos 15 meses sin haberse justificado ante el RMC la constituci�n de la sociedad, la denominaci�n registrada caducar� y el Registro cancelar� de oficio la denominaci�n en la Secci�n de Denominaciones.
Por tanto, entiende el Experto que, a los efectos del Reglamento, no puede considerarse como derecho o inter�s leg�timo el prop�sito del Demandado de crear una nueva empresa con la denominaci�n BRICO DEPOT. Cabe recordar que el art�culo 2 del Reglamento considera como “derechos previos” las denominaciones de entidades v�lidamente registradas en Espa�a y que el art�culo 9d) de la Ley 17/2001, de 7�de�diciembre, de Marcas, establece como “derecho anterior” la raz�n social de una persona jur�dica. En este caso, tal persona jur�dica ni siquiera se hab�a constituido en la fecha de registro del nombre de dominio ni tampoco en la actualidad, como reconoce el propio Demandado.
Respecto a la justificaci�n del registro del nombre de dominio porque, seg�n el Demandado, la Demandante ha demostrado su falta de inter�s en el mismo al no haberlo registrado antes y haberse interesado por el nombre de dominio s�lo al presentar esta demanda, el Experto no puede estar de acuerdo. No existe un plazo para que el titular de una marca la registre como nombre de dominio bajo el c�digo territorial “.es”. El titular tiene siempre un derecho preferente a obtenerlo en cualquier momento si es que se cumplen las condiciones establecidas en el Plan Nacional y, si no lo ha hecho, puede solicitar –como sucede en este caso— que se le transfiera o se anule el nombre de dominio registrado por un tercero, demostrando que concurren las circunstancias del art�culo 2 del citado Reglamento. Por tanto, no hay desinter�s en el nombre de dominio ni dejaci�n del derecho de la Demandante por no haberlo registrado antes y reclamarlo ahora, que es precisamente, cuando ha visto lesionado su derecho.
En consecuencia, el Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio .
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandante ha acreditado ser titular de la Marca Internacional n� 612.974, BRICO DEPOT, con protecci�n en Espa�a, solicitada el 30�de�diciembre�de�1993 y concedida para Espa�a el 19�de�diciembre�de�1995. La Marca es, por tanto, muy anterior al registro del nombre de dominio el 8�de�noviembre�de�2005.
De la informaci�n y documentaci�n proporcionadas por la Demandante no resulta acreditado el conocimiento previo por el Demandado de la Marca de la Demandante. As�,�no consta que las Partes hayan tenido contactos comerciales con anterioridad al registro del nombre de dominio ni que el Demandado pertenezca al sector de la Demandante pues no puede entenderse que los sectores a los que se dedican Demandante y Demandado sean an�logos: en un caso, toda clase de materiales para realizar obras y bricolaje a nivel dom�stico y, en el otro, consumibles inform�ticos, material de oficina, impresoras y equipos inform�ticos.
Por otro lado, la Demandante no ha alegado ni probado que su Marca Internacional BRICO DEPOT sea renombrada o, al menos, conocida en Espa�a.
Tampoco consta la actividad a la que pretend�a dedicarse el Demandado con esa nueva empresa que ten�a intenci�n de crear con la denominaci�n BRICO DEPOT, de modo que no puede conocerse si el Demandado pretend�a competir con la Demandante ni perturbar su actividad comercial.
No consta que el Demandado haya intentado vender u ofrecer el nombre de dominio a la Demandante o a un competidor de �sta por un valor superior a los costes de registro.
La Marca de la Demandante consiste en una denominaci�n caprichosa o de fantas�a, como es BRICO DEPOT, y es sospechoso que sea esa, precisamente, la denominaci�n elegida por el Demandado. Tambi�n es cierto que uno de los establecimientos de la Demandante se encuentra en un Centro Comercial de la provincia de Vitoria y el Demandado tiene su domicilio en Bilbao, perteneciendo, por tanto, a la misma Comunidad Aut�noma del Pa�s Vasco.
Todas estas circunstancias podr�an inclinar a pensar que el Demandado conoc�a a la Demandante y por eso eligi� el nombre de dominio . Pero estas no son m�s que suposiciones que no est�n respaldadas por pruebas o, al menos, un principio de prueba que permita al Experto adquirir convicci�n sobre la existencia de mala fe en el registro, ya que ni siquiera la Demandante ha alegado estos hechos y el Experto no puede basar su Decisi�n en su propia impresi�n.
Por ello, la evidencia presentada no prueba de manera absoluta que el registro fuera efectuado de mala fe.
Sin embargo, ha de examinarse ahora si el nombre de dominio ha sido usado de mala fe puesto que en el procedimiento arbitrado por el Reglamento, la mala fe ha de existir, bien en el registro, bien en el uso, para considerar que el registro del nombre de dominio tiene car�cter especulativo o abusivo, sin que sea necesario que concurran ambas circunstancias.
En este sentido, la Demandante afirma que el Demandado ha intentado atraer, con �nimo de lucro, a los navegantes a su p�gina Web, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, asociaci�n o patrocinio del sitio Web del Demandado y de los productos o servicios que figuran en el mismo. La Demandante justifica esta afirmaci�n con la aportaci�n de una fotocopia de la p�gina Web “” en la que aparece una referencia al Demandado.
Adem�s, a�ade la Demandante que el nombre de dominio lleva directamente al sitio Web “” del Demandado, lo cual dice haber comprobado mediante el levantamiento de un Acta Notarial, que no presenta, pero que al tratarse de un hecho reconocido por el Demandado, se estima probado sin necesidad de solicitar m�s informaci�n a la Demandante.
El Experto ha consultado la situaci�n actual del nombre de dominio y ha verificado que no se encuentra operativo.
Por otro lado, el propio Demandado reconoce haber tenido el nombre de dominio en un “parking” de dominios hasta mayo�de�2006, lo que significa que no ha realizado ning�n uso directo del mismo, mediante una oferta de productos o servicios a trav�s de una p�gina Web a la que se acceda con este nombre de dominio.
Por tanto, lo �nico que ha venido haciendo el Demandado es una mera tenencia pasiva del nombre de dominio puesto que un redireccionamiento autom�tico que tuvo un tiempo no supone uso activo del dominio en cuesti�n.
As� las cosas y, tomando como referencia la doctrina sentada por numerosas Decisiones del Centro, ha de se�alarse que la tenencia pasiva de un nombre de dominio ha sido considerada como un uso de mala fe del mismo (Casos�N� D2000-0003, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, N� D2000-0022, Parfums Christian Dior v. 1�Net�Power�Inc, N� D2000-0239, J. Garc�a Carri�n, S.A. v. Mar�a Jos� Catal�n Fr�as, entre otras m�s) porque para lo �nico que sirve al que lo ha registrado es para impedir que el titular de la marca lo inscriba a su favor.
Por otra parte, el Demandado fue debidamente advertido de los derechos de la Demandante, de forma clara y contundente, anunci�ndole el ejercicio de acciones legales si hiciera caso omiso del requerimiento. El Demandado, lejos de atender a esta advertencia, hace una interpretaci�n que no obedece a la literalidad de la carta y quiere hacer creer que el contenido de la misma no era suficiente para entender que estaba actuando con infracci�n de derechos previos ajenos y que si no transfer�a el nombre de dominio se actuar�a contra �l.
Este Experto no considera atendible dicho argumento del Demandado. No puede afirmar �ste que se le notific� la existencia de un conflicto y que despu�s nadie se interes� por el asunto. Aunque este Experto no hubiera conocido el contenido exacto del requerimiento (presentado extempor�neamente por la Demandante) nunca habr�a interpretado que alguien pueda enviar una notificaci�n de la existencia de un conflicto por el mero hecho de comunicarlo sino como advertencia y anuncio del ejercicio de derechos si no se atiende a ella. Y esto lo sabe perfectamente el Demandado que, lejos de aceptar la transferencia voluntaria del nombre de dominio a la Demandante, continu� detent�ndolo, obstaculizando as� la posibilidad de que la titular de la Marca Internacional BRICO DEPOT pudiera ejercer su derecho a utilizarla en Internet y como nombre de dominio bajo el c�digo de pa�s “.es”.
El Experto considera, en suma, que el nombre de domino ha sido utilizado de mala fe.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el art�culo�21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido a la Demandante.
Mar�a Baylos
Experto �nico
Fecha: 1�de�diciembre�de�2006
Full & Egal Universal Law Academy