Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
TOMTOM International B.V. v. Beta 5 Soluciones Inform�ticas S.L.
Caso N� DES2006-0030
1. Las Partes
La Demandante es TOMTOM International B.V. con domicilio en Amsterdam, Pa�ses Bajos, representada por Cuatrecasas Abogados, Espa�a.
La Demandada es Beta 5 Soluciones Inform�ticas S.L. con domicilio en M�laga, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio (el Nombre de Dominio).
El agente registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, y el registrador es R.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 6�de�noviembre�de�2006. El 7�de�noviembre�de�2006, el Centro envi� a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 9�de�noviembre�de�2006, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, agente registrador, envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. A su vez, R, registrador del nombre de dominio en controversia, confirm� la informaci�n proporcionada por el agente registrador arriba mencionado.
El Centro verific� que la Demanda cumple los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (el�“Reglamento”).
De conformidad con los art�culos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el�16�de�noviembre�de�2006. De conformidad con el art�culo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para 6�de�diciembre�de�2006. El Demandado contest� a la Demanda el 5�de�diciembre�de�2006.
El Centro nombr� a Antonia Ruiz L�pez como Experto el d�a 20�de�diciembre de�2006, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuaci�n:
La Demandante es la Sociedad holandesa TOMTOM INTERNATIONAL, B.V., dedicada desde el a�o 1991 al desarrollo de software, equipos y servicios de navegaci�n por medio de dispositivos m�viles. En la actualidad la Demandante comercializa tres l�neas de productos: (i) Software de navegaci�n espec�ficamente desarrollado para su utilizaci�n en dispositivos m�viles (PDAs). Dicho software se comercializa por medio de la marca TOMTOM NAVIGATOR; (ii) Dispositivos independientes de navegaci�n con software integrado. Dichos productos se comercializan por medio de la marca TOMTOM GO; y (iii) Software de navegaci�n espec�ficamente dise�ado para su utilizaci�n en tel�fonos m�viles. Dichos productos se comercializan baja la marca TOMTOM MOBILE.
La Demandante es titular registral de las marcas comunitarias: i) TOMTOM GO (N� 3659158), del 18 de febrero de 2004, registrada el 16 de enero de 2006 en las clases 9, 38 y 42 del Nomencl�tor Internacional; y ii) TOMTOM FIND YOUR WAY THE EASY WAY (N� 3819752), del 5 de mayo de 2004, registrada el 23 de marzo de 2006 en las clases 9, 38 y 42 del Nomencl�tor Internacional; tambi�n es titular del nombre comercial (no registrado) TOMTOM INTERNATIONAL.
La Demandante es asimismo titular de los nombres de dominio: , registrado el 24 de febrero de 1996; , registrado el 22 de octubre de 2001; y , registrado el 17 de mayo de 2006.
La Demandada es la Sociedad espa�ola Beta 5 Soluciones Inform�ticas S. L., dedicada a las tecnolog�as de la informaci�n.
El Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento fue registrado por la Demandada el 12�de�diciembre�de�2005.
Actualmente el Nombre de Dominio est� vinculado a una p�gina Web con referencias a los productos de la Demandante y enlaces a tiendas virtuales en las que se ofrecen dichos productos de la Demandante (“Tomtom gps”, “Ofertas de Tomtom”, “Programa GPS Tomtom” o “Tomtom One”), as� como otros productos del sector de la inform�tica (“GPS”, “Monitores”, “Impresoras”, etc.). Todos estos enlaces dirigen al usuario a nuevas pantallas donde se encuentran nuevos enlaces a tiendas electr�nicas en las que se ofrecen dichos productos.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:
- La Demandante ostenta un “derecho previo”, como titular de las marcas antes citadas, cuyo n�cleo es el t�rmino TOMTOM, el cual ha adquirido gran notoriedad en el sector, vincul�ndose de forma inequ�voca a la Demandante.
- El t�rmino “TOMTOM” constituye la denominaci�n identificativa por excelencia de la Demandante, habiendo adquirido un alto renombre tanto a nivel espa�ol como internacional.
- Los productos de la Demandante se distribuyen en numerosos pa�ses del mundo, habi�ndose convertido en una referencia tanto para el mercado profesional como para los particulares.
- El Nombre de Dominio presenta un car�cter confusamente similar con las marcas titularidad de la Demandante.
- Desde su registro, el Nombre de Dominio ha estado asociado a p�ginas Web en las que se ha ofrecido p�blicamente en venta. El primer uso del Nombre de Dominio consisti� en su vinculaci�n con una p�gina Web, ofrecida por medio de S –empresa que ha desarrollado una plataforma online de venta de nombres de dominio — en la que se ofrec�a p�blicamente en venta el Nombre de Dominio, con un “precio deseado” m�nimo de 10.000 Euros.
- Adem�s, la p�gina Web vinculada al nombre de dominio se modific� de forma que en la parte superior de la mencionada p�gina Web se encontraba el siguiente texto (tanto en castellano como en ingl�s): “El dominio TOMTOM.ES recibe 20.000 visitas por mes / �Te gustar�a alquilar una redirecci�n a tu web por una cuota mensual? / Haga una oferta”. Y, en la parte central e inferior de la citada p�gina web, se inclu�an enlaces en forma de referencias a la Demandante y a sus productos (“Tomtom”, “Tomtom navegadores gps”, Tomtom wireless gps”, etc.) y de t�rminos gen�ricos vinculados a la tecnolog�a que ha desarrollado la Demandante (“Radar”, “Software”, “GPS Bluetooth”, etc.). Asimismo, de forma destacada, se inclu�a la frase “TOMTOM.ES – El dominio est� en venta”, la cual inclu�a un enlace a la p�gina Web de S anteriormente mencionada.
- Dicha p�gina Web se albergaba en el sitio Web corporativo de la Demandada.
- Asimismo, en la parte superior derecha de la p�gina Web asociada al Nombre de Dominio se encuentra un enlace con el texto siguiente: “�Interesado en este dominio?”, desde el cual se enlaza a una p�gina Web a trav�s de la cual se ofrece la posibilidad de hacer ofertas para la adquisici�n del Nombre de Dominio.
- La p�gina Web vinculada al Nombre de Dominio incluye tambi�n una larga serie de enlaces a tiendas electr�nicas en las que se ofrecen productos tanto de la Demandante como de sus principales competidoras.
- El Demandado carece de derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio.
- El Nombre de Dominio ha sido registrado y se usa de mala fe y, por todo ello, se solicita que sea transferido a la Demandante.
B. Demandada
La Demandada, en resumen, alega lo siguiente:
- La Demandada es una “empresa dedicada a las tecnolog�as de la informaci�n”.
- La Demandante no ha probado el renombre de TOMTOM.
- No existe riesgo de confusi�n entre las marcas registradas por la Demandante y el Nombre de Dominio.
- Los registros de la Demandante son objeto de procedimientos de anulaci�n a instancia de un tercero.
- En cualquier caso, las marcas registradas son “TOMTOM GO” y “ TOMTOM – Find Your Way The Easy Way”, sobre las que la Demandada reconoce que “la Demandante ostentar�a derecho previo”.
- No es cierto que la Demandada carezca de intereses sobre el Nombre de Dominio; por el contrario, tiene un proyecto a medio-largo plazo “cuyos detalles se reserva”.
- La Demandante podr�a haber registrado el Nombre de Dominio durante el periodo previo a su liberalizaci�n.
- La Demandada no ha actuado de mala fe al registrar y usar el Nombre de Dominio.
6. Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
Conforme al art�culo 21 del Reglamento, el Experto resolver� la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.
Tambi�n resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho espa�ol; en particular, son aplicables al presente caso las leyes espa�olas en materia de marcas y de competencia desleal.
Asimismo, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.
6.2. Examen de los presupuestos para la estimaci�n de la Demanda
De acuerdo con el art�culo 2 del Reglamento, se considerar� que el Nombre de Dominio ha sido registrado con car�cter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con un t�rmino sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Seguidamente se analizar� la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.
6.2.A. Derechos previos
El Reglamento, en su art�culo 2, define como “derechos previos”, entre otros, los nombres comerciales y las marcas registradas con efectos en Espa�a.
Tales derechos han sido acreditados, concretamente, sobre las marcas citadas en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho), marcas que se encuentran actualmente registradas y en vigor, sin que quepa cuestionarse en el presente procedimiento la validez de estos registros. En efecto, la Demandada alega –y as� consta en los datos de la OAMI aportados por la propia Demandante — que est�n pendientes sendos procedimientos de nulidad, instados por un tercero, contra los referidos registros. Sin embargo, ello no impide considerar, a los efectos de este procedimiento, que la Demandante ostenta los derechos derivados de los repetidos registros.
La Demandante ha acreditado que comercializa sus productos bajo marcas que contienen, como elemento com�n, la denominaci�n TOMTOM, aunque s�lo ha aportado pruebas del registro de dos de ellas; se trata, en cualquier caso, de marcas en las que el elemento verdaderamente caracter�stico es TOMTOM, mientras que el segundo elemento (GO, NAVIGATOR, MOBILE, etc.) identifica el concreto producto a distinguir. Y es precisamente dicho elemento caracter�stico (TOMTOM) el que goza de mayor notoriedad entre los consumidores de este tipo de productos y, en general, en el mundo de la inform�tica, todo ello conforme a las pruebas aportadas por la Demandante.
En efecto, aunque la Demandada se�ala que no ha sido acreditado el renombre de TOMTOM, lo cierto es que dichas pruebas permiten considerar, al menos, que se trata de una marca notoria en el sector inform�tico y para distinguir productos de la Sociedad del mismo nombre. La Recomendaci�n Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protecci�n de las Marcas Notoriamente Conocidas (aprobada en septiembre�de�1999 por la Asamblea de la Uni�n de Par�s para la Protecci�n de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, en la trig�sima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI), en su Art�culo�2, ofrece las pautas para la determinaci�n de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro; de acuerdo con estas pautas, podemos concluir que en el presente caso se trata de un signo notorio. Adem�s, cabe se�alar que el Experto, personalmente, tiene conocimiento de la notoriedad de la marca TOMTOM, en particular para navegadores GPS.
La Demandante tambi�n invoca su derecho sobre la denominaci�n TOMTOM, que constituye su imagen corporativa por excelencia y que igualmente ha adquirido gran prestigio y notoriedad, por su uso en Espa�a y a nivel internacional, en el mundo de la inform�tica. De modo que la Demandante ostenta asimismo un “derecho previo” derivado de su Nombre Comercial (no registrado), tal y como establece el art�culo 2 del Reglamento, en relaci�n con el art�culo 8� del CUP. Recordemos que este �ltimo precepto establece que “el Nombre Comercial ser� protegido en todos los pa�ses de la Uni�n sin obligaci�n de dep�sito o de registro” (v�ase en este mismo sentido la Decisi�n Kingfisher S.A. v. Recinfor, Caso OMPI N� DES2006-0024).
Pues bien, el nombre comercial y las marcas invocadas por la Demandante, consisten, respectivamente, en las denominaciones “TOMTOM INTERNATIONAL”, “TOMTOM GO” y “TOMTOM FIND YOUR WAY THE EASY WAY”, que coinciden con el Nombre de Dominio precisamente en el t�rmino TOMTOM, es decir, en el elemento esencialmente distintivo de las mismas y el que ha adquirido notoriedad, por lo que el Experto considera que los signos enfrentados son semejantes hasta el punto de crear confusi�n, teniendo en cuenta que la confusi�n tambi�n puede producirse por asociaci�n, y que por su especificidad y notoriedad la denominaci�n TOMTOM normalmente se entiende referida a la Demandante.
Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su art�culo 2.
6.2.B. Derechos o intereses leg�timos
Conforme a la doctrina del Centro, ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio. Por otra parte, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que �ste haya acreditado la falta de derechos o intereses leg�timos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses leg�timos. Tales supuestos son:
- Haber utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepci�n de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por la denominaci�n correspondiente al Nombre de Dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- Haber hecho un uso leg�timo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intenci�n de desviar a los consumidores de forma equ�voca o de empa�ar el buen nombre de las marcas de la Demandante con �nimo de lucro.
En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un inter�s leg�timo de la Demandada sobre el Nombre de Dominio.
En efecto, la Demandada no ha formulado ninguna alegaci�n que resulte veros�mil ni ha aportado prueba alguna que permita concluir que existe alg�n v�nculo entre el Nombre de Dominio controvertido y sus actividades, tampoco ha aludido a alg�n posible derecho o inter�s leg�timo. De acuerdo con la doctrina del Centro, cuando las alegaciones de mala fe del Demandante no son insustanciales, el Experto debe exigir una prueba persuasiva del inter�s leg�timo y del uso y registro de buena fe (entre otras, Edipresse Hymsa, S.A. v. F9-Soft, S.L., Caso OMPI N� D2006-0940).
Cabe advertir que, al contestar a la demanda, la Demandada no ha negado su conocimiento de la marca TOMTOM cuando registr� el Nombre de Dominio; esto es l�gico, puesto que ya era, en aquella fecha, notoria en Espa�a y, por tanto, cabe presumir que la conoc�a perfectamente.
Ambas partes coinciden en la afirmaci�n de que la Demandada no tiene ning�n v�nculo con la Demandante, ni ha sido autorizado en modo alguno por aqu�lla para registrar el Nombre de Dominio.
La Demandada pretende justificar el registro del Nombre de Dominio alegando que la Demandante podr�a haberlo hecho durante el periodo previo a su liberalizaci�n. Sin embargo, de acuerdo con la tesis mantenida en la Decisi�n en Kingfisher S.A. v. Recinfor, Caso OMPI N� DES2006-0024, antes mencionado –con la que coincide el Experto-, el titular de la marca (o del nombre comercial) “tiene siempre un derecho preferente a obtenerlo en cualquier momento si es que se cumplen las condiciones establecidas en el Plan Nacional y, si no lo ha hecho, puede solicitar –como sucede en este caso— que se le transfiera o se anule el nombre de dominio registrado por un tercero, demostrando que concurren las circunstancias del art�culo 2 del citado Reglamento. Por tanto, no hay desinter�s en el nombre de dominio ni dejaci�n del derecho de la Demandante por no haberlo registrado antes y reclamarlo ahora, que es precisamente, cuando ha visto lesionado su derecho”.
La Demandada tampoco ha acreditado que sea conocida corrientemente por la denominaci�n “TOMTOM” y es obvio que el Nombre de Dominio no se corresponde con el nombre de la Demandada.
La Demandada incurre tambi�n en contradicci�n cuando por un lado, intenta justificar su inter�s por el Nombre de Dominio, manifestando en el escrito de contestaci�n a la Demanda que tiene un “proyecto a medio-largo plazo cuyos detalles se reserva” y, por otro lado, parece olvidarse de que la Web vinculada al Nombre de Dominio no puede ser calificada de “proyecto”, puesto que est� activa, al menos desde que se present� la Demanda, conforme a las pruebas aportadas por la Demandante, que en ning�n momento han sido negadas por la Demandada.
As� pues, el Experto considera que, teniendo en cuenta las actividades de la Demandada –que ella misma define como las propias de una sociedad dedicada a las tecnolog�as de la informaci�n— y la notoriedad del signo “TOMTOM”, la Demandada conoc�a perfectamente su existencia y que el registro del Nombre de Dominio no respond�a a la voluntad de utilizarlo leg�timamente en relaci�n con sus propias actividades, sino al prop�sito de aprovecharse indebidamente de dicha notoriedad, ya sea para ofrecer el dominio p�blicamente en venta o alquiler o para captar visitantes a los enlaces incluidos en la p�gina Web asociada al Nombre de Dominio. Adem�s, como esta decisi�n detalla m�s adelante, la Demandada tampoco ha hecho un uso leg�timo y leal o no comercial del Nombre de Dominio.
Por tanto, el Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Art�culo 2.
6.2.C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La doctrina tambi�n viene considerando que constituyen prueba suficiente del registro o uso de mala fe de un Nombre de Dominio determinadas circunstancias, que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa. El Reglamento alude del mismo modo a determinadas “pruebas”, inspir�ndose para ello en dicha doctrina, y en este caso se puede afirmar que est�n presentes todas estas “pruebas”. Para no incurrir reiteraciones innecesarias, s�lo vamos a referirnos a algunas de ellas.
Recordemos tambi�n que:
- Conforme al Art�culo 34 de la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7�de�diciembre), el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tr�fico econ�mico; adem�s, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podr� prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo id�ntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas pr�cticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del car�cter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podr� prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicaci�n telem�ticas y como nombre de dominio (Art�culo 34.3.e).
- Tanto las marcas como los nombres comerciales notorios gozan de una especial protecci�n (Art�culo 6bis del Convenio de la Uni�n de Par�s, Art�culo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Art�culo 8 de la Ley de Marcas espa�ola).
- La vigente Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) sanciona como acto desleal, en su Art�culo 5, todo acto o comportamiento objetivamente contrario a la buena fe. Adem�s, conforme a su Art�culo 6 “se considera desleal todo comportamiento que resulte id�neo para crear confusi�n con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos; el riesgo de asociaci�n por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestaci�n es suficiente para fundamentar la deslealtad de una pr�ctica.” Y, seg�n el Art�culo 12, “se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputaci�n industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado; en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos (...)”. En cuanto a los actos de imitaci�n, en su Art�culo 11 se establecen l�mites claros, estando expresamente vedados cuando existe un derecho exclusivo.
Pues bien, de acuerdo con el Art�culo 2 del Reglamento, se deber� entender que nos encontramos ante el registro o uso de mala fe del Nombre de Dominio cuando el Demandado lo haya registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de venderlo o alquilarlo por un precio que supere el coste documentado relacionado directamente con el nombre de dominio.
Tal y como se ha acreditado en la presente demanda –sin que haya sido negado por la Demandada—, desde su registro, el Nombre de Dominio ha sido ofrecido en venta (por un precio m�nimo de 10.000 €) o en alquiler (ofreci�ndose la posibilidad de “redireccionar” a los usuarios de Internet que consultaran el Nombre de Dominio a una p�gina Web determinada, a cambio del pago de una cantidad mensual). Incluso en la actualidad, tal y como ha podido comprobar el Experto, sigue siendo posible “hacer oferta” de precio.
En el presente caso, dicha actuaci�n constituye prueba de mala fe, en el sentido previsto por el Reglamento.
Por otra parte, de acuerdo tambi�n con el art�culo 2 del Reglamento, se deber� entender que ha habido registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe, cuando el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet a su p�gina Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la identidad del Demandante.
En el presente caso, la Demandada, al utilizar el Nombre de Dominio, ha incluido una serie de enlaces a tiendas electr�nicas que ofrecen productos de la Demandante o de sus competidoras. Ello ha sido debidamente acreditado por la Demandante y, en cualquier caso, el Experto ha podido comprobarlo accediendo a la p�gina Web asociada al Nombre de Dominio. Adem�s, la Demandada tampoco ha negado estos hechos en su contestaci�n a la Demanda.
Est� claro, por tanto, el �nimo de lucro y tambi�n el riesgo de confusi�n con la identidad de la Demandante, ya que en la correspondiente Web aparecen reiteradamente anunciados sus productos. Por �ltimo, cabe contemplar el uso que se viene haciendo del Nombre de Dominio para promocionar de forma no autorizada tiendas y/o productos de terceros ajenos a la Demandante, lo que infringe asimismo los citados preceptos de la Ley de Marcas y de la Ley de Competencia Desleal.
En consecuencia, el Experto considera que tambi�n se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el art�culo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio, sea transferido a la Demandante.
Antonia Ruiz L�pez
Experto �nico
Fecha: 8 de enero de 2007
Full & Egal Universal Law Academy