Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L.
Caso N��DES2006-0033
1. Las Partes
La Demandante es SISTEMAS KALAMAZOO, S.L. con domicilio en Lezama, Vizcaya, Espa�a, representada por Cuatrecasas Abogados, Espa�a.
La Demandada es OFISTORE INTERNET, S.L., con domicilio en Madrid, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el�“Centro”) el 14�de�noviembre�de�2006. El 15�de�noviembre�de�2006 el Centro envi� a ESNIC v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 16�de�noviembre�de�2006 ESNIC envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, t�cnico y de facturaci�n.
El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (el�Reglamento).
De conformidad con los art�culos�7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24�de�noviembre de�2006. De conformidad con el art�culo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 14�de�diciembre�de�2006. El�Demandado no contest� a la Demanda. Por consiguiente, el Centro declar� la rebeld�a del Demandado el 20�de�diciembre�de�2006.
El Centro nombr� a �ngel Garc�a Vidal como Experto el d�a 10�de�enero�de�2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo�5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados
- Sistemas Kalamazoo, S.L. es una sociedad mercantil dedicada a la distribuci�n por medio de Internet de productos de oficina dirigidos a empresas y profesionales.
- Sistemas Kalamazoo, S.L. es titular de la marca denominativa WWW.KALAMAZOO.ES, registrada en la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas con el n�m. 2590865, para distinguir productos de la clase 38 del Nomencl�tor Internacional (concesi�n publicada el 16 de octubre de 2004); y de la marca denominativa con gr�fico SISTEMAS KALAMAZOO N��2513024, registrada en la clase 16 del Nomencl�tor Internacional (concesi�n publicada el 1�de�julio�de�2003).
- Sistemas Kalamazoo, S.L es titular del Nombre comercial SISTEMAS KALAMAZOO n� 256454, registrado en las clases 16 y 35 del Nomencl�tor Internacional (concesi�n publicada el 16�de�septiembre�de�2004).
- Sistemas Kalamazoo, S.L es titular de los nombres de dominio (registrado desde el 3�de�octubre�de�1997) y (registrado desde el 22�de�julio�de�2003).
- Ofistore Internet, S.L. registr� el nombre de dominio el 16�de�noviembre�de�2005.
- Bajo el nombre de dominio se ofrece una p�gina web que contiene enlaces a p�ginas web, dirigidas al p�blico espa�ol, de venta on line de material de oficina.
- Ofistore Internet, SL es titular del sitio web vinculado al nombre de dominio , en el que se ofrece un cat�logo de productos de oficina (Aunque�el domicilio de Ofistore Internet, SL que figura en los datos de registro del nombre de dominio y el domicilio que se indica en el sitio web ofrecido bajo el dominio , no coinciden, no cabe dudar de que se trata de la misma sociedad, pues seg�n la legislaci�n espa�ola de sociedades no puede existir dos sociedades mercantiles en general, ni de responsabilidad limitada en particular, con la misma denominaci�n social).
- Ofistore Internet, SL es titular de los nombres de dominio y , y fue titular del nombre de dominio (habiendo perdido su titularidad por resoluci�n de 28�de�agosto�de�2006 adoptada en el marco del Reglamento por parte del Experto designado por la Asociaci�n para la Autorregulaci�n de la Comunicaci�n Comercial).
- Con fecha 27�de�octubre�de�2006, Sistemas Kalamazoo, SL remiti� por burofax a Ofistore Internet, SL un requerimiento en el que, invocando sus derechos de marca, la normativa espa�ola represora de la competencia desleal y el Plan nacional de nombres de dominio en Internet, le instaba a transferir inmediatamente a su favor el nombre de dominio .
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Sint�ticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:
- La marca WWW.KALAMAZOO.ES es confundible con el nombre de dominio ; y de igual modo el nombre de dominio en conflicto tambi�n es confusamente similar a las marcas y nombres comerciales SISTEMAS KALAMAZOO.
- La Demandada carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio . Argumenta a este respecto la demandante: que en ning�n momento la Demandante ha autorizado a la Demandada para utilizar sus signos distintivos basados en el nombre “Kalamazo” para el registro y uso del nombre de dominio; que la Demandada no ha sido ni es conocida por la denominaci�n “Kalamazo”; que la Demandada se dedica a las mismas actividades que la Demandante y que, por tanto, deb�a ser plenamente consciente de registrar un nombre de dominio que correspond�a claramente a la denominaci�n de uno de sus competidores, raz�n por la cual el registro de un nombre de dominio pr�cticamente id�ntico a los mismos no respond�a a la voluntad de utilizarlo leg�timamente en relaci�n con sus propias actividades, sino a aprovecharse de la mencionada denominaci�n para desviar il�citamente usuarios de Internet a un sitio web controlado por la Demandada.
- La Demandada ha registrado el nombre de dominio de mala fe, porque no tiene ning�n tipo de v�nculo con la Demandante ni ha sido autorizada en modo alguno por la Demandante para registrar el nombre de dominio; y porque al ser la Demandada una de las competidoras de la Demandante no existe la menor posibilidad de que el registro del nombre de dominio se basara en criterios de buena fe, siendo imposible pensar que se produjera una desafortunada casualidad, registr�ndose el nombre de dominio sin ser consciente la Demandada de la infracci�n de los derechos de la Demandante que ello supon�a. Adem�s, entiende la Demandante que la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa se confirmar�a por la actuaci�n de la Demandada en relaci�n con el registro de otros nombres de dominio correspondientes a marcas de terceros, como es el caso de y , y como fue el caso de .
- La Demandada ha usado el nombre de dominio de mala fe porque un uso consistente en la vinculaci�n no autorizada entre un nombre de dominio basado en una marca de un tercero y una p�gina web que ofrece toda una serie de enlaces a sitios web donde se ofrecen servicios competidores de la Demandante constituye un caso flagrante de uso de mala fe. Y la mala fe en el uso se deducir�a igualmente, a juicio de la Demandante, del hecho de haber usado el nombre de dominio con posterioridad al requerimiento de la Demandante.
Por todo ello, la Demandante solicita al Experto nombrado en el presente procedimiento que dicte una resoluci�n por la que el nombre de dominio sea transferido a SISTEMAS KALAMAZOO, S.L.
B. Demandado
El Demandado no contest� a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
La Demanda en un procedimiento de este tipo prosperar� cuando los nombres de dominio en conflicto hayan sido registrados de forma especulativa o abusiva. Seg�n el art�culo 2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de car�cter especulativo o abusivo cuando concurran los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con otro t�rmino sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Procede a continuaci�n analizar si se cumplen todos estos requisitos
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Para que exista un registro de nombre de dominio de car�cter especulativo o abusivo, el art�culo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con otro t�rmino sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos”.
Se requiere, en primer lugar, que el demandante sea titular de un derecho previo. De conformidad con la Disposici�n adicional �nica de la Orden ITC/1542/2005, de 19�de�mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.es”), “la autoridad de asignaci�n establecer� un sistema de resoluci�n extrajudicial de conflictos sobre la utilizaci�n de nombres de dominio en relaci�n con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en Espa�a, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones P�blicas y organismos p�blicos espa�oles”. Y seg�n el art�culo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entender� por “Derechos previos”: “1) Denominaciones de entidades v�lidamente registradas en Espa�a, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en Espa�a. 2)�Nombres civiles o seud�nimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, pol�ticos y figuras del espect�culo o deporte. 3)�Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones P�blicas y organismos p�blicos espa�oles”.
En el presente procedimiento, la Demandante ha probado que es titular de la marca denominativa compuesta por el signo WWW.KALAMAZOO.ES y de una marca mixta y un nombre comercial compuestos por el signo SISTEMAS KALAMAZOO. Es�obvio, por lo tanto, que la Demandante es titular de un derecho previo en el sentido del art�culo�2 del Reglamento.
Pues bien, a la hora de comparar estos signos sobre los que la Demandante tiene derechos previos con el nombre de dominio hay que tener en cuenta que la comparaci�n ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, porque la parte que ha sido elegida por el registrante del nombre de dominio es precisamente la que figura en el segundo nivel. Asimismo, deben obviarse los elementos gr�ficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes t�cnicos de los nombres de dominio impiden en �stos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en min�sculas, una marca en la que figuran letras may�sculas.
Aplicando estos criterios es innegable la extrema similitud entre la marca “WWW.KALAMAZOO.ES” y el nombre de dominio ; extrema similitud que llega al punto de crear confusi�n entre ambos t�rminos. Y esta conclusi�n no se ve alterada por el hecho de que el nombre de dominio figure el signo “kalamazo” y en la marca de la Demandante el signo KALAMAZOO, pues la eliminaci�n de una “o” es una variante insignificante, ni por el hecho de que la marca incorpore el prefijo “WWW” (referente a una de las aplicaciones de Internet: la World Wide Web), pues dicho prefijo no es el elemento dominante de la marca.
En definitiva, existiendo similitud hasta el punto de crear confusi�n entre el nombre de dominio y una de las marcas de la Demandante, ya se cumple el primer requisito del Reglamento, sin que sea necesario entrar a comparar el nombre de dominio con los dem�s signos distintivos alegados por la Demandante.
B. Derechos o intereses leg�timos
La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de car�cter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses leg�timos del Demandado), lo cual, como toda prueba negativa es pr�cticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos. As� se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos de la OMPI en aplicaci�n de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), en la cual se inspira claramente el Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.es”). Entre esas resoluciones, cabe citar, por ejemplo: Eauto Inc v. Available-Domain-N, Caso OMPI N��D2000-0120, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI Caso N��D2001-0017, o, Caja de Ahorros del Mediterr�neo v. Antonio Acu�a Racero, Caso OMPI N��D2002-1037, por citar s�lo algunas. As� se ha reconocido tambi�n en decisiones dictadas en aplicaci�n del Reglamento, como la del caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI Caso N��DES2006-0001.
As� las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses leg�timos por parte del Demandado, le corresponde a �ste, en la contestaci�n a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses leg�timos. De hecho, el art�culo 16 del Reglamento dispone en su apartado b v) que la contestaci�n deber� incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestaci�n, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Car�cter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante”.
Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses leg�timos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca ser�a posible dictar una resoluci�n favorable a los demandantes. Dicha interpretaci�n debe ser rechazada por absurda.
Seg�n la Demandante, la Demandada carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio , porque no ha sido autorizada por la Demandante para utilizar sus signos distintivos basados en el nombre KALAMAZOO para el registro y uso del nombre de dominio; porque la Demandada no ha sido ni es conocida por la denominaci�n KALAMAZO; y porque la Demandada deb�a ser plenamente consciente de registrar un nombre de dominio que correspond�a claramente a la denominaci�n de uno de sus competidores, raz�n por la cual con el registro del nombre de dominio pretend�a aprovecharse de los signos de la Demandante para desviar il�citamente usuarios de Internet a un sitio web controlado por la Demandada.
A la vista de las alegaciones y documentaci�n que presenta la Demandante se puede concluir que �sta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio por parte de la Demandada.
Llegados a este punto, deber�a analizarse si la Demandada ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses leg�timos, pues de tenerlos, su prueba le resultar� ciertamente sencilla. Pero la Demandada no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificada en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento impl�cito por su parte de que no posee derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio . Porque si la Demandada tuviera alg�n derecho o inter�s leg�timo sobre dicho nombre de dominio podr�a haber contestado para defenderlos en este procedimiento.
A la vista de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el art�culo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de car�cter especulativo o abusivo.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Seg�n el art�culo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.
La mala fe a la hora de registrar o de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante [art�culo�13b) vii) 3 del Reglamento], que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. El art�culo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias que en caso de que sean acreditadas supondr�n la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.
Seg�n la Demandante, la Demandada ha registrado el nombre de dominio de mala fe, porque no tiene ning�n tipo de v�nculo con la Demandante, ni �sta ha autorizado a la Demandada para registrar el nombre de dominio; y porque al ser la Demandada una de las competidoras de la Demandante no existe la menor posibilidad de que el registro del nombre de dominio se basara en criterios de buena fe, siendo imposible pensar que en este caso se produjera una desafortunada casualidad, registr�ndose el nombre de dominio sin ser consciente la Demandada de la infracci�n de los derechos de la Demandante que ello supon�a. Adem�s, entiende la Demandante que la mala fe en el registro se confirmar�a por la actuaci�n de la Demandada en relaci�n con el registro de otros nombres de dominio correspondientes a marcas de terceros, como es el caso de o , o como fue el caso de . De igual modo, entiende la Demandante que la Demandada ha usado el nombre de dominio de mala fe, porque lo ha usado en relaci�n con una p�gina web que ofrece toda una serie de enlaces a sitios web donde se ofrecen servicios competidores de la Demandante. Y la mala fe en el uso se constar�a igualmente, a juicio de la demandante el hecho de haber usado el nombre de dominio con posterioridad al requerimiento de la demandante.
Pues bien, uno de los factores que es tenido en cuenta por los Expertos que aplican el Reglamento a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio id�ntico o confundible con una marca (u otro derecho previo) ajeno es el conocimiento previo, por parte del demandado, de la marca (o del signo sobre el que el demandante ostenta un derecho previo). En este sentido, por ejemplo, el caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, OMPI Caso N��DES2006-0001. Y en la misma l�nea se muestran los Grupos de expertos que aplican la Pol�tica Uniforme de la ICANN en la que se inspira el Reglamento (por ejemplo, casos Soria Natural, SA y Vicenc Roig Ribas, OMPI N��D2004-0803, Iberdrola SA v Astobiza Gracia, Francisco Jos�, OMPI N��D2003-0675, entre otras muchos). Pues bien, el hecho de que la Demandada ofrezca en su p�gina web vinculada al nombre de dominio material de oficina, es una muestra de que se dedica, al menos parcialmente, al mismo tipo de actividad que la Demandante. Con este presupuesto, el hecho de que el signo “Kalamazo” sea un t�rmino claramente de fantas�a hace muy improbable que la elecci�n de ese t�rmino como nombre de dominio de segundo nivel obedezca a una mera coincidencia, sin que la Demandada tuviese conocimiento previo de los signos de la Demandante.
Por otro lado, puede ser considerado igualmente un indicio de mala fe la circunstancia de que la Demandada haya registrado al menos otro nombre de dominio de mala fe, habiendo perdido un procedimiento extrajudicial al amparo del Reglamento.
En definitiva, existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio se hizo de mala fe, porque la Demandada no ha acreditado un inter�s leg�timo para su registro, y porque existen indicios suficientes de que la Demandada conoc�a las marcas de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio (extremo �ste que no ha negado la Demandada).
De igual forma, hay que tener en cuenta que el hecho de que la Demandada no haya contestado a la demanda puede ser interpretado como un indicio de su mala fe, tal y como se hace en m�ltiples decisiones emitidas por Grupos de expertos en aplicaci�n de la Pol�tica UDRP, en la que se inspira el Reglamento, como las decisiones NFL Properties Inc. v. BBC, Caso OMPI N��D2000-0147, o Galer�as Vin�on, SA v. Ildefonso G�mez Rus, Caso OMPI N��D2004-0840.
Constatada la mala fe en el registro del nombre de dominio se cumple ya el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo, sin necesidad de entrar a analizar con detenimiento si la mala fe afecta igualmente al uso del nombre de dominio. N�tese que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, ya sea a la hora de usarlo. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Pol�tica UDRP, pues el p�rrafo 4�de�dicha Pol�tica, exige que la mala fe afecte a la vez al registro y al uso.
En cualquier caso, y como se afirma en decisiones precedentes (como las de los casos J. Garc�a Carri�n, S. A. v. M� Jos� Catal�n Fr�as, Caso OMPI N��D2000-0239, o Comunidad Aut�noma de Galicia vs Jes�s Sancho Borraz, Caso OMPI N��D2000-1017), parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin inter�s leg�timo, lo estar� usando de mala fe, puesto que asumir una soluci�n distinta ser�a absolutamente contradictorio. Quien act�a de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usar� de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que ten�a en el momento del registro de estar perjudicando sin causa leg�tima, a los derechos de un tercero.
En definitiva, tambi�n se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el art�culo�2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio, y, por lo tanto, para que prospere la demanda.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, de conformidad con el Art�culo 21 del Reglamento el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.
Prof. Dr. �ngel Garc�a Vidal
Experto
Fecha: 25�de�enero�de�2007
Full & Egal Universal Law Academy