Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
UMDASCH AG y �sterreichische DOKA Schalungstechnik Gesellschaft MBH (DOKA) v. David Besada Pires
Caso N� DES2006-0034
1. Las Partes
La parte Demandante es UMDASCH AG y �sterreichische DOKA Schalungstechnik Gesellschaft MBH (DOKA), con domicilio en Amstetten, Austria, representada por Herrero & Asociados, Espa�a.
El Demandado es David Besada Pires, con domicilio en Pontevedra, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio (en adelante el “Nombre de Dominio”).
El agente registrador del citado Nombre de Dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM y el registrador es R.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el�“Centro”) el 16�de�noviembre�de�2006. El 16�de�noviembre�de�2006 el Centro envi� a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, v�a correo electr�nico, una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el Nombre de Dominio en cuesti�n. El 20�de�noviembre�de�2006 R envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. En respuesta a una notificaci�n del Centro en el sentido de que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present� una modificaci�n a la Demanda el 28�de�noviembre�de�2006.
El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (el�Reglamento).
De conformidad con los art�culos�7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 30�de�noviembre de�2006. De conformidad con el art�culo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 20 de�diciembre de�2006. El Demandado no contest� a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific� al Demandado su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda el 22�de�diciembre�de�2006.
El Centro nombr� a Antonia Ruiz L�pez como Experto el d�a 10�de�enero�de�2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo�5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los hechos no controvertidos se resumen a continuaci�n:
Las sociedades demandantes forman parte de un grupo de compa��as conocidas internacionalmente bajo la marca y el nombre comercial DOKA, siendo DOKA una marca notoria en el sector de los encofrados para la construcci�n, a nivel internacional, principalmente porque materiales identificados con dicha marca han sido utilizados en algunas de las edificaciones m�s importantes del mundo.
DOKA es titular de las siguientes marcas registradas, todas ellas con efectos en Espa�a:
- Marca internacional num. 1R 305.272 DOKA en clases 6 y 19
- Marca internacional num. 382.508 DOKA en clase 19
- Marca internacional num. 469.150 DOKA en clases 6, 7, 37, 39, 41 y 42
- Marca internacional num. 517.874 DOKA en clases 19 y 20
- Marca internacional num. 574.702 DOKA en clases 9 y 37
- Marca comunitaria 45.930 DOKA en clases 6, 7, 9, 16, 19, 20, 37, 39, 41 y 42
El primero de los registros citados est� vigente en Espa�a desde 1968 y el de la marca comunitaria, fue concedido el 4�de�agosto�de�1998, lo que ha comprobado personalmente el Experto.
El Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento fue registrado por el Demandado el 25�de�noviembre�de�2005.
El Demandado, David Besada Pires, ha sido requerido por la parte Demandante, v�a burofax y correo electr�nico; en el requerimiento se le informaba acerca de la lesi�n de los derechos anteriores derivados de los registros de la marca DOKA y se le instaba a transferir voluntariamente el Nombre de Dominio a su leg�timo titular.
No existe en Internet ninguna p�gina Web activa bajo el Nombre de Dominio.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La parte Demandante, en resumen, alega lo siguiente:
- DOKA es una marca notoria en su sector, dado que importantes construcciones de todo el mundo, incluida Espa�a, han utilizado y utilizan la tecnolog�a de DOKA.
- Existe coincidencia entre el Nombre de Dominio y las marcas registradas a nombre de la Demandante DOKA, citando algunos de los registros con efectos en Espa�a, que se detallan en el apartado anterior.
- El Nombre de Dominio tambi�n coincide con su raz�n social y nombre comercial por el que es mundialmente conocido el grupo, que en Espa�a est� representado por su importante filial DOKA ESPA�A ENCOFRADOS, S.A.
- El Demandado no tiene ning�n derecho exclusivo, ni de cualquier otro tipo, sobre el Nombre de Dominio. El titular del Nombre de Dominio no es conocido por dicho nombre.
- El Nombre de Dominio se ha registrado y se usa de mala fe, dado que su tenencia pasiva impide el registro y uso del mismo a su leg�timo titular.
Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio sea transferido a la titular de los registros de marca DOKA.
B. Demandado
El Demandado no se person� en este procedimiento y, consecuentemente, no contest� a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
6.1 Reglas aplicables
Conforme al art�culo 21 del Reglamento, el Experto resolver� la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.
Tambi�n resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho espa�ol y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.
6.2 Falta de contestaci�n a la Demanda por parte del Demandado
Ha quedado acreditado que el Demandado no se ha personado en este procedimiento. Por ello, conforme a lo establecido en el p�rrafo e) del Art�culo 16 del Reglamento, el Experto resolver� la controversia bas�ndose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoy�ndose exclusivamente en la falta de contestaci�n del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado. As� se ha resuelto en numerosas decisiones del Centro (Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner, Caso OMPI N��D2000-0277; Finca Vega Sicilia, S.A. v. Seraf�n Rodr�guez Rodr�guez, Caso OMPI N��D2001-1183, y Retevisi�n Movil S. A. v. Juan Jos� Mart�n Cabero, Caso OMPI N��D2001-1479, Nike Internacional, Ltd. v. Inmaculada Gallego Pastor, Caso OMPI N��DES2006-0009, entre otras).
6.3 Examen de los presupuestos para la estimaci�n de la Demanda
De acuerdo con el art�culo 2 del Reglamento, se considerar� que el Nombre de Dominio ha sido registrado con car�cter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con un t�rmino sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Seguidamente se analizar� la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.
6.3.A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusi�n
El Reglamento, en su Art�culo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en Espa�a.
En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la marca DOKA, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho).
Respecto al riesgo de “crear confusi�n”, no cabe la menor duda, puesto que nos encontramos ante una absoluta identidad entre la Marca y el Nombre de Dominio, siendo irrelevante la terminaci�n “.es” a efectos comparativos.
Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su Art�culo 2.
6.3.B. Derechos o intereses leg�timos
Conforme a las previsiones del Reglamento, corresponde al Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, seg�n Doctrina consolidada, basta que �ste haya acreditado la falta de derechos o intereses leg�timos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario. Como queda dicho, en este caso el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.
Tambi�n se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio. A ellos nos vamos a referir a continuaci�n.
De las alegaciones y documentos aportados por la parte Demandante se desprende que no existe ning�n v�nculo entre ella y el Demandado y que �ste �ltimo no ha sido autorizado para registrar el Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento.
El Demandado no es titular de ninguna marca registrada, ni posee empresa alguna que pueda justificar el registro del Nombre de Dominio.
No existe constancia de que el Demandado se haya dedicado a alguna actividad leg�tima bajo el nombre DOKA y tampoco se le conoce en ning�n �mbito por ese nombre.
La denominaci�n DOKA no tiene ning�n significado en castellano, es decir, se puede considerar un t�rmino de fantas�a, por lo que dif�cilmente se puede atribuir a la casualidad o al azar la elecci�n de la misma para su registro como Nombre de Dominio.
Por todo lo que antecede, el Experto considera probado que el Demandado, al registrar el Nombre de Dominio en disputa, tan solo pretend�a aprovecharse de alg�n modo de la notoriedad de una marca ajena.
En consecuencia, el Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Art�culo 2.
6.3.C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En el presente caso la Demandante ha aportado abundantes pruebas que acreditan la notoriedad de la Marca DOKA y su presencia en todo el mundo. Su filial en Espa�a, la sociedad DOKA ESPA�A ENCOFRADOS, S.A., es igualmente muy conocida. Y�hemos de tener en cuenta que estas marcas gozan de una especial protecci�n (Art�culo 6bis del Convenio de la Uni�n de Par�s, Art�culo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Art�culo 8�de�la Ley de Marcas espa�ola).
El referido car�cter notorio de DOKA avala la tesis de que el registro del Nombre de Dominio dif�cilmente puede obedecer a una actuaci�n basada en la buena fe del Demandando. En efecto, tal y como se indica en el apartado anterior, cabe concluir que con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca DOKA, lo que proh�be expresamente la Ley de Marcas espa�ola (Ley 17/2001, de 7�de�diciembre), en su Art�culo 34, seg�n el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tr�fico econ�mico; adem�s, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podr� prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo id�ntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas pr�cticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del car�cter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podr� prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicaci�n telem�ticas y como nombre de dominio (Art�culo�34.3.e).
La parte Demandante, intent� evitar el presente procedimiento enviando requerimientos al Demandado para que procediera, de forma voluntaria, a transferir el Nombre de Dominio a su leg�timo titular, lo que habr�a bastado para resolver el conflicto. Sin embargo, estos requerimientos quedaron sin respuesta.
Finalmente, respecto a la falta de uso del Nombre de Dominio, recordemos que la Doctrina viene interpretando que la tenencia pasiva de un nombre de dominio ha de considerarse como un uso de mala fe. Entre otras, cabe citar las siguientes Decisiones del Centro: Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, C�diz, Almer�a, M�laga y Antequera (UNICAJA) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI N��D2000-1402; Caixa d’Estalvis I Pensions de Barcelona (La Caixa) v. Enric-Josep, Caso OMPI N��D2001-0438; Tiendas de Conveniencia, S.A. v. OPENCOR, S.A., Caso OMPI N��D2002-1026; GRUPO ZENA DE RESTAURANTES, S.A. v. RI, Caso OMPI N��D2006-0740.
Por todo ello, el Experto considera que tambi�n se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el Art�culo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio sea transferido a �sterreichische DOKA Schalungstechnik Gesellschaft MBH, conforme a lo pedido en la Demanda.
Antonia Ruiz L�pez
Experto
Fecha: 31�de�enero�de�2007
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