Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Sanofi-Aventis, Soci�t� Anonyme v. Piotr Walczak
Caso N��DES2006-0038
1. Las Partes
La Demandante es Sanofi-Aventis, Soci�t� Anonyme con domicilio en Gentilly, Francia, representada por Pablo Gonz�lez-Bueno, Espa�a.
El Demandado es Piotr Walczak, con domicilio en Wroclaw, Polonia.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es R. El agente registrador del citado nombre de dominio es Key-Systems GmbH d/b/a/ .
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el�“Centro”) el 11�de�diciembre�de�2006. El 12�de�diciembre�de�2006 el Centro envi� a Key-Systems GmbH d/b/a/ v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El�22�de�diciembre�de�2006 R envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, t�cnico y de facturaci�n.
El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (el�Reglamento).
De conformidad con los art�culos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado dando comienzo al procedimiento el�22�de�diciembre�de�2006. De conformidad con el art�culo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 11�de�enero�de�2007. El Demandado no contest� a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific� al Demandado su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda el 16�de�enero�de�2007.
El Centro nombr� a �ngel Garc�a Vidal como Experto el d�a 29�de�enero�de�2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:
- La sociedad Sanofi-Aventis es titular de la marca comunitaria denominativa, n�m.�003565678 ACOMPLIA (Clase 5 del Nomencl�tor Internacional) y de la marca internacional denominativa n�m. 825821, ACOMPLIA (Clase 5 del Nomencl�tor Internacional), con efectos, entre otros pa�ses, en Espa�a y en Polonia.
- La sociedad Sanofi-Aventis tambi�n es titular de los siguiente nombres de dominio: , , , , , , , y .
- La introducci�n en el buscador “” de la palabra ACOMPLIA como criterio de b�squeda arroja una serie de resultados que hacen referencia al producto ACOMPLIA de Sanofi-Aventis. Y lo mismo sucede cuando se introducen los t�rminos “acomplia pl polska”.
- El Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI ya ha tenido ocasi�n de afrontar conflictos referentes a nombres de dominio que presentaban la marca ACOMPLIA, y en algunas de esas resoluciones se reconoce que la sociedad Sanofi-Aventis es una importante compa��a farmac�utica, con presencia mundial (Sanofi-aventis v. One Star Global, Caso OMPI N��D2006-0583) y que el producto bajo el cual circula la marca ACOMPLIA tiene una amplia repercusi�n social y cient�fica, en Espa�a, en los Estados Unidos y en el resto de la poblaci�n mundial interesada en adelgazar o dejar de fumar (Sanofi Aventis v. Pierre Lefevre, OMPI Caso N��DES2006-0008).
- El d�a 1�de�diciembre�de�2006 la Demandante le dirigi� un correo electr�nico al Demandado solicit�ndole la cesi�n voluntaria del nombre de dominio, correo electr�nico que el Demandante afirma que no fue contestado (sin que el Demandado haya negado este extremo).
- El Experto ha podido comprobar personalmente con fecha 1�de�febrero�de�2007 que la direcci�n “www.” no lleva a resultado alguno, y que por lo tanto, bajo el nombre de dominio no se ofrece contenido alguno.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Sint�ticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandante son las siguientes:
- El nombre de dominio es id�ntico hasta el punto de crear confusi�n con el t�rmino ACOMPLIA, sobre el cual la Demandante tiene derechos de marca previos (en particular la marca comunitaria 003565678 y la marca internacional 825821).
- El Demandado carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio . Ello es as�, seg�n la Demandante, por las siguientes razones: porque el Demandado no utiliza en el tr�fico econ�mico el nombre ACOMPLIA; porque el nombre del Demandado nada tiene que ver con la marca ACOMPLIA; porque el Demandado no es titular de ninguna marca ACOMPLIA en vigor en la Uni�n Europea ni en Espa�a, y porque el Demandado no utiliza el nombre de dominio, ni est� en fase de preparaci�n de un sitio web destinado al tr�fico comercial.
- El nombre de dominio ha sido registrado de mala fe. Al ser la marca ACOMPLIA notoria en todo el mundo (incluido el pa�s del Demandado, Polonia), se puede suponer –seg�n el Demandante- que el Demandado era consciente de que con el registro del nombre de dominio se estaba apropiando de una denominaci�n que le pertenece a la Demandante. Adem�s, la Demandante entiende que es un indicio de mala fe en el registro el hecho de que el Demandado no hubiese contestado al requerimiento que le dirigi� para obtener la cesi�n voluntaria del nombre de dominio.
Por todas estas razones la Demandante solicita al Experto nombrado en el presente procedimiento que dicte una resoluci�n por la que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
B. Demandado
El Demandado no contest� a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
La Demanda en un procedimiento de este tipo prosperar� cuando el nombre de dominio en conflicto haya sido registrado de forma especulativa o abusiva. Seg�n el art�culo�2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de car�cter especulativo o abusivo cuando concurran los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con otro t�rmino sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Procede a continuaci�n analizar si se cumplen todos estos requisitos.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Para que exista un registro de nombre de dominio de car�cter especulativo o abusivo, el art�culo�2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con otro t�rmino sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos”.
Se requiere, en primer lugar, que el demandante sea titular de un derecho previo. De�conformidad con la Disposici�n adicional �nica de la Orden ITC/1542/2005, de 19�de�mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.es”), “la autoridad de asignaci�n establecer� un sistema de resoluci�n extrajudicial de conflictos sobre la utilizaci�n de nombres de dominio en relaci�n con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en Espa�a, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones P�blicas y organismos p�blicos espa�oles”. Y seg�n el art�culo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entender� por “Derechos previos”: “1) Denominaciones de entidades v�lidamente registradas en Espa�a, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en Espa�a. 2) Nombres civiles o seud�nimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, pol�ticos y figuras del espect�culo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones P�blicas y organismos p�blicos espa�oles”.
En el presente procedimiento, la Demandante ha probado que es titular de una marca comunitaria compuesta por el signo ACOMPLIA y de una marca internacional compuesta por el mismo signo ACOMPLIA con efectos, entre otros pa�ses, en Espa�a y en Polonia. Es obvio, por lo tanto, que la Demandante es titular de un derecho previo en el sentido del art�culo 2 del Reglamento.
Pues bien, a la hora de comparar el signo sobre el que la Demandante tiene derechos previos con el nombre de dominio hay que tener en cuenta que la comparaci�n ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, porque la parte que ha sido elegida por el registrante del nombre de dominio es precisamente la que figura en el segundo nivel. Asimismo, deben obviarse los elementos gr�ficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes t�cnicos de los nombres de dominio impiden en �stos la existencia de esos elementos. Y por las mismas razones tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en min�sculas, una marca en la que figuran letras may�sculas.
Aplicando estos criterios es innegable la identidad entre las marcas ACOMPLIA y el nombre de dominio , identidad ciertamente susceptible de causar confusi�n.
En definitiva, existiendo similitud hasta el punto de crear confusi�n entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante, se cumple el primer requisito del Reglamento para que prospere la Demanda.
B. Derechos o intereses leg�timos
La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de car�cter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses leg�timos del Demandado), lo cual, como toda prueba negativa es pr�cticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos. As� se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos de la OMPI en aplicaci�n de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), en la cual se inspira claramente el Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.es”). Entre esas resoluciones, cabe citar, por ejemplo: Eauto Inc v. Available-Domain-N, Caso OMPI N��D2000-0120, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI N��D2001-0017, o, Caja de Ahorros del Mediterr�neo v. Antonio Acu�a Racero, Caso OMPI N��D2002-1037, por citar s�lo algunas. As� se ha reconocido tambi�n en decisiones dictadas en aplicaci�n del Reglamento, como la del caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI N��DES2006-0001 o la del caso Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L., Caso OMPI N��DES2006-0033).
As� las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses leg�timos por parte del Demandado, le corresponde a �ste, en la contestaci�n a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses leg�timos. De hecho, el art�culo 16 del Reglamento dispone en su apartado b v) que la contestaci�n deber� incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestaci�n, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Car�cter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante”.
Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses leg�timos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca ser�a posible dictar una resoluci�n favorable a los demandantes. Y esta interpretaci�n debe ser rechazada por absurda.
Seg�n la Demandante, la Demandada carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio . A la vista de las alegaciones y documentaci�n que presenta la Demandante se puede concluir que �sta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio por parte del Demandado.
Llegados a este punto, deber�a analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses leg�timos, pues de tenerlos, su prueba le resultar� ciertamente sencilla. Pero el Demandado no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificada en tiempo y forma. Esto puede suponer un reconocimiento impl�cito por su parte de que no posee derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio . Porque si el Demandado tuviera alg�n derecho o inter�s leg�timo sobre dichos nombres de dominio podr�a haber contestado para defenderlos en este procedimiento.
Sobre la base de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el art�culo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de car�cter especulativo o abusivo.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Seg�n el art�culo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.
La mala fe a la hora de registrar y de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante [art�culo 13 b) vii) 3 del Reglamento], que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes, aunque en todo caso, el art�culo 2 del Reglamento establece una serie –no exhaustiva- de circunstancias que en caso de que sean acreditadas supondr�n la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.
Seg�n la Demandante, el Demandado ha registrado el nombre de dominio de mala fe, porque lo registr� teniendo conocimiento de la marca ACOMPLIA y prueba de la mala fe tambi�n ser�a el hecho de que el Demandado no hubiese contestado al requerimiento que le dirigi� la Demandante para obtener la cesi�n voluntaria del nombre de dominio.
Pues bien, uno de los factores que es tenido en cuenta por los Expertos que aplican el Reglamento a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio id�ntico o confundible con una marca (u otro derecho previo) ajeno es el conocimiento previo, por parte del demandado, de la marca (o del signo sobre el que el demandante ostenta un derecho previo). En este sentido, por ejemplo, el caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, OMPI Caso N��DES2006-0001. Y en la misma l�nea se muestran los Grupos de expertos que aplican la Pol�tica UDRP en la que se inspira el Reglamento (por ejemplo, casos Soria Natural, SA y Vicenc Roig Ribas, OMPI N��D2004-0803, Iberdrola SA v Astobiza Gracia, Francisco Jos�, OMPI N��D2003-0675, entre otros muchos). As� las cosas, la difusi�n de las marcas de la Demandante en el pa�s de residencia del Demandado, as� como la protecci�n de dichas marcas en ese pa�s, operan como un indicio muy fuerte de que el Demandado ten�a conocimiento previo de dichas marcas con antelaci�n a su registro como nombre de dominio. Y este indicio no ha sido desvirtuado por el Demandado, que pod�a haber explicado en la contestaci�n a la demanda las eventuales razones que le habr�an llevado a elegir el t�rmino ACOMPLIA para formar su nombre de dominio. De este modo, faltando dichas explicaciones, el hecho de que el signo ACOMPLIA sea un t�rmino claramente de fantas�a hace muy improbable que la elecci�n de ese t�rmino como nombre de dominio de segundo nivel obedezca a una mera coincidencia, sin que el Demandado tuviese conocimiento previo de los signos de la Demandante.
En definitiva, existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio se hizo de mala fe, porque el Demandado no ha acreditado un inter�s leg�timo para su registro, y porque existen indicios suficientes de que el Demandado conoc�a las marcas de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio (extremo �ste que no ha negado el Demandado).
De igual forma, hay que tener en cuenta que el hecho de que el Demandado no haya contestado a la demanda puede ser interpretado como un indicio m�s de su mala fe, tal y como se hace en m�ltiples decisiones emitidas por Grupos de expertos en aplicaci�n de la Pol�tica UDRP, en la que se inspira el Reglamento, como las decisiones NFL Properties Inc. v. BBC, Caso OMPI N��D2000-0147, o Galer�as Vin�on, SA v. Ildefonso G�mez Rus, Caso OMPI N��D2004-0840.
Constatada la mala fe en el registro del nombre de dominio se cumple ya el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo, sin necesidad de entrar a analizar con detenimiento si la mala fe afecta igualmente al uso del nombre de dominio. N�tese que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, ya sea a la hora de usarlo. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Pol�tica UDRP, pues el p�rrafo 4�de�la dicha Pol�tica, exige que la mala fe afecte a la vez al registro y al uso.
En cualquier caso, y como se afirma en decisiones precedentes (como las de los casos J. Garc�a Carri�n, S. A. v. M� Jos� Catal�n Fr�as, Caso OMPI N��D2000-0239, o Comunidad Aut�noma de Galicia vs Jes�s Sancho Borraz Caso OMPI N��D2000-1017), parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin inter�s leg�timo, lo estar� usando de mala fe, puesto que asumir una soluci�n distinta ser�a absolutamente contradictorio. Quien act�a de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usar� de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que ten�a en el momento del registro de estar perjudicando sin causa leg�tima, a los derechos de un tercero.
N�tese que el hecho de que el nombre de dominio est� inactivo no es un obst�culo para reconocer que existe un uso de mala fe del mismo. En efecto, en determinadas circunstancias la falta de uso de los nombres de dominio puede constituir una utilizaci�n de los mismos de mala fe. Tal ocurre cuando el nombre de dominio coincide o es similar a una o varias marcas de una notoriedad tal que no es razonable creer que el titular del nombre de dominio ignora que su dominio coincide o es similar a dichas marcas. Esta doctrina, conocida como el “principio del uso pasivo” ha sido sentada en multitud de decisiones de Grupos de expertos, desde la pionera decisi�n del caso Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows Caso OMPI N��D2000-0003. (Vid., por ejemplo, los casos Compaq Computer Corporation v. Boris Beric, Caso OMPI N��D2000-0042; CBS Broadcasting, Inc. v. Dennis Toeppen, Caso OMPI N��D2000-0400; Revlon Consumer Products Corporation v. Yoram Yosef aka Joe Goldman, Caso OMPI N��D2000-0468; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. N/A, Caso OMPI N��D2003-0996). Como se afirma en la decisi�n del caso J. Garc�a Carri�n, S.A. v. M� Jos� Catal�n Fr�as, Caso OMPI N��D2000-0239, hay que reconocer que no tiene sentido, y es il�gico, registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa ser�a una v�a utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio id�ntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar despu�s vender al titular de la marca el nombre de dominio registrado. Ser�a suficiente con registrar el nombre de dominio, no usarlo para nada, y esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio. Por todo ello, hay que considerar que la falta de uso del nombre de dominio para hacer alg�n tipo de oferta de bienes o servicios en la web constituye una forma de uso, al utilizar el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.
En definitiva, tambi�n se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el art�culo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio, y, por lo tanto, para que prospere la demanda.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el Art�culo 21�de�la Pol�tica, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido al Demandante.
Prof. Dr. �ngel Garc�a Vidal
Experto
Fecha: 12�de�febrero�de�2007
Full & Egal Universal Law Academy