Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) c. Ricardo Bobroff
Caso No. DES2007-0002
1. Las Partes
La Demandante es Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) con domicilio en Munich, Alemania representada por Lehmann y Fernandez S.L., Espa�a.
El Demandado es Ricardo Bobroff, con domicilio en Madrid, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el�“Centro”) el 6�de�febrero�de�2007. El 8�de�febrero�de�2007, el Centro envi� a ESNIC, v�a correo electr�nico, una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 9�de�febrero�de�2007, ESNIC envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. En respuesta a una notificaci�n del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante subsan� las deficiencias de la Demanda el 15�y�el�20�de febrero de 2007. El Centro verific� que la Demanda junto con la modificaci�n a la Demanda cumpl�an los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (el�Reglamento).
De conformidad con los art�culos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21�de�febrero�de�2007. De conformidad con el art�culo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 13�de�marzo�de�2007. El�21�de�febrero�de�2007 el Demandado dirigi� un correo electr�nico al Centro, en el que afirmaba que con fecha noviembre de�2006 se hab�a cancelado el registro del nombre de dominio . Este correo fue contestado por el Centro el 27�de�febrero�de�2007, record�ndole al Demandado el bloqueo del nombre de dominio durante el procedimiento (tal como hab�a sido confirmado por ESNIC), e indic�ndole al Demandado que se pusiese en contacto con el Demandante en caso de desear transferir el nombre de dominio. Ese mismo d�a, el Demandado remiti� un correo electr�nico al Centro en el que afirma haberse puesto en contacto con la Demandante para transferir el nombre de dominio, sin haber obtenido respuesta.
El Demandado no contest� a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific� al Demandado su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda el 14�de�marzo�de�2007.
El Centro nombr� a �ngel Garc�a Vidal como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 20�de�marzo�de 2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:
- Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) es titular registral de las siguientes marcas:
Marca comunitaria N�m. 653.881, denominativa, compuesta por el signo MINI COOPER, registradas para las clases 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 27, 28 y 34 del Nomencl�tor Internacional.
Marca comunitaria N�m. 143.909, denominativa, compuesta por el signo MINI, registrada para las clases 12, 28, 36 y 37 del Nomencl�tor Internacional.
Marca espa�ola N�m. 1.721.209 (X), mixta, integrada por el signo MINI, registrada para productos de la clase 12 del Nomencl�tor Internacional.
- Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) ha realizado una importante inversi�n en publicidad de las marcas MINI COOPER y MINI durante los a�os 2001 a 2006, tal como prueba por medio de acta notarial que recoge documentaci�n acreditativa al respecto. Esta circunstancia permite reconocer la notoriedad y conocimiento generalizado de las referidas marcas.
- El nombre de dominio fue registrado el 12�de�noviembre�de�2005.
- El 5�de�abril�de�2006, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW), por medio de sus representantes, remite por burofax un requerimiento al titular del nombre de dominio , inst�ndole a darlo inmediatamente de baja, por violar los derechos de propiedad industrial de BMW.
- El nombre de dominio se ofrece en venta en la web “”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Sint�ticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:
- El nombre de dominio es id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n, con las marcas MINI COOPER y MINI sobre las que la Demandante posee derechos previos. En relaci�n con la marca MINI COOPER, el nombre de dominio resulta, seg�n la Demandante, claramente id�ntico. Y en relaci�n con la marca MINI existe similitud, porque la palabra “cooper” hace referencia a un motor deportivo, por lo que mini cooper se identifica por el consumidor como un coche “mini” que tiene el motor cooper. Adem�s, dado que la marca MINI es una marca muy notoria en el �mbito de la automoci�n, se producir�a un riesgo de diluci�n indebida de la fama de dicha marca.
- El Demandado carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio, porque no ostenta ning�n signo distintivo que ampare la solicitud del nombre de dominio, ni consta que sea titular de ning�n otro tipo de derecho. El Demandado simplemente ofrece el nombre de dominio al mejor postor. A juicio de la Demandante, se hacen claros preparativos para la utilizaci�n ilegal del nombre de dominio, ya que la venta del nombre de dominio va dirigida directamente a su uso por parte del comprador.
- El nombre de dominio se utiliza o ha sido solicitado de mala fe. El registro del nombre de dominio est� realizado, seg�n la Demandante, con la manifiesta intenci�n de venderlo al mejor postor, lucr�ndose as� de una forma indebida de la fama y prestigio de la marca MINI de la BMW, por lo que no es casual que el nombre de dominio est� a la venta en la web “”. El hecho de ofrecer la venta de un nombre de dominio confundible con una marca notoria puede dar lugar a error en el consumidor y en el adquirente del nombre de dominio. Adem�s, considera la Demandante que no puede descartarse a los usurpadores a quienes puede resultar lucrativo adquirir un nombre de dominio a sabiendas de su ilegalidad, para intentar protegerse ante un eventual ataque del leg�timo titular de las marcas, mediante una apariencia de derecho.
Por todas estas razones, la Demandante solicita al Experto nombrado en el presente procedimiento que dicte una resoluci�n por la que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
B. Demandado
El Demandado no contest� a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
La Demanda en un procedimiento de este tipo prosperar� cuando el nombre de dominio en conflicto haya sido registrado de forma especulativa o abusiva. Seg�n el art�culo 2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de car�cter especulativo o abusivo cuando concurran los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio sea id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con otro t�rmino sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Procede a continuaci�n analizar si se cumplen todos estos requisitos.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Para que exista un registro de nombre de dominio de car�cter especulativo o abusivo, el art�culo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con otro t�rmino sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos”.
Se requiere, en primer lugar, que el Demandante sea titular de un derecho previo. De�conformidad con la Disposici�n adicional �nica de la Orden ITC/1542/2005, de 19�de�mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.es”), “la autoridad de asignaci�n establecer� un sistema de resoluci�n extrajudicial de conflictos sobre la utilizaci�n de nombres de dominio en relaci�n con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en Espa�a, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones P�blicas y organismos p�blicos espa�oles”. Y seg�n el art�culo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entender� por “Derechos previos”: “1) Denominaciones de entidades v�lidamente registradas en Espa�a, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en Espa�a. 2) Nombres civiles o seud�nimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, pol�ticos y figuras del espect�culo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones P�blicas y organismos p�blicos espa�oles”.
En el presente procedimiento, la Demandante ha probado que es titular de una marca comunitaria denominativa compuesta por el signo MINI COOPER, de una marca comunitaria denominativa integrada por el signo MINI, y de otra marca mixta espa�ola compuesta por el signo MINI. Es obvio, por lo tanto, que la Demandante es titular de derechos previos en el sentido del art�culo 2 del Reglamento.
Pues bien, a la hora de comparar los signos sobre los que la Demandante tiene derechos previos con el nombre de dominio hay que tener en cuenta que la comparaci�n ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, porque la parte que ha sido elegida por el registrante del nombre de dominio es precisamente la que figura en el segundo nivel. Asimismo, deben obviarse los elementos gr�ficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes t�cnicos de los nombres de dominio impiden en �stos la existencia de esos elementos. Por las mismas razones tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en min�sculas, una marca en la que figuran letras may�sculas (en este sentido, por ejemplo, en la resoluci�n del caso Sanofi-Aventis, Soci�t� Anonyme c. Piotr Walczak, Caso OMPI N��DES2006-0038); y cuando la marca est� formada por dos o m�s palabras, es igualmente irrelevante que en el nombre de dominio se omitan los espacios que las separan. As�, por ejemplo, la decisi�n del caso Burger King Corporation c. Preregistro Hostytec y Diego Buend�a P�rez, Caso OMPI N��DES2006-0039. En esta misma l�nea se expresan tambi�n m�ltiples resoluciones de Grupos de Expertos que aplican la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio UDRP, en la que se inspira claramente el Reglamento: as�, entre otras muchas, las decisiones de los casos Christian Dior Couture SA c. Liage International Inc, Caso OMPI N��D2000-0098, United Feature Syndicate Inc c. All Business Matters, Inc (aka�All Business M) and Dave Evans., Caso OMPI N��D2000-1199.
Aplicando estos criterios es innegable la identidad entre la marca comunitaria MINI COOPER y el nombre de dominio , identidad ciertamente susceptible de causar confusi�n.
En definitiva, y a la vista de lo anterior, se cumple el primer requisito del Reglamento para que prospere la demanda, sin necesidad de entrar a valorar si existe tambi�n similitud entre el nombre de dominio en conflicto y las marcas de la demandante compuestas por el signo MINI.
B. Derechos o intereses leg�timos
La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de car�cter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses leg�timos del Demandado), lo cual, como toda prueba negativa es pr�cticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos. As� se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos de la OMPI en aplicaci�n de la Pol�tica UDRP, en la cual se inspira claramente el Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.es”). Entre esas resoluciones, cabe citar, por ejemplo: Eauto Inc c. Available-Domain-N, Caso OMPI N��D2000-0120, Grupo Ferrovial, S.A. c. Carlos Zamora, Caso OMPI N��D2001-0017, o, Caja de Ahorros del Mediterr�neo c. Antonio Acu�a Racero, Caso OMPI N��D2002-1037, por citar s�lo algunas. As� se ha reconocido tambi�n en decisiones dictadas en aplicaci�n del Reglamento, como la del caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI N��DES2006-0001 o la del caso Sistemas Kalamazoo, S.L. c. Ofistore Internet, S.L., Caso OMPI N��DES2006-0033).
As� las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses leg�timos por parte del Demandado, le corresponde a �ste, en la contestaci�n a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses leg�timos. De hecho, el art�culo 16b)v) del Reglamento dispone que la contestaci�n deber� incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestaci�n, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Car�cter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante”.
Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses leg�timos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca ser�a posible dictar una resoluci�n favorable a los demandantes. Y esta interpretaci�n debe ser rechazada por absurda.
Seg�n la Demandante, la Demandada carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio , por varias razones: porque no ostenta ning�n signo distintivo que ampare la solicitud del nombre de dominio, ni consta que sea titular de ning�n otro tipo de derecho, limit�ndose simplemente el nombre de dominio al mejor postor.
A la vista de las alegaciones y documentaci�n que presenta la Demandante se puede concluir que �sta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio por parte del Demandado.
Llegados a este punto, deber�a analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses leg�timos, pues de tenerlos, su prueba le resultar� ciertamente sencilla. Pero el Demandado no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificada en tiempo y forma. Esto puede entenderse como un reconocimiento impl�cito por su parte de que no posee derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio . Porque si el Demandado tuviera alg�n derecho o inter�s leg�timo sobre dichos nombres de dominio podr�a haber contestado para defenderlos en este procedimiento.
Sobre la base de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el art�culo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de car�cter especulativo o abusivo.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Seg�n el art�culo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.
La mala fe a la hora de registrar o de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante [art�culo 13 b) vii) 3 del Reglamento], que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes, aunque en todo caso, el art�culo�2 del Reglamento establece una serie –no exhaustiva- de circunstancias que en caso de que sean acreditadas supondr�n la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.
Seg�n la Demandante, el registro del nombre de dominio est� realizado con la manifiesta intenci�n de venderlo al mejor postor, lucr�ndose as� de forma indebida de la fama y prestigio de las marcas de la Demandante, por lo que no es casual que el nombre de dominio est� a la venta en la web “”. Es claro, que en realidad la Demandante considera que el Demandado ha registrado el nombre de dominio de mala fe, porque lo registr� teniendo conocimiento de la marca, y con la intenci�n de lucrarse de forma indebida de la fama y prestigio de la marca de la Demandante.
Pues bien, uno de los factores que es tenido en cuenta por los Expertos que aplican el Reglamento a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio id�ntico o confundible con una marca (u otro derecho previo) ajeno es el conocimiento previo, por parte del demandado, de la marca (o del signo sobre el que el demandante ostenta un derecho previo). En este sentido, por ejemplo, el caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani, OMPI Caso N��DES2006-0001. Y en la misma l�nea se muestran los Grupos de Expertos que aplican la Pol�tica UDRP en la que se inspira el Reglamento (por ejemplo, casos Soria Natural, SA y Vicenc Roig Ribas, OMPI N��D2004-0803, Iberdrola SA c. Astobiza Gracia, Francisco Jos�, OMPI N��D2003-0675, entre otros muchos). As� las cosas, la importante difusi�n de las marcas de la Demandante en Espa�a, pa�s de residencia del Demandado, as� como la protecci�n de dichas marcas en ese pa�s, operan como un indicio muy fuerte de que el Demandado ten�a conocimiento previo de dichas marcas con antelaci�n a su registro como nombre de dominio. Y este indicio no ha sido desvirtuado por el Demandado, que pod�a haber explicado en la contestaci�n a la demanda las eventuales razones que le habr�an llevado a elegir el t�rmino “minicooper” para formar su nombre de dominio. De este modo, faltando dichas explicaciones, y dada la notoriedad de las marcas de la demandante, es muy improbable que la elecci�n de ese t�rmino como nombre de dominio de segundo nivel obedezca a una mera coincidencia, sin que el Demandado tuviese conocimiento previo de los signos de la Demandante.
En definitiva, existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio se hizo de mala fe, porque el Demandado no ha acreditado un inter�s leg�timo para su registro, y porque existen indicios suficientes de que el Demandado conoc�a las marcas de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio (extremo �ste que no ha negado el Demandado); y de que su �nica pretensi�n era la de vender el nombre de dominio al mejor postor (como de hecho se est� haciendo).
De igual forma, hay que tener en cuenta que el hecho de que el Demandado no haya contestado a la demanda puede ser interpretado como un indicio m�s de su mala fe, tal y como se hace en m�ltiples decisiones emitidas por Grupos de Expertos en aplicaci�n de la Pol�tica UDRP, en la que se inspira el Reglamento, como las decisiones NFL Properties Inc. c. BBC, Caso OMPI N��D2000-0147, o Galer�as Vin�on, SA c. Ildefonso G�mez Rus, Caso OMPI N��D2004-0840.
Constatada la mala fe en el registro del nombre de dominio se cumple ya el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo, sin necesidad de entrar a analizar con detenimiento si la mala fe afecta igualmente al uso del nombre de dominio. N�tese que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, ya sea a la hora de usarlo. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Pol�tica UDRP, pues el p�rrafo 4 de la dicha Pol�tica, exige que la mala fe afecte a la vez al registro y al uso.
En definitiva, tambi�n se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el art�culo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio, y, por lo tanto, para que prospere la demanda.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, de conformidad con el art�culo�21 de la Pol�tica, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.
Prof. Dr. �ngel Garc�a Vidal
Experto
Fecha: 3�de�abril�de�2007
Full & Egal Universal Law Academy