Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Fabricas Agrupadas de Mu�ecas de Onil S.A. (Famosa) v. Unidad Empresarial de Medios Avanzados y Servicios S.L.
Caso No. DES2007-0004
1. Las Partes
La Demandante es Fabricas Agrupadas de Mu�ecas de Onil S.A. (Famosa), con domicilio en Onil, Alicante, Espa�a, representada por Clarke, Modet & Co., Espa�a.
La Demandada es Unidad Empresarial de Medios Avanzados y Servicios S.L., con domicilio en Madrid, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 5�de�marzo�de�2007. El 6�de�marzo�de�2007 el Centro envi� a ESNIC v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 7�de�marzo�de�2007 el ESNIC envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los art�culos�7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 12�de�marzo�de�2007. De conformidad con el art�culo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 1�de�abril�de�2007. La Demandada no contest� a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific� a la Demandada la falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda el 5�de�abril�de�2007.
El Centro nombr� a Mar�a Baylos Morales como Experto el d�a 20�de�abril�de�2007 recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de la marca comunitaria 3.718.558, JAGGETS, registrada en las clases 16, 25 y 28. Esta marca fue solicitada con fecha 18�de�marzo�de�2004 y concedida el 27�de�julio�de�2005.
El nombre de dominio fue registrado el 12�de�diciembre�de�2005 y el Experto ha podido comprobar que en la actualidad sigue sin estar operativo.
La Demandada no ha contestado a la Demanda.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante basa esencialmente su demanda en:
- La titularidad que ostenta sobre la marca comunitaria 3.718.558, JAGGETS, que fue solicitada el 18�de�marzo�de�2004 y concedida el 27�de�julio�de�2005, mientras que el nombre de dominio controvertido fue registrado el 12�de�diciembre�de�2005.
- Su relevancia y predicamento en el sector juguetero, en el que es una empresa l�der, as� como la notoriedad de la marca JAGGETS que identifica al que es uno de sus productos estrella.
- Su inter�s real en el nombre dominio , cuyo registro trat� de obtener y vio frustrado al encontrarse ya registrado por la Demandada, pocos d�as antes, lo que le oblig� a registrar para poder reflejar su marca JAGGETS en un nombre de dominio bajo la extensi�n .
- La falta de derechos o intereses leg�timos de la Demandada sobre el nombre de dominio controvertido puesto que no posee ninguna marca ni otra denominaci�n que se identifique bajo el distintivo Jaggets ni ha utilizado nunca el nombre de dominio en cuesti�n. Por el contrario, afirma la Demandante que la Demandada ha llevado a cabo una campa�a de registro masivo de nombres de dominio que consisten en marcas notorias que ni ha utilizado y que ni siquiera –excepto en el caso del nombre de dominio controvertido- ha renovado.
- El registro y uso de mala fe del nombre de dominio impugnado ya que la marca JAGGETS as� como las mu�ecas que identifica, tienen gran prestigio en el sector juguetero y, dada su repercusi�n en el p�blico infantil (ampliamente probada), son conocidas en pr�cticamente todos los �mbitos familiares, con gran �xito de ventas y numerosas campa�as publicitarias. Adem�s, contin�a alegando que la Demandada es una empresa espa�ola, dedicada a servicios de alojamientos Web y de telefon�a y, por tanto, experta en el sistema de nombres de dominio y conocedora del valor que puede alcanzar un nombre dominio coincidente con una marca renombrada. La mala fe en el registro la encuentra tambi�n la Demandante en el hecho de que se hizo en plena campa�a navide�a y pocos d�as despu�s de que finalizara el per�odo escalonado de registro preferente de nombres de dominio de c�digo territorial , establecido en el Plan Nacional, lo que sin duda significa que la Demandada esperaba obtener un rendimiento econ�mico del mismo. Afirma la Demandante que este hecho viene corroborado porque la Demandada registr� en la misma fecha una serie de nombres de dominio coincidentes todos ellos con marcas muy conocidas en Espa�a y tambi�n objeto de fuertes campa�as comerciales de Navidad.
- Por otra parte, alega la Demandante que no existe ning�n uso del nombre de dominio ni ninguna p�gina Web alojada, pudiendo equivaler la falta de uso a uso de mala fe seg�n doctrina del Centro de la OMPI. Adem�s, afirma la Demandante que la falta de respuesta al requerimiento que remiti� a la Demandada tambi�n indica una falta de derechos y es indicio de mala fe.
- Por �ltimo, reclama la aplicabilidad de los art�culos 34.3 e) de la Ley espa�ola de Marcas y de los art�culos 5 y 6 de la Ley espa�ola de Competencia Desleal as� como del art�culo 16 del Acuerdo TRIPS en cuanto a la especial protecci�n que merece una marca notoria.
B. Demandada
La Demandada no contest� a la Demanda.
6. Debate y conclusiones
Los presupuestos de la estimaci�n de la Demanda contenidos en el art�culo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el car�cter especulativo o abusivo del nombre de dominio en controversia son:
- que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea id�ntico u ofrezca semejanza que produzca confusi�n, con otros t�rminos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;
- que el Demandado carezca de derechos o intereses leg�timos en relaci�n con el nombre de dominio; y
- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
A. Reglas y principios aplicables
El art�culo 21 del Reglamento se�ala que el Experto resolver� la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio , resultar�n igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho espa�ol.
La Demandada no se ha personado en este procedimiento, por lo que de conformidad con el art�culo 16e) del Reglamento, el Experto resolver� la controversia suscitada bas�ndose en la Demanda; ahora bien y como es l�gico no puede centrase en exclusiva en la falta de contestaci�n a la demanda, sino que habr� de extraer sus conclusiones atendiendo las concretas circunstancias que concurren en el presente caso.
As� se ha venido interpretando en numerosas Decisiones, como por ejemplo, Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Seraf�n Rodr�guez Rodr�guez, Caso OMPI N��D2001-1183.
Adem�s, en este caso, al tratarse de un nombre de dominio espa�ol y ser las partes de nacionalidad y residencia espa�olas, jugar� un papel esencial en este procedimiento el art�culo 34.3 e) de la vigente Ley de Marcas, que confiere al titular de una marca el derecho a prohibir el uso del signo, sin su autorizaci�n, en redes de comunicaci�n telem�ticas o como nombre de dominio. Del mismo modo, al encontrarnos ante una marca cuya notoriedad ha quedado probada, es de especial aplicaci�n el art�culo 8 de la citada Ley de Marcas, seg�n el cual, el titular podr� prohibir que terceros sin su consentimiento utilicen o registren cualquier signo id�ntico o semejante y en general cuando puedan suponer un aprovechamiento indebido o un menoscabo del car�cter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca.
Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en el procedimiento para la resoluci�n de controversias en materia de nombres de dominio establecido por ICANN, por lo que resulta razonable tomar en consideraci�n la doctrina que en su aplicaci�n ha establecido el Centro en los �ltimos a�os, cuando los puntos examinados en esos procedimientos coincidan con los de la regulaci�n espa�ola, como ya se�alaron, entre otras, las Decisiones Estudios Universitarios Superiores de Andaluc�a S.L. v. Eusanet, S.L.,Caso OMPI N�DES2006-0005 y Hosteler�a y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI N�DES2006-0014.
B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
No puede ser cuestionada -por su obviedad- la identidad existente entre la denominaci�n que constituye la marca comunitaria de la Demandante n� 3.718.558, JAGGETS y el t�rmino elegido por la Demandada para caracterizar el nombre de dominio controvertido, .
Por estas razones, el Experto entiende que concurre la primera de las circunstancias establecidas en el art�culo 2 del Reglamento para determinar que el registro del nombre de dominio tiene car�cter especulativo o abusivo.
C. Derechos o intereses leg�timos
La Demandante b�sicamente alega que el hecho de que la Demandada no posea ninguna marca ni ninguna otra denominaci�n que se identifique bajo el distintivo JAGGETS, as� como que no haya utilizado el dominio controvertido, y sin embargo, haya registrado numerosos nombres de dominio consistentes en marcas notorias que ni ha utilizado y que ni siquiera –excepto en el caso del nombre de dominio controvertido-, ha renovado, prueban su falta de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio en cuesti�n.
A juicio del Experto, la Demandante tiene raz�n al negar que la Demandada ostenta derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio controvertido, pues, en efecto, ha quedado acreditado que no existe empresa alguna en Espa�a que incluya en su raz�n social el t�rmino “Jaggets”, y que la Demandada no ostenta la titularidad de ning�n distintivo consistente en esta denominaci�n ni puede ser relacionada ni conocida con la misma.
Adem�s, lo que resulta concluyente para determinar la falta de intereses leg�timos y derechos de la Demandada, es el momento en que se produjo el registro. En efecto, el hecho de que la Demandada, que es una empresa especializada en el sector inform�tico y por tanto conocedora del Plan Nacional, solicitara el registro del nombre de dominio tan s�lo unos d�as despu�s de que finalizara la primera fase escalonada de registro establecida en el Plan Nacional, cuando ya no era preciso acreditar un derecho previo para registrar un nombre de dominio coincidente con una marca, da lugar a concluir que el �nico inter�s que motiv� dicha solicitud de registro fue meramente especulativo.
Y por �ltimo, la falta de contestaci�n a la Demanda es indicio de la inexistencia de derechos o intereses leg�timos pues la Demandada, si hubiera ostentado alg�n tipo de derecho o inter�s leg�timo, se habr�a personado para defenderse de las alegaciones de la Demandante. As� vienen declar�ndolo numerosas Decisiones, como, por ejemplo, Grupo Zena de Restaurantes, S.A. v. Ri, Caso OMPI N� D2006-0740.
Concurre, por tanto, la segunda circunstancia establecida en el art�culo 2 del Reglamento.
D. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandante afirma que el nombre de dominio controvertido ha sido registrado de mala fe pues, dada la notoriedad de la marca JAGGETS, la Demandada –que es una empresa espa�ola- deb�a conocerla. Alega tambi�n que como la Demandada opera en el sector inform�tico, conoce el valor que puede alcanzar un nombre de dominio coincidente con una marca notoria espa�ola.
La fecha de registro del nombre de dominio es otra de las circunstancias que aduce la Demandante para razonar la mala fe en el registro as� como el registro masivo por parte del Demandado, de nombres de dominio consistentes en marcas notorias, pertenecientes, muchas de ellas, al sector juguetero.
Las alegaciones efectuadas por la Demandante y la documentaci�n aportada junto con la Demanda, ofrecen al Experto indicios claros de la concurrencia de mala fe en el registro del nombre dominio controvertido, y ello por las siguientes razones:
En primer lugar, la Demandante ha acreditado ser titular de la marca comunitaria n� 3.718.558 JAGGETS que fue registrada con anterioridad al nombre de dominio controvertido; adem�s ha quedado igualmente probado en este procedimiento la notoriedad de dicha marca, por lo que dif�cilmente el Demandado no pod�a conocerla.
En segundo t�rmino, es obvio que la elecci�n de la denominaci�n “jaggets” por el Demandado no puede ser casual ya que se trata de un vocablo claramente caprichoso y de fantas�a. Por eso, la �nica raz�n que el Experto puede encontrar a su registro como nombre de dominio por parte de la Demandada es que �sta conoc�a previamente la marca de la Demandante y su car�cter notorio y pretendi� obstaculizar el derecho del leg�timo titular de la marca a registrarla como nombre de dominio bajo el c�digo territorial espa�ol, con el fin de obtener un beneficio econ�mico.
Adem�s, existen otros hechos que llevan al Experto a concluir que concurri� mala fe en el registro. Por una parte, la Demandante ha demostrado que la Demandada es una empresa especializada en el sector inform�tico y que en consecuencia no ignoraba las posibilidades especulativas que le ofrec�a adelantarse en el registro de un nombre de dominio coincidente con una marca notoria; y por otra, el nombre de dominio controvertido no ha sido el �nico que ha registrado la Demandada y que coincide con una marca notoria. Esta conducta ha sido reiteradamente interpretada en distintas decisiones como una muestra de la concurrencia de mala fe.
En este sentido se pueden citar las Decisiones Port Aventura S.A. v Miguel Garc�a Quintas, Caso OMPI N� D2000-0751, y Eresmas Interactiva, S.A. Alehop Internet S.L. v. A/M. Garc�a, Caso OMPI N� D2001-0949.
Asimismo, tambi�n se ha probado que el nombre de dominio controvertido –y otros m�s- fue registrado tan s�lo unos d�as despu�s de que finalizara la primera fase de registro preferente prevista en el Plan Nacional, a partir de cuyo momento, cualquiera que acredite reunir los requisitos m�nimos para solicitar un nombre de dominio , puede registrarlo sin necesidad de ostentar un derecho anterior sobre la denominaci�n. Es decir, la Demandada, conocedora de estas fases de registro, estuvo vigilando si los titulares de determinadas marcas notorias hab�an accedido al per�odo preferente y transcurrido �ste, solicit� y obtuvo los registros que estaban libres y le interesaron, con pleno conocimiento de que violaba derechos ajenos, en contra de lo que se comprometi� a respetar en el acuerdo de registro.
Por �ltimo, acertadamente invoca la Demandante el art�culo 34.3 e) de la Ley de Marcas, en cuanto que la titularidad que ostenta sobre su marca le legitima para impedir a la Demandada el uso del signo “Jagetts” en redes telem�ticas y como nombre de dominio. Del mismo modo, siendo la marca de la Demandante de car�cter notorio, ha de extremarse el rigor frente a cualquier signo id�ntico o semejante que pretenda aprovecharse de dicha notoriedad, como establece el art�culo 8 de dicha Ley.
Sin embargo, en opini�n del Experto, no puede compartirse que resulten de aplicaci�n al presente caso los art�culos 5 y 6 de la Ley espa�ola de Competencia Desleal, citados igualmente en la Demanda. En efecto, seg�n ha establecido la doctrina y jurisprudencia espa�olas, puede considerarse que la presencia de un signo en Internet implica concurrencia mercantil cuando el nombre de dominio sirva para alojar una Web desde la que el navegante pueda interactuar y adquirir los productos o contratar los servicios que se ofrezcan. Pero no se dan estas circunstancias en el presente caso ya que la Demandada no est� utilizando el nombre de dominio ni por tanto, concurriendo en el mercado con la Demandante.
Por �ltimo, aunque en el Reglamento no se exige que, adem�s de existir mala fe en el registro, el uso deba haberse realizado tambi�n con esa misma mala fe, el Experto abordar� igualmente este aspecto por ser claro en el presente supuesto.
En efecto, ha quedado acreditado que la Demandada no utiliza el nombre de dominio controvertido, y esta tenencia pasiva ha sido reiteradamente interpretada por la doctrina creada por distintas decisiones como una clara prueba de mala fe en el uso del nombre de dominio. En este sentido se pueden citar las siguientes Decisiones: Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, Caso OMPI N��D2000-0001; Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, C�diz, M�laga, Almer�a Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI N��D2000-1402; Banco R�o de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti, Caso OMPI N�D2001-0173; Caixa D’Estalvis i Pensions de Barcelona (“La Caixa”) v. Enric-Josep, Caso OMPI N��D2001-0438; y Tiendas de Conveniencia, S.A. v. Opencor, S.A. y Jos� Socorregut Dom�nech; Caso OMPI N��D2002-1026.
Adem�s, tambi�n ha de ser tenido en cuenta que la Demandante remiti� un requerimiento a la Demandada, inst�ndole a respetar sus derechos sobre la marca JAGGETS y a resolver la controversia de forma voluntaria. La falta de respuesta a tal requerimiento pone de manifiesto la nula predisposici�n de aqu�lla a evitar el presente procedimiento, circunstancia �sta que abunda en la existencia de mala fe en el uso del nombre de dominio por parte de la Demandada y as� ha sido interpretado, entre otras, en la Decisi�n Ferrero, S.p.A, Ferrero Ib�rica S.A. v. Maxtersolutions C.B., Caso OMPI n� DES2006-0003.
Concurre, por tanto, la tercera circunstancia establecida en el art�culo 2 del Reglamento.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el art�culo 21 Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido a la Demandante.
Mar�a Baylos Morales
Experto �nico
Fecha: 5 de mayo de 2007
Full & Egal Universal Law Academy