Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Editorial Bosch S.A. c. Difusi�n Jur�dica y Temas de Actualidad S.A.
Caso No.�DES2007-0006
1. Las Partes
La Demandante es Editorial Bosch S.A., Barcelona, Espa�a, representada por Santiago Gales, Espa�a.
La Demandada es Difusi�n Jur�dica y Temas de Actualidad S.A., Madrid, Espa�a, representada por Marta Ins�a, Barcelona, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el�“Centro”) el 20�de�marzo�de�2007. El 22�de�marzo�de�2007 el Centro envi� a ESNIC via correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 22�de�marzo�de�2007 ESNIC envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. En respuesta a una notificaci�n del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present� una modificaci�n a la Demanda el 26�de�marzo�de�2007. El Centro verific� que la Demanda junto con la modificaci�n a la Demanda cumpl�an los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (.es).
De conformidad con el art�culo 7 del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5�de�abril�de�2007. De�conformidad con el art�culo 16 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 25�de�abril�de�2007. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el 25�de�abril�de�2007.
El Centro nombr� a Luis H. de Larramendi como Experto el d�a 9�de�mayo�de�2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
- El nombre de dominio fue registrado por el Demandado el 22�de noviembre�de�2005.
- La Demandante es titular del registro de marca espa�ol N��2218283 para la denominaci�n NOTICIAS JUR�DICAS. La marca fue solicitada el 25�de�febrero�de�1999 y concedida el 20�de�agosto�de�1999 para identificar “libros, revistas, impresos y toda clase de publicaciones en general”, en la clase�16.
- Accediendo al sitio web “www.” se accede a una publicaci�n jur�dica electr�nica que se identifica como “difusi�n jur�dica digital”, cuyo contenido es id�ntico al del sitio web “” tambi�n de la Demandada.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
- El nombre de dominio controvertido resulta id�ntico a la denominaci�n del registro de marca NOTICIAS JUR�DICAS de la demandante.
- La Demandada intent� registrar ante la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas la solicitud de registro de marca 2703919 NOTICIAS JUR�DICAS (mixta), en clase�41, que fue denegada por considerarse incompatible con la marca anterior de la Demandante.
- El nombre de dominio ha sido registrado de mala fe por la Demandada, pues no presenta contenidos espec�ficos, sino que se remite al portal “” de la Demandada, lo que indica que el registro del nombre de dominio controvertido fue realizado con la intenci�n de aprovechar el conocimiento de la marca NOTICIAS JUR�DICAS en el sector correspondiente.
- La marca NOTICIAS JUR�DICAS de la demandante es conocida en el sector editorial jur�dico espa�ol y viene siendo utilizada en su versi�n electr�nica desde 1998, y previamente en papel desde 1986. NOTICIAS JUR�DICAS es una marca reconocida y una web de �xito en el mercado de Internet.
- La Demandada carece de todo derecho previo o inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio objeto de controversia: no ostenta marca registrada en la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas ni nombre o denominaci�n social que respalde tal registro.
- La Demandada ha actuado de mala fe pues ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante como competidor directo, ya que lo utiliza en el mismo sector editorial y �rea de negocio.
- La Demandada, al utilizar el nombre de dominio en cuesti�n, ha intentado de manera intencionada atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet a su p�gina web, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la identidad de quien presta los servicios y contenidos bajo la denominaci�n NOTICIAS JURIDICAS, aprovech�ndose del prestido y tr�fico de la p�gina “” de la demandante.
- La denegaci�n a la Demandada de la solicitud de registro de marca 2703919 NOTICIAS JUR�DICAS (mixta), en clase 41, por considerarla incompatible con el registro de marca prioritaria de la Demandante 2218283 NOTICIAS JUR�DICAS, en clase 16, resulta incompatible con la pretensi�n de la Demandada de que la denominaci�n NOTICIAS JUR�DICAS sea un gen�rico.
- Siendo la Demandante y la Demandada competidoras conocidas, ha de excluirse la casualidad en el t�rmino en que consiste el nombre de dominio controvertido, pues la Demandada no puede alegar desconocer que la denominaci�n NOTICIAS JUR�DICAS es reconocida ampliamente en el correspondiente sector comercial.
- La Demandante remiti� a la Demandada un requerimiento exigiendo la transmisi�n del nombre de dominio en disputa que fue rechazado por la Demandada.
De conformidad con todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio le sea transferido.
B. Demandado
- El nombre de dominio no es id�ntico o similar a un t�rmino sobre el que la Demandante posea derechos previos, pues la denominaci�n NOTICIAS JUR�DICAS es gen�rica y/o descriptiva, y la Demandante no puede obtener el monopolio de una denominaci�n usual para todo tipo de productos y servicios de informaci�n jur�dica.
- Conviven numerosos nombres de dominio y marcas que consisten en expresiones an�logas a la del nombre de dominio controvertido.
- La Demandada tiene derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio , pues es una empresa editorial que edita la revista jur�dica “Economist & Jurist” de gran difusi�n en el correspondiente sector. Desde su creaci�n esta publicaci�n incorporaba una secci�n dedicada a recoger “noticias jur�dicas” bajo el t�tulo “Noticias del Mundo Jur�dico”.
- El nombre de dominio no fue registrado ni utilizado de mala fe, pues la elecci�n de se realiz� para dar al portal de la empresa Difusi�n Jur�dica un nombre acorde a sus contenidos.
- La solicitud de registro de marca de la demandada 2703918 mencionada por la Demandante no consiste en la denominaci�n “NOTICIAS JUR�DICAS” sino en una marca mixta con la denominaci�n “Noticias Digital-Jur�dicas Grupo Difusi�n Jur�dica”, y su denegaci�n no es firme al haber interpuesto recurso de alzada la Demandada.
- El registro del dominio a favor de la Demandada no perturba en modo alguno la actividad de la Demandante, seg�n se acredita a la vista de los documentos acreditativos del tr�fico que aporta la propia parte actora. No existe confusi�n entre los servicios de una u otra empresa, y la imagen gr�fica de Difusi�n Jur�dica y Temas de Actualidad, S.A. formada por un �rbol y un sol caracter�sticos est� siempre presente en todas las p�ginas de la Demandada, por lo que no puede argumentarse que el registro del nombre de dominio controvertido obedece al inter�s de confundir a los internautas.
- La Demandada no ha pretendido vender el nombre de dominio registrado a ning�n tercero ni ha impedido el uso de derechos previos por la parte actora, pues �sta sigue funcionando con las p�ginas web con las que siempre lo ha hecho.
6. Debate y conclusiones
El art�culo 21 del Reglamento se�ala que el Experto resolver� la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio , resultar�n igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho espa�ol, al ser adem�s �sta la nacionalidad de ambas partes.
Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Pol�tica Uniforme para la resoluci�n de controversias en materia de nombre de dominio establecido por ICANN, por lo que resulta razonable tomar en consideraci�n la doctrina que en su aplicaci�n ha establecido el Centro en los �ltimos a�os, tal y como ya se�alaba la Decisi�n Estudios Universitarios Superiores de Andaluc�a, S.L. c. Eusanet, S.L., Caso OMPI N��DES2006-0005.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
La Demandante es titular del registro de marca espa�ol 2218283 NOTICIAS JUR�DICAS, marca denominativa. Es obvio que el nombre de dominio controvertido resulta id�ntico a dicha denominaci�n, por lo que se cumple la primera de las circunstancias necesarias para la estimaci�n de la demanda.
En relaci�n con la alegaci�n de la Demandada en el sentido de que NOTICIAS JUR�DICAS es una expresi�n gen�rica o descriptiva y que por tanto la parte actora no puede invocar derechos sobre ella, se trata de una cuesti�n que se analizar� en el punto siguiente para determinar si dicho car�cter gen�rico o descriptivo otorga un inter�s leg�timo a la Demandada. Desde el punto de vista de este primer requisito, queda claro que el registro de marca NOTICIAS JUR�DICAS de la Demandante se encuentra concedido y en vigor, y que su denominaci�n resulta coincidente con la del nombre de dominio controvertido.
B. Derechos o intereses leg�timos
La Demandada basa fundamentalmente su defensa en la alegaci�n de que la expresi�n “noticias jur�dicas” resulta gen�rica o descriptiva en relaci�n con el uso que se hace de la misma, pues efectivamente la Demandada la aplica a una publicaci�n electr�nica de car�cter jur�dico. Partiendo de dicha genericidad, la Demandada no reconoce validez al registro de marca 2218283 NOTICIAS JUR�DICAS esgrimido por la Demandante.
Pues bien, como se ha se�alado es indudable que el registro de marca de la parte actora se encuentra debidamente concedido y en vigor. Por consiguiente, otorga a la actora los derechos y facultades que la Ley de Marcas espa�ola establece para los titulares de marcas registradas. En el marco de este procedimiento no puede ponerse en entredicho la validez de un registro de marca concedido y en vigor, por lo que si la Demandada pretende anular la validez formal del registro de marca de la parte actora, habr� de acudir a los Tribunales espa�oles para lograr la nulidad o cancelaci�n del registro.
Al respecto, resulta procedente recordar lo que se se�alaba en la Decisi�n Edipresse Hymsa, S.A. c. F9-Soft, S.L.,Caso OMPI N��D2006-0940 sobre el nombre de dominio , en la que el Experto se�al�:
Alega la Demandada que la denominaci�n “lecturas” es gen�rica por lo que carece de car�cter distintivo. No es cierto que la marca LECTURAS sea gen�rica. Si fuera gen�rica no podr�a estar protegida como marca puesto que la regulaci�n del Derecho de Marcas en Espa�a siempre ha establecido la prohibici�n absoluta de registro de las marcas gen�ricas (esta prohibici�n estaba en el antiguo Estatuto sobre Propiedad Industrial, en la Ley de Marcas�de�1988 y en la vigente Ley de Marcas�de�2001). Por ello, si la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas concedi� el registro de la marca LECTURAS fue porque consider� que no era gen�rica para distinguir revistas y publicaciones. Adem�s, el car�cter notorio, e incluso renombrado, de la marca LECTURAS refuerza el car�cter distintivo de la misma (Bankinter, S.A. c. Daniel Moncl�s P�rez, Caso OMPI N��D2000-0483. Precisamente porque estamos ante una marca notoria y renombrada es por lo que no son de aplicaci�n ninguna de las resoluciones que cita la Demandada en su contestaci�n.
No obstante lo anterior, es innegable que el propio significado de la expresi�n “noticias jur�dicas” introduce un elemento de duda a la hora de poder considerar leg�timo su uso por tercero pese a la vigencia del registro de marca de la Demandante. Desde este punto de vista, este Experto considera que la circunstancia de que la titular del nombre de dominio controvertido sea una empresa editorial perteneciente al �mbito jur�dico, y por tanto competidora de la Demandante, resulta definitiva para no admitir un inter�s leg�timo en la utilizaci�n del nombre de dominio controvertido por su significado en espa�ol. Al tratarse de empresas pertenecientes al mismo sector jur�dico, parece claro que la Demandada no pod�a desconocer la existencia de la marca NOTICIAS JUR�DICAS de la parte actora, ni el uso que desde hace a�os �sta estaba haciendo de dicha denominaci�n.
Por lo tanto, si bien el significado de la expresi�n NOTICIAS JUR�DICAS permitir�a en principio presumir un uso leg�timo, siempre que ese uso no fuera a t�tulo de marca, en cualquier tercero no perteneciente al sector comercial de la Demandante, dicha presunci�n no puede ser aplicada a la Demandada, pues por tratarse de una empresa de indudable importancia en el sector de las publicaciones jur�dicas no pod�a dejar de ser consciente de estar utilizando una denominaci�n que se corresponde con una marca registrada de un competidor que adem�s �ste estaba ya utilizando en sus publicaciones en papel o electr�nicas. La Demandada podr�a haber logrado la misma funci�n descriptiva del contenido del sitio web mediante cualquier otra expresi�n an�loga no coincidente con la marca de un competidor.
Por consiguiente, este Experto considera que la Demandada no ha acreditado derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio controvertido.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Sobre la base del mismo razonamiento desarrollado en el punto anterior, este Experto estima que concurre la circunstancia de mala fe en la actuaci�n de la Demandada.
En efecto, como se ha se�alado resulta definitiva la circunstancia de que la titular del nombre de dominio es una importante empresa editorial del �mbito jur�dico, de la que por tanto no cabe presumir que desconociera el registro de marca anterior de la Demandante o su uso previo de la denominaci�n NOTICIAS JUR�DICAS en el correspondiente sector comercial.
Pese al car�cter gen�rico que en principio puede tener dicha denominaci�n, lo cierto es que estaba ya asentada como una marca propia de la Demandante. En este sentido, los propios argumentos y documentos de la Demandada ponen de manifiesto que en el sector de las publicaciones resultan habituales las marcas que recogen expresiones m�s o menos gen�ricas. Es m�s, el propio sitio web de la Demandante “” recoge dicha expresi�n “difusi�n jur�dica”, que en principio por su significado podr�a resultar gen�rica pero que en la pr�ctica identifica al sitio web de la Demandada.
Resulta igualmente importante tener en cuenta que el uso de la denominaci�n “noticias jur�dicas” en un determinado contexto puede resultar inevitable o estar justificado por su significado, pero su utilizaci�n como nombre de dominio implica de facto una pretensi�n de exclusividad desde el momento en que evita que el mismo nombre de dominio sea utilizado por un tercero, y m�s espec�ficamente por titular de la marca correspondiente. En efecto, el nombre de dominio realiza en Internet una funci�n equivalente a la que utiliza la marca al identificar productos y servicios o el nombre comercial al identificar las empresas. Parece claro desde este punto de vista que un internauta que consulte revistas jur�dicas en Internet podr�a cabalmente entender que el sitio web “www.” es el perteneciente a la empresa titular de la marca NOTICIAS JURIDICAS en el mismo sector.
Por consiguiente, la Demandada forzosamente hab�a de ser consciente de estar registrando un nombre de dominio cuyo uso resultaba cuando menos discutible al coincidir con una marca de un competidor. En la propia contestaci�n que la Demandada realiz� al requerimiento enviado por la parte actora se reconoce expresamente la publicaci�n electr�nica de �sta al menos desde 2002, y de hecho en dicha contestaci�n se contiene el reproche de que la publicaci�n electr�nica de la Demandante imitaba a la de la Demandada. Con independencia de que esta afirmaci�n de la Demandada pudiera pretender justificar la apropiaci�n de un nombre de dominio perturbador de los derechos marcarios de la parte actora (prop�sito que este Experto entiende no puede probarse), no deja de poner de manifiesto que en todo caso la Demandada conoc�a la actividad en el sector de la Demandante, por lo que el registro del nombre de dominio controvertido cuando menos puede calificarse de imprudente.
En suma, este Experto considera que han sido acreditadas las tres circunstancias necesarias para la estimaci�n de la demanda, todo ello naturalmente sin perjuicio del derecho de las partes a acudir a los Tribunales competentes para discutir los derechos marcarios sobre los que se basa la demanda o cualesquiera otras cuestiones.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el art�culo�21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido al Demandante.
Luis H. de Larramendi
Experto
Fecha: 23�de�mayo�de�2007
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