Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Juan Clemente Ferreiro Villarino/Repuestos y Suministros del Henares S.L v. Alejandro Jim�nez/Tropical Trees Company S.L.
Caso No. DES2007-0012
1. Las Partes
El Demandante es Juan Clemente Ferreiro Villarino/Repuestos y Suministros del Henares S.L, Alcal� de Henares, Espa�a, representada por J. Isern Patentes y Marcas, S.L., Espa�a.
El Demandado es Alejandro Jim�nez/Tropical Trees Company S.L. con domicilio en Madrid, Espa�a, representado por Mar�a Teresa Mart�nez Mart�nez, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 3 de mayo de 2007. El 7 de mayo de 2007 el Centro envi� a ESNIC v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 8 de mayo de 2007 ESNIC envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a [.ES] (El Reglamento).
De conformidad con los art�culos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 14 de mayo de 2007. De conformidad con el art�culo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 3 de junio de 2007. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el 1 de junio de 2007.
El Centro nombr� a Mar�a Baylos Morales como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 14 de junio de 2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante solicit� el 28 de diciembre de 2004, ante la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas (OEPM), la marca espa�ola n� 2.629.402, LA MADERA, para clase 35 (venta de muebles de cocina y maderas). La marca fue denegada, el 2 de diciembre de 2005, como ha comprobado el Experto en la consulta a la base de datos de la OEPM.
El Demandante es titular de la marca espa�ola n� 2.688.304, LA MADERA, con gr�fico caracter�stico de un �rbol, para clase 35 (venta al por mayor y al por menor en comercios y a trav�s de redes mundiales de inform�tica de toda clase de muebles de cocina y maderas). Fue solicitada el 5 de enero de 2006 y concedida el 14 de junio de 2006.
El Demandante es titular del nombre de dominio , registrado el 20 de septiembre de 2004.
El nombre de dominio fue registrado el 18 de noviembre de 2005.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El Demandante alega b�sicamente que:
- Se dedica al negocio de la madera, fabricado, adquisici�n y comercializaci�n de maderas y productos elaborados y semielaborados a partir de �sta y desde el a�o 2001, a trav�s de su empresa Repuestos y Suministros del Henares S.L., comercializa sus productos y servicios bajo la marca LA MADERA, siendo ampliamente reconocida e identificada en el sector, con esta marca.
- En el a�o 2004 solicit� el registro de la marca LA MADERA; solicitud que es anterior al registro del nombre de dominio impugnado.
- Es titular de la marca espa�ola n� 2.688.304, LA MADERA.
- Es titular del nombre de dominio desde 2004.
- Ha realizado constantes campa�as de publicidad e invertido grandes cantidades dirigidas a la imagen, identidad y comunicaci�n de sus productos y servicios bajo la marca LA MADERA, habiendo dotado a este t�rmino de distintividad entre sus clientes.
- Posee derechos previos sobre la marca LA MADERA.
- El nombre de dominio del Demandado es id�ntico a la marca.
- El Demandado carece de derecho o inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio porque no est� haciendo un uso activo del mismo sino que se redirecciona autom�ticamente a la pagina Web “” que es la que utiliza el Demandando y que es la identifica sus productos y servicios.
- El Demandado carece de autorizaci�n del Demandante para utilizar esa denominaci�n que no obedece a su denominaci�n social, no es reconocido por la denominaci�n LA MADERA ni siquiera en el mercado relevante y tampoco es titular de un derecho registrado.
- El redireccionamiento que hace el Demandado a su verdadera p�gina Web consigue desviar a los clientes que buscan los productos del Demandante, a sus propios productos y servicios y da a entender que existe alguna relaci�n comercial entre Demandante y Demandado al dedicarse ambos al mismo sector, aprovech�ndose de una denominaci�n sobre la que carece de derecho.
- El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe porque, con anterioridad al registro del mismo, existi� una relaci�n comercial entre las partes (a�os 2004 y 2005), en virtud de la cual el Demandado conoc�a perfectamente que el Demandante utilizaba la denominaci�n LA MADERA. Esta relaci�n comercial finaliz� a causa de la reclamaci�n que tuvo que hacer el Demandante al Demandado por impago de unas facturas.
- El Demandado est� bloqueando la posibilidad de que el titular de la marca LA MADERA la registre en la extensi�n , que es representativa para el mercado espa�ol, perturbando as� la actividad comercial del Demandante ya que el Demandado es un competidor directo.
- El nombre de dominio debe ser transferido al Demandante.
B. Demandado
El Demandado alega en su defensa que:
- El nombre de dominio fue registrado leg�timamente despu�s de transcurrido el per�odo de registro preferente para aquellos que tuvieran derechos previos y que el Demandante no utiliz�, por lo que carece ahora de derecho sobre la denominaci�n que constituye el nombre de dominio.
- El nombre de dominio obedece a la actividad que desarrolla el Demandado que tiene estrechos lazos y reputaci�n en la industria de la madera y es miembro destacado de la principal Asociaci�n espa�ola de estudio de la madera.
- Cualquier empresa del sector podr�a utilizar el nombre de dominio u otro que describa directa o indirectamente la actividad de la empresa.
- Desconoce las inversiones econ�micas del Demandante para ser reconocido por el nombre La Madera porque su empresa se conoce como “Rep Sum”.
- En ninguna documentaci�n comercial utilizada en las relaciones comerciales entre Demandante y Demandado aparece la denominaci�n LA MADERA y, por tanto, no es cierto que el Demandado ni sus empleados conociesen esta denominaci�n para los productos y servicios del Demandante. Tampoco aparece la denominaci�n en tarjetas de visita o cabeceras de fax.
- Rechaza que su intenci�n sea captar clientes del Demandante ni confundirse con �l pues son muy escasas las visitas que se hacen a trav�s del nombre de dominio y el sector de clientes de uno y otro son distintos.
- Es pr�ctica habitual en el mercado de la madera tomar como nombres de dominio denominaciones relacionadas con la madera y su actividad, como ocurre en la relaci�n que presenta.
- Por todo ello, la Demanda debe ser rechazada.
6. Debate y conclusiones
Los presupuestos de la estimaci�n de la Demanda contenidos en el art�culo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el car�cter especulativo o abusivo del nombre de dominio en controversia son:
- que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea id�ntico u ofrezca semejanza que produzca confusi�n, con otros t�rminos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;
- que el Demandado carezca de derechos o intereses leg�timos en relaci�n con el nombre de dominio; y
- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
A. Reglas y principios aplicables
El art�culo 21 del Reglamento se�ala que el Experto resolver� la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio , resultar�n igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho espa�ol as� como los Tratados Internacionales en los que Espa�a sea pa�s firmante.
Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en el la Pol�tica Uniforme para la resoluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que resulta razonable tomar en consideraci�n la doctrina que en su aplicaci�n han establecido Expertos del Centro en los �ltimos a�os, cuando los puntos examinados en esos procedimientos bajo la UDRP coincidan con los de la regulaci�n espa�ola, como ya se�alaron, entre otras, las Decisiones Estudios Universitarios Superiores de Andaluc�a S.L. v. Eusanet, S.L.,Caso OMPI N DES2006-0005 y Hosteler�a y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI N DES2006-0014.
B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El Demandante ha alegado poseer derechos previos conforme exige el art�culo 2 del Reglamento. Es indiscutible la identidad entre los derechos previos alegados y el nombre de dominio por lo que no son necesarios mayores razonamientos sobre el cumplimento del primer presupuesto establecido por el Reglamento.
Por estas razones, el Experto entiende que concurre la primera de las circunstancias establecidas en el art�culo 2 del Reglamento para determinar que el registro del nombre de dominio tiene car�cter especulativo o abusivo.
C. Derechos o intereses leg�timos
El Demandante alega b�sicamente que el Demandado carece de autorizaci�n para utilizar la denominaci�n LA MADERA como nombre de dominio; no es conocido por ella en el mercado; no tiene relaci�n con su denominaci�n social ni ostenta un derecho registrado sobre la misma.
El Demandado opone que el nombre de dominio fue registrado leg�timamente, despu�s del per�odo preferente establecido. Adem�s, argumenta que tiene relaci�n con su actividad y cualquier empresa que se dedique a la madera debe poder utilizar una denominaci�n que aluda a sus productos o servicios.
El Experto entiende que las alegaciones del Demandado no son suficientes para acreditar la existencia de derecho o inter�s leg�timo en el nombre de dominio. En efecto, no basta para justificar derecho o inter�s leg�timo en los t�rminos del Reglamento, el hecho de que el nombre de dominio se haya registrado despu�s del per�odo escalonado preferente para los titulares de derechos previos. Estos titulares ten�an esa oportunidad, pero no era una obligaci�n registrar el derecho previo como nombre de dominio. Por eso, un tercero no puede alegar este motivo como justificaci�n del registro de un nombre de dominio que podr�a estar lesionando derechos de terceros que no hubiesen acudido a ese per�odo.
Tampoco constituye un argumento v�lido que la actividad del Demandado se despliegue en el sector de la madera ni la afirmaci�n de que cualquier empresa tendr�a que poder registrar una denominaci�n que aluda a sus productos o servicios. Estas razones podr�an servir para justificar hipot�ticamente la elecci�n general de un nombre de dominio, pero no cuando exista un conflicto, como es este caso, donde nos encontr�ramos en un procedimiento de soluci�n extrajudicial de controversias en el que la licitud del nombre de dominio ha sido cuestionada por el Demandante y el Experto ha de dilucidar si los intereses o derechos que alega el Demandado son de suficiente entidad como para destruir los argumentos del Demandante. As�, a falta de registro de propiedad industrial o de otro derecho sobre el nombre de dominio, el Demandado habr� de demostrar que es conocido por ese nombre en el sector relevante de mercado o que con el mismo viene realizando una oferta seria de bienes o servicios, o bien que tiene autorizaci�n del titular de un derecho previo. Nada de esto sucede en este caso pues ni siquiera la p�gina Web de Demandado bajo el nombre de dominio tiene contenido sino una redirecci�n autom�tica a la verdadera p�gina donde el Demandado ofrece sus productos y servicios, “”.
Por estas razones, concurre el segundo presupuesto establecido en el art�culo 2 del Reglamento.
D. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El art�culo 2 del Reglamento establece como tercer requisito para entender que existe registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, que �ste haya sido registrado o utilizado de mala fe; circunstancias alternativas y no acumulativas.
El Experto examinar�, en primer lugar, si el registro del nombre de dominio ha sido efectuado de mala fe:
a. Registro de mala fe
El Demandante argumenta que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe porque, con anterioridad a su registro, el Demandado tuvo relaciones comerciales con el Demandante y conoci� que ven�a distinguiendo sus productos y servicios con la denominaci�n LA MADERA, en cuya promoci�n ha hecho cuantiosas inversiones para dotarla de distintividad y conseguir que se le identifique con ella en el sector. Igualmente, alega que el nombre de dominio fue registrado con intenci�n de bloquear la posibilidad de que el Demandante utilizase la denominaci�n LA MADERA como nombre de dominio en el c�digo territorial perteneciente a Espa�a y para perturbar la actividad comercial de �ste al ser un competidor directo que con este nombre de dominio crea confusi�n entre ambas empresas porque los clientes del Demandante pueden pensar que existe alg�n tipo de relaci�n comercial entre ellas.
El Demandado niega que el Demandante sea conocido por el nombre LA MADERA sino que lo es por el de “Rep Sum”; niega tambi�n que �l o sus empleados hayan conocido que el Demandante usaba este nombre para distinguirse en el mercado pues no existe un solo documento, tarjeta de visita o fax en el que figure tal denominaci�n en la �poca en que tuvieron relaciones comerciales.
Para determinar si el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, el Experto ha de acudir a las pruebas presentadas por el Demandante como justificaci�n de su derecho previo, pues es obvio que para registrar de mala fe un nombre de dominio ha de existir conocimiento anterior del derecho del Demandante.
El Demandante solicit� ante la OEPM la marca espa�ola denominativa LA MADERA, n� 2.629.402, el 28 de diciembre de 2004. Esta solicitud se public� en el Bolet�n Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de marzo de 2005, por lo que, a partir de ese momento, fue p�blica y conocida por cualquier tercero. Esta marca fue denegada por suspenso de fondo, el 2 de diciembre de 2005; denegaci�n que se public� en el Bolet�n Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de enero de 2006.
El evidente inter�s del Demandante en obtener el derecho exclusivo sobre esta denominaci�n, resulta acreditado por el hecho de que en cuanto conoci� el acuerdo de denegaci�n de la primera marca y a�n antes de publicarse en el Bolet�n Oficial de la Propiedad Industrial dicho acuerdo, procedi� a depositar el 5 de enero de 2006 la marca espa�ola n� 2.688.305, LA MADERA, con gr�fico, que fue concedida el 14 de junio de 2006 (publicada en el Bolet�n Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de julio de 2006).
Por otra parte, el Demandante es titular del nombre de dominio desde el 20 de septiembre de 2004. La posibilidad de consultar la existencia de un nombre de dominio es tambi�n accesible para cualquier interesado.
El nombre de dominio impugnado fue registrado el 18 de noviembre de 2005; es decir, casi un a�o despu�s de que fuera depositada por el Demandante la solicitud de marca n� 2.669.402, LA MADERA (28 de diciembre de 2004) y antes de que fuera denegada (bolet�n Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de enero de 2006). Esto significa que cuando se registr� el nombre de dominio, el Demandante ten�a una expectativa de derecho que podr�a convertirse en derecho exclusivo anterior y el Demandado pod�a acceder al Registro p�blico de la OEPM donde comprobar�a que la marca LA MADERA esta solicitada por el Demandante. A pesar de lo cual, no dud� en registrar el nombre de dominio.
Adem�s, el Demandante era ya titular del nombre de dominio desde un a�o antes de que el demandado registrara el nombre de dominio . Este hecho ten�a que ser previsiblemente conocido por el Demandado, dada la publicidad del registro de los nombres de dominio.
Por �ltimo, cabe resaltar que entre Demandante y Demandado existieron relaciones comerciales durante los a�os 2004 y 2005, fechas anteriores al registro del nombre de dominio, en las que el Demandado pudo conocer que el Demandante estaba utilizando la marca LA MADERA en su actividad mercantil.
Todas estas circunstancias permiten concluir al Experto que existi� un conocimiento previo de la marca del Demandante por parte del Demandado y que, por tanto, el registro del nombre de dominio se hizo de mala fe.
b. Uso de mala fe
Para reforzar y confirmar la conclusi�n anterior conviene examinar si en el uso que viene haciendo el Demandado del nombre de dominio existe mala fe en el sentido del art�culo 2 del Reglamento donde se relaciona una orientaci�n de las pruebas que pueden llevar a concluir el registro o uso de mala fe.
Ha quedado acreditado que el �nico uso que hace el Demandado del nombre de dominio es el de servir de redirecci�n a su p�gina Web “” por lo que ning�n inter�s tiene ni ha tenido en desarrollar una p�gina Web con el nombre de dominio controvertido. La mera redirecci�n no es m�s que una tenencia pasiva que ha sido considerada por distintas Decisiones como una clara prueba de mala fe en el uso del nombre de dominio (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI N� D2000-0003, Parfums Christian Dior v. 1 Net Power Inc, Caso OMPI N� D2000-0022, J. Garc�a Carri�n, S.A. v. Mar�a Jos� Catal�n Fr�as Caso OMPI N� D2000-0239, entre otras m�s) porque para lo �nico que sirve al que lo ha registrado es para impedir que el titular de la marca lo inscriba a su favor.
Adem�s, el Demandado, seg�n afirma, es una empresa muy introducida en el sector de la madera que conoce perfectamente al Demandante y debe conocer, por tanto, que desde hace tiempo el Demandante tiene una p�gina Web “www.” a trav�s de la cual desarrolla su actividad y expone sus productos y servicios.
Por eso, su insistencia en seguir utilizando el nombre de dominio como mero instrumento de redirecci�n a la aut�ntica p�gina Web en la que ofrece sus productos y servicios, supone perturbar la actividad comercial del Demandante como competidor directo en el mismo sector, aunque lo sea –seg�n afirma el demandado- en distinta gama de clientes. No ser�a extra�o que quien conozca al Demandante bajo el nombre La Madera, teclee el nombre de dominio del Demandado y acceda a los productos y servicios de �ste, pudiendo convertirse en su cliente o tener la impresi�n de que existe una vinculaci�n entre Demandante y Demandado.
Concurre, por tanto, el uso de mala fe por parte del Demandado y con ello, cumplida la tercera circunstancia que exige el art�culo 2 del Reglamento para entender abusivo o especulativo el registro del nombre de dominio .
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el art�culo 21 Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido a la Demandante.
Mar�a Baylos Morales
Experto �nico
Fecha: 28 de junio de 2007
Full & Egal Universal Law Academy