Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
BP p.l.c., BP Oil Espa�a S.A.U. y BP Corporation North America Inc. v. Christian Sanz Abad
Caso No. DES2007-0014
1. Las Partes
Las Demandantes son BP p.l.c., BP Oil Espa�a S.A.U. y BP Corporation North America Inc., con domicilio en Londres, Reino Unido de Gran Breta�a e Irlanda del Norte; Madrid, Espa�a; Houston, Texas, Estados Unidos de Am�rica, respectivamente; representadas por Carlos Polo, Espa�a.
El Demandado es Christian Sanz Abad, con domicilio en, Burgos, Espa�a, representado por Alberto de la Cruz, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio (el Nombre de Dominio).
El registrador del citado Nombre de Dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 22 de junio de 2007. El 22 de junio de 2007 el Centro envi� a ESNIC, v�a correo electr�nico, una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el Nombre de Dominio en cuesti�n. El 25 de junio de 2007 ESNIC envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n.
El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los art�culos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de julio de 2007. De conformidad con el art�culo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 25 de julio de 2007. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el 24 de julio de 2007.
El Centro nombr� a Antonia Ruiz L�pez como Experto el d�a 7 de agosto de 2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los hechos no controvertidos se resumen a continuaci�n:
Las Demandantes son BP p.l.c., BP Oil Espa�a S.A.U. y BP Corporation North America Inc., pertenecientes al mismo grupo de empresas (Grupo BP). Este Grupo est� presente en Espa�a desde 1932, dedicado principalmente a la comercializaci�n de lubricantes. El Grupo BP tambi�n est� presente en los sectores de la alimentaci�n, qu�mica, minerales, energ�a solar, etc. En particular, la marca BP ULTIMATE se utiliza en relaci�n con combustibles para veh�culos (gasolina y diesel), encontr�ndose presente en m�s de 500 estaciones de servicio de Espa�a.
BP p.l.c. es titular de las marcas BP y BP ULTIMATE, entre otras, registradas en Espa�a y en todo el mundo, destacando a los fines que aqu� interesan el registro de la Marca comunitaria n� 1.623.388 BP ULTIMATE, de fecha 27 de junio de 2001, marca que goza de notoriedad a nivel internacional y, concretamente, en Espa�a.
BP Oil Espa�a, S.A.U. y BP Corporation North America Inc., son titulares de numerosos nombres de domino del mencionado Grupo.
El Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento fue registrado por el Demandado, don Christian Sanz Abad, el 18 de noviembre de 2005.
Las Demandantes enviaron al Demandado requerimientos solicitando la transferencia voluntaria del Nombre de Dominio, requerimientos que fueron rechazados.
El Experto que suscribe ha comprobado que la direcci�n de Internet “www.”, autom�ticamente redirecciona al sitio web , donde se hace referencia a un juego de rol, bajo el t�tulo “Web dedicada a la saga Bradford “Power” Ultimate (Final Fantasy Ultimate!!!)”. A trav�s de esta p�gina tambi�n se puede acceder a diversos “anuncios Google”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La parte Demandante, en resumen, alega lo siguiente:
- La primera Demandante en el presente procedimiento es la entidad brit�nica BP p.l.c., titular de las marcas BP y BP ULTIMATE, entre otras, registradas en Espa�a y en todo el mundo, destacando a los fines que aqu� interesan el registro de la Marca comunitaria n� 1.623.388 BP ULTIMATE, de fecha 27 de junio de 2001.
- Las otras Demandantes son la sociedad espa�ola BP Oil Espa�a, S.A.U. y la estadounidense BP Corporation North America Inc., ambas pertenecientes al mismo grupo de empresas (Grupo BP) al que pertenece la titular de las marcas, siendo �stas las titulares de los nombres de dominio del Grupo.
- Las tres compa��as tienen intereses comunes en la protecci�n y el uso de sus marcas y nombres de dominio BP ULTIMATE, por lo que todas ellas son Demandantes en este procedimiento.
- El Grupo BP se dedica desde 1932 principalmente a la comercializaci�n de lubricantes y tambi�n est� presente en los sectores de la alimentaci�n, qu�mica, minerales, energ�a solar, etc. En particular, la marca BP ULTIMATE se utiliza en relaci�n con combustibles para veh�culos (gasolina y diesel), encontr�ndose presente en m�s de 500 estaciones de servicio de Espa�a.
- La marca BP ULTIMATE ha sido objeto de una gran difusi�n a partir del a�o 2003, con motivo del lanzamiento en Espa�a de los citados combustibles, lo que se acredita con abundantes recortes de diarios y revistas, como por ejemplo El Mundo, (12.10.2003), La Raz�n (16.10.2003), Cinco D�as (26.09.2003), Elle (01.01.2004), El Pa�s, El Viajero, (11.10.2003), entre otros muchos. Dicha marca tambi�n ha participado en el campeonato mundial de rallyes como carburante oficial con el equipo BP Ultimate Ford.
- En consecuencia, la marca BP ULTIMATE puede considerarse una marca renombrada a nivel internacional y, por supuesto, en Espa�a.
- Las Demandantes tambi�n han registrado numerosos nombres de dominio “bpultimate” y “bp-ultimate”, lo que se acredita mediante listados y extractos con los datos registrales de todos ellos.
- El Nombre de Dominio es id�ntico a la Marca Comunitaria 1.623.388 BP ULTIMATE, entre otras, y ha sido registrado de mala fe por parte del Demandado, quien no ostenta ning�n derecho o inter�s leg�timo, por lo que tambi�n est� us�ndolo de mala fe.
Finalmente, solicita la transferencia del Nombre de Dominio a favor de la Demandante, BP Corporation North America Inc.
B. Demandado
El Demandado, en resumen, alega lo siguiente:
En primer lugar, respecto a la pluralidad de Demandantes, niega que las tres compa��as Demandantes tengan intereses comunes en la protecci�n y el uso de sus marcas y nombres de dominio, as� como en la promoci�n, comercializaci�n y venta de sus productos en Espa�a, incluyendo su gama de combustibles BP Ultimate. Y por ello considera que s�lo la titular de las marcas puede ser Demandante en este procedimiento, pretendiendo que la Demanda sea inadmitida por falta de legitimaci�n activa, sin entrar en el fondo del asunto.
En cuanto al fondo, indica expresamente:
- Que el Nombre de Dominio ha sido registrado conforme al procedimiento establecido, por lo que no ha habido ciberocupaci�n.
- Que, antes de la liberalizaci�n de registros de nombres de dominio regulada por el Plan Nacional de Nombres de Dominio resultante de la Orden Ministerial ITC/1542/2005 de 19 de mayo, s�lo aquellas entidades, asociaciones o empresas que acreditaran la tenencia de un registro de marca o nombre comercial pod�an acceder al registro del correspondiente dominio “.es”.
- Que los Demandantes podr�an haber registrado el Nombre de Dominio durante ese periodo preferente y que no lo hizo por negligencia e impericia profesional.
- Que no discute el renombre, cr�dito y reputaci�n que “parece ser” tienen los productos comerciales de los Demandantes, aunque discrepa en cuanto al relato de los hechos que se realiza en la Demanda.
- Que es cierto que los Demandantes son propietarios de marcas registradas en Espa�a, la Uni�n Europea, y otros Estados, a saber, BP ULTIMATE, ULTIMATE y BP, pero, no es menos cierto, que no son propietarios de la marca “”, ni, del nombre de dominio. Por consiguiente, carecen de derechos previos sobre el Nombre de Dominio.
- Que registr� el nombre de dominio y utiliza la p�gina Web porque siente una afici�n desmedida por los juegos de rol. Concretamente, del personaje Brandford Power Ultimate de la saga de videojuegos (rol Final Fantasy). Se trata de una p�gina de tem�tica l�dica, alojada en Lycos, que est� en funcionamiento desde el pasado 27 de enero de 2006, con una gran aceptaci�n por parte de la comunidad de internautas, y que, en todo caso, la p�gina asociada al Nombre de Dominio se halla sujeta a unas estrictas condiciones de funcionamiento que, entre otras, recogen la obligaci�n expresa de respeto hacia la Propiedad Intelectual y Mercantil y la no utilizaci�n del espacio Web por parte del usuario para la realizaci�n de actividades � pr�cticas lucrativas.
- Por ello, la �nica publicidad y mecanismo de lucro que aparece en la Web es el impuesto contractualmente por la propia Lycos, que a la postre es el �nico beneficiario de �ste o cualquier otro dispositivo de lucro que pueda ofrecer la citada Web. Asimismo, en la p�gina aparece (tras el primer burofax remitido al Demandado por el Grupo BP) la menci�n expresa de que tanto la tem�tica del sitio como los contenidos que en �l se ofrecen no guardan relaci�n directa ni indirecta con otro tema que no sea la saga de rol que la protagoniza, por lo que en ning�n momento se pretende ni causar confusi�n ni obtener lucro alguno con un dominio que, lamentablemente, parece guardar determinadas similitudes con alguno de los acr�nimos, al parecer, empleados por las demandantes.
- Que es falso que la parte demandante intentara solucionar amistosamente la cuesti�n, ya que quer�a imponer una cesi�n, aplicando la pol�tica del “rodillo”.
- Que el Nombre de Dominio no guarda relaci�n con los derechos previos o marcas que poseen las Demandantes.
Y concluye afirmando que, por todo ello, hace un uso leg�timo del Nombre de Dominio controvertido, el cual no fue registrado de mala fe.
6. Cuesti�n Previa: Pluralidad de Demandantes
Antes de analizar si, efectivamente, se dan las circunstancias que establece el Reglamento para que prospere la Demanda, debe resolverse acerca de la admisi�n de la Demanda, interpuesta por tres compa��as manifestando intereses comunes en la protecci�n y uso de sus marcas y nombres de dominio. Pues bien, nada de lo dispuesto en el Reglamento impide que la Demanda sea interpuesta por m�s de una persona; adem�s, si en el Art�culo 13 f) del Reglamento se permite acumular m�ltiples controversias entre demandante y demandado, con mayor motivo ha de admitirse que act�en varias entidades como demandantes, cada una de ellas defendiendo los intereses y derechos leg�timos que ostente o afirme ostentar.
De la Demanda y de sus anexos (1 y 2) se desprende que las tres Demandantes pertenecen a un mismo Grupo empresarial y comercial. Los derechos de marca corresponden a una de la Demandantes (BP p.l.c.) y se solicita la transferencia del Nombre de Dominio, objeto del presente procedimiento, a favor de otra de las Demandantes (BP Corporation North America Inc.), titular de numerosos nombres de dominio del Grupo, seg�n se acredita mediante Anexo 7. Tampoco esta petici�n es contraria al Reglamento, es decir, las empresas Demandantes pueden decidir, en el marco de este procedimiento, qui�n de entre ellas ha de ser la titular del Nombre de Dominio controvertido, siempre que la titular de la Marca (“derecho previo”) lo consienta. Adem�s, en el presente caso cabe admitir que la defensa de los derechos de marca se hace de forma compartida, benefici�ndose de sus efectos no solo su titular, que los hace valer, sino tambi�n empresas del mismo Grupo, al que pertenece dicho titular.
Por otra parte, para admitir a tr�mite la Demanda, lo determinante es que comparezca como Demandante el titular del derecho (de marca, en el presente caso) o quien acredite estar autorizado por �l. As� se ha resuelto ya en casos anteriores, en aplicaci�n del Reglamento, concretamente en Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001
Tambi�n se ha resuelto en este mismo sentido, expresamente y en relaci�n con las normas de los Par�grafos 4(f) de la Pol�tica Uniforme y 10 (e) del Reglamento de la ICANN (equivalentes a las que rigen los procedimientos relativos a los nombres de dominio “.es”), en los siguientes casos: Televisi�n Satelital Codificada, S.A., Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A. y Tele Red Imagen, S.A. v. Yahoo, S.R.L., Caso OMPI No. D2000-0980; o Casino Castillo de Perelada S.A., Casino Lloret de Mar S.A. y Gran Casino de Barcelona S.A. vs. Montera 33 S.L., Caso OMPI No. D2002-0830.
Por lo tanto, procede la admisi�n de la Demanda interpuesta por una pluralidad de empresas Demandantes, ya que el fundamento de la reclamaci�n es el mismo para todas ellas, lo que implica una misma causa de pedir.
7. Debate y conclusiones
7.1. Reglas aplicables
Conforme al art�culo 21 del Reglamento, el Experto resolver� la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.
Tambi�n resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho espa�ol; en particular, son aplicables al presente caso las leyes espa�olas en materia de marcas y de competencia desleal.
Asimismo, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.
7.2. Examen de los presupuestos para la estimaci�n de la Demanda
De acuerdo con el art�culo 2 del Reglamento, se considerar� que el Nombre de Dominio ha sido registrado con car�cter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con un t�rmino sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Seguidamente se analizar� la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.
7.3.A. Identidad o semejanza hasta el punto de crear confusi�n
El Reglamento, en su art�culo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en Espa�a.
En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la Marca BP ULTIMATE, entre otras, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho).
Respecto al riesgo de “crear confusi�n”, no cabe la menor duda. En efecto, nos encontramos ante una pr�ctica identidad entre la Marca y el Nombre de Dominio, pues resulta irrelevante el hecho de que en el Nombre de Dominio no exista separaci�n entre los t�rminos BP y ULTIMATE, lo cual adem�s es casi inevitable cuando se trata de nombres de dominio formados por dos o m�s vocablos. Por otra parte, es sabido que la part�cula “.es” carece de valor a efectos comparativos.
Se cumple, por tanto, el primer requisito exigido por el Reglamento en su referido art�culo 2.
7.3.B. Derechos o intereses leg�timos
Las Demandantes alegan que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos porque no ha utilizado el Nombre de Dominio para hacer una oferta de buena fe de bienes y servicios, ya que la p�gina Web que corresponde a este dominio lo que ofrece es un redireccionamiento a otro sitio Web de diverso contenido, que puede prestarse a confusi�n con su marca, incluso perjudicando su imagen, o producir una err�nea asociaci�n con el titular de la misma. Tambi�n alegan que la falta de derechos o intereses leg�timos del Demandado se manifiesta en que nunca ha sido conocido por el nombre del Nombre de Dominio ni ha ofrecido productos o servicios relacionados con dicho nombre.
En efecto, se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio, si bien se trata de meros ejemplos. Y, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que �ste haya acreditado la falta de derechos o intereses leg�timos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses leg�timos.
Es evidente que el Demandado no tiene ning�n v�nculo con las Demandantes ni ha sido autorizado en modo alguno por aqu�llas para registrar el Nombre de Dominio.
Tambi�n se ha confirmado, por las propias alegaciones del Demandado, que no ha sido ni es conocido por la denominaci�n “bpultimate”. Su afici�n por los juegos de rol y en particular por el personaje Brandford Power Ultimate es una mera excusa que en ning�n caso puede constituir un derecho o inter�s leg�timo por el Nombre de Dominio.
El Demandado pretende justificar el registro del Nombre de Dominio alegando que lo registr� conforme al procedimiento establecido; incluso considera que ello constituye un derecho o inter�s leg�timo. Estas alegaciones carecen de fundamento, ya que si el mero registro a su favor del Nombre de Dominio bastase para acreditar derechos o intereses leg�timos todos los titulares de nombres de dominio los tendr�an y ning�n Demandante podr�a triunfar en una reclamaci�n por registro abusivo o especulativo, interpretaci�n que ha de ser rechazada, por absurda. Adem�s, el Demandado al registrar el Nombre de Dominio, se someti� obligatoriamente al sistema de resoluci�n extrajudicial de conflictos. Precisamente el Reglamento nace como instrumento esencial para corregir las situaciones de registro abusivo de nombres de dominio. As� se ha reconocido ya en numerosas Decisiones anteriores del Centro, como por ejemplo, en el caso Burger King Corporation c. Preregistro Hostytec y Diego Buend�a P�rez, Caso OMPI No. DES2006-0039.
Por otra parte, el Demandado considera que las Demandantes deber�an haber registrado el Nombre de Dominio durante el periodo previo a su liberalizaci�n. Sin embargo, de acuerdo con la tesis mantenida en la Decisi�n en Kingfisher S.A. v. Recinfor, Caso OMPI N� DES2006-0024, con la que coincide el Experto, el titular de la marca (o de cualquier otro derecho previo) “tiene siempre un derecho preferente a obtenerlo en cualquier momento si es que se cumplen las condiciones establecidas en el Plan Nacional y, si no lo ha hecho, puede solicitar –como sucede en este caso— que se le transfiera o se anule el nombre de dominio registrado por un tercero, demostrando que concurren las circunstancias del art�culo 2 del citado Reglamento. Por tanto, no hay desinter�s en el nombre de dominio ni dejaci�n del derecho por parte de las Demandantes por no haberlo registrado antes y reclamarlo ahora, que es precisamente, cuando ha visto lesionado su derecho”. Es decir, la titular de la marca (o del derecho previo) no tiene el deber de registrar ese derecho como nombre de dominio sino una facultad y, por tanto, un tercero no puede alegar este motivo para justificar el registro de un nombre de dominio que podr�a estar lesionando los derechos del titular leg�timo de un registro de marca. En este mismo sentido, v�anse otras Decisiones del Centro: Juan Clemente Ferreiro Villarino/Repuestos y Suministros del Henares S.L. v. Alejandro Jim�nez/Tropical Trees Company S.L., Caso OMPI No. DES2007-0012; o Huawei Technologies Co. Ltd. V. Francisco Jos� G�mez Sagastume, Caso OMPI No. DES2006-0044.
Las restantes alegaciones y pruebas aportadas por el Demandado tampoco permiten concluir que ostente alg�n derecho o inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio.
En consecuencia, tambi�n se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su art�culo 2.
7.3.C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Doctrina del Centro tambi�n viene considerando que constituyen prueba suficiente del registro o uso de mala fe de un Nombre de Dominio determinadas circunstancias, que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa. El Reglamento alude del mismo modo a determinadas “Pruebas” inspir�ndose para ello en dicha Doctrina.
En el presente caso, las Demandantes han conseguido acreditar la notoriedad de la marca BP ULTIMATE a nivel internacional y, por supuesto, en Espa�a, donde est� presente a trav�s de m�s de 500 estaciones de servicio (recordemos que dicha marca se utiliza en relaci�n con combustibles para veh�culos). Con la Demanda se ha aportado abundante documentaci�n acreditativa de la gran difusi�n de que fue objeto dicha marca en Espa�a, a partir del a�o 2003, en particular con motivo de su lanzamiento, apareciendo en diversos medios de comunicaci�n nacional.
La referida notoriedad de la marca BP ULTIMATE permite concluir que el Demandado no pod�a desconocer su existencia cuando registr� el Nombre de Dominio (el 18 de noviembre de 2005). Esta circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses leg�timos, permite afirmar que el registro del Nombre de Dominio, dif�cilmente puede obedecer a una actuaci�n basada en la buena fe del Demandando. Por el contrario, cabe concluir que con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca BP ULTIMATE, lo que proh�be expresamente la Ley de Marcas espa�ola (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su Art�culo 34, seg�n el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tr�fico econ�mico; adem�s, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podr� prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo id�ntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas pr�cticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del car�cter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podr� prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicaci�n telem�ticas y como nombre de dominio (Art�culo 34.3.e).
Por otra parte, la vigente Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) sanciona como acto desleal, en su Art�culo 5, todo acto o comportamiento objetivamente contrario a la buena fe. Adem�s, conforme a su Art�culo 6 “se considera desleal todo comportamiento que resulte id�neo para crear confusi�n con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos; el riesgo de asociaci�n por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestaci�n es suficiente para fundamentar la deslealtad de una pr�ctica”. Y, seg�n el Art�culo 12, “se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputaci�n industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado; en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivo ajenos (...)”. En cuanto a los actos de imitaci�n, en su Art�culo 11 se establecen l�mites claros, estando expresamente vedados cuando existe un derecho exclusivo.
Adem�s, las marcas notorias gozan de una especial protecci�n (Art�culo 6bis del Convenio de la Uni�n de Par�s, Art�culo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Art�culo 8 de la Ley de Marcas espa�ola).
Por otra parte, el uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado constituye una infracci�n del “Acuerdo de Registro” de nombres de dominio “.ES”, en el que el solicitante del Nombre de Dominio declara que “De acuerdo con su conocimiento, el uso del Nombre de Dominio no viola los derechos de terceros”.
Existen ciertas previsiones en el Reglamento, concretamente en su Art�culo 2 (“Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe”), p�rrafos 4) y 5), para establecer que constituye prueba suficiente de mala fe “cuando el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet a su p�gina web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci�n o promoci�n de su p�gina web o de un producto o servicio que figure en su p�gina web; o el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante”.
El Demandado afirma que el uso que viene haciendo del Nombre de Dominio no tiene ninguna relaci�n ni puede confundirse con la marca BP ULTIMATE o con su propietaria, insistiendo en el hecho de que se trata de una p�gina de tem�tica l�dica, que funciona desde enero de 2006 con gran aceptaci�n por parte de la comunidad de internautas. Tambi�n asegura que no le mueve ning�n �nimo de lucro y que la �nica publicidad que aparece en la Web es la que impone Lycos, donde est� alojada dicha p�gina. Sin embargo, el Demandado no puede ignorar el riesgo que tal uso conlleva, es decir, el da�o o perjuicio que el uso del Nombre de Dominio puede causar a la imagen de la marca e incluso el riesgo de que tal marca se banalice y sufra una p�rdida de distintividad por el llamado “efecto diluci�n”, que puede derivar del repetido uso no autorizado que se viene haciendo del Nombre de Dominio. En cualquier caso, tal uso puede confundir a los usuarios de Internet, d�ndoles la falsa impresi�n de que el Nombre de Dominio y el sitio Web donde se utiliza tienen alguna relaci�n con el titular de la Marca – o al menos que �ste ha prestado su consentimiento –.
El Experto est� persuadido de que, en realidad, el Demandado s�lo pretend�a beneficiarse de alg�n modo y de forma ileg�tima con el registro y uso del Nombre de Dominio; en todo caso, el Demandado era consciente de que con la adopci�n del mismo imped�a el registro a su leg�timo due�o. Incluso el hecho del redireccionamiento es un indicio que permite considerar que lo pretendido por el Demandado era atraer un mayor n�mero de usuarios de Internet por medio de la confusi�n del Nombre de Dominio con la marca BP ULTIMATE.
Cabe recordar aqu� que el art�culo 4 de la Recomendaci�n Conjunta sobre la Protecci�n de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre signos, en Internet (adoptada por la Asamblea de la Uni�n de Par�s y la Asamblea General de la OMPI durante la trig�sima sexta serie de reuniones del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001), dice textualmente:
“Art�culo 4
Mala fe
(1) [Mala fe] A los efectos de la aplicaci�n de las presentes disposiciones, se tendr� en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si un signo fue usado, o si un derecho fue adquirido, de mala fe.
(2) [Factores] En particular, la autoridad competente deber� considerar, entre otros, los siguientes aspectos:
(i) si la persona que us� el signo o adquiri� el derecho sobre el signo ten�a conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo id�ntico o similar perteneciente a otro, o no pod�a razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisici�n del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer t�rmino; y
(ii) si el uso del signo redundar�a en un aprovechamiento indebido del car�cter distintivo o de la reputaci�n del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabar�a injustificadamente”.
Por �ltimo, como viene afirmando el Tribunal Supremo espa�ol, la buena (o mala) fe es un concepto que se apoya en la valoraci�n de conductas deducidas de unos hechos, es un concepto jur�dico de libre apreciaci�n por el Juzgador en base a hechos y circunstancias probadas. Y, en el presente caso, este Experto ha tenido en cuenta todos y cada uno de esos hechos y circunstancias, llegando a la conclusi�n de que tambi�n se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.
8. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el Art�culo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio sea transferido al Demandante, BP Corporation North America Inc.
Antonia Ruiz L�pez
Experto
Fecha: 21 de Agosto de 2007
Full & Egal Universal Law Academy