Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
FCC Construcciones, S.A. y Global V�a Infraestructuras, S.A. c. A. R. R.
Caso N� DES2007-0015
1. Las Partes
Las Demandantes son FCC Construcciones, S.A. y Global V�a Infraestructuras, S.A. representadas por Garrigues, con domicilio en Madrid, Espa�a (en adelante, las “Demandantes”).
El demandado es A. R. R., con domicilio en Madrid, Espa�a (en adelante, el “Demandado”).
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio y (en adelante, los “Nombres de Dominio”).
El registrador de los Nombres de Dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
Global V�a Infraestructuras, S.A. present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (en adelante, el “Centro”) su escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) el 28 de junio de 2007. El 29 de junio de 2007 el Centro envi� a ESNIC una solicitud de verificaci�n registral.
ESNIC el 2 de junio de 2007, por medio de correo electr�nico dio respuesta a la solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con los Nombres de Dominio, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante de los Nombres de Dominio, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n.
El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (en adelante, el “Reglamento”).
De conformidad con el art�culo 7 del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de julio de 2007. El Demandado no contest� formalmente a la Demanda sino que remiti� mensajes de correo electr�nico, fechados el mismo 6 de julio de 2007 y el 9 de julio de 2007, expresando su posici�n respecto a la Demanda, ratific�ndolos como su respuesta formal a la Demanda el 10 de julio de 2007.
El Centro nombr� a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto el 26 de julio de 2007, recibiendo la correspondiente declaraci�n de aceptaci�n y de imparcialidad e independencia, de conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas aplicables al presente procedimiento.
Tras revisar la Demanda el 14 de agosto de 2007, el Experto emiti� una orden de procedimiento instando a Global V�a Infraestructuras, S.A. a corregir una deficiencia de la Demanda antes del 20 de agosto de 2007 e invitando al Demandado a presentar las observaciones que estimase pertinentes dentro del plazo indicado. Como consecuencia de la citada orden de procedimiento, FCC Construcciones, S.A. se present� como Codemandante en el procedimiento, debido a que �sta hab�a solicitado la transferencia de la marca GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS ante la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas a favor de la compa��a Global V�a Infraestructuras, S.A., sin que hasta la fecha se hubiera inscrito en la citada Oficina la transmisi�n. Por su parte el Demandado contest� a la orden del procedimiento en la misma fecha.
4. Antecedentes de Hecho
4.1 Las Codemandantes
Ambas Codemandantes se integran dentro del Grupo empresarial de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. En particular, Global V�a Infraestructuras, S.A. es una sociedad espa�ola participada por Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (una de las principales empresas del sector de la construcci�n y las infraestructuras en Espa�a) y Caja Madrid (una de las m�s importantes cajas de ahorro de Espa�a).
Dichas entidades constituyeron la sociedad Global V�a Infraestructuras, S.A. el 29 de enero de 2007 para agrupar todas las participaciones en las 35 concesiones de infraestructuras que tienen (b�sicamente autopistas y autov�as, puertos comerciales y deportivos, l�neas de metro, tranv�as y hospitales).
No obstante, antes de su constituci�n efectiva diversos medios de comunicaci�n ya se hicieron eco de su futura creaci�n y de la importancia y volumen de negocios que tendr�a. En este sentido, las Codemandantes han aportado una serie de recortes y extractos de prensa fechados desde el 4 de diciembre de 2006 en los que diversos medios de comunicaci�n anuncian el futuro lanzamiento al mercado de la sociedad Codemandante, vincul�ndola expresamente a la denominaci�n “Global V�a”.
Previendo los riesgos de que terceros intentaran apropiarse de la denominaci�n “Global V�a” antes incluso de la constituci�n de la sociedad Global V�a Infraestructuras, S.A., sus entidades matrices acordaron que la sociedad FCC Construcciones, S.A. (perteneciente al grupo empresarial de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.) solicitara el registro de la denominaci�n “Global V�a Infraestructuras” como marca espa�ola.
Dicha solicitud de registro se produjo el 2 de noviembre de 2006, dando lugar a la marca n� 2.738.272 basada en la mencionada denominaci�n y registrada para distinguir servicios bajo las clases 30, 35, 36, 37, 38 y 42 del Nomenclator Internacional. El 7 de mayo de 2007 la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas resolvi� la concesi�n de la mencionada marca para todos los servicios solicitados. El 23 de mayo de 2007, FCC Construcciones, S.A. present� ante la citada oficina una solicitud de transferencia de la titularidad de la marca a favor de Global V�a Infraestructuras, S.A. Al momento de dictarse la presente decisi�n, todav�a no se ha dictado la concesi�n de dicha transferencia de la marca a favor de la citada sociedad.
4.2 El Demandado
El Demandado parece ser un ciudadano espa�ol sobre el cual el Experto no ha recibido informaci�n alguna.
De hecho, despu�s de realizar una b�squeda a trav�s de Internet, el Experto s�lo ha podido constatar que, aparentemente, el Demandado preside una organizaci�n no gubernamental espa�ola, sin haber podido detectar uso alguno por parte del Demandado de las denominaciones que componen los Nombres de Dominio.
El Demandado contact� a las Codemandantes por medio de correo electr�nico el 10 de mayo de 2007, ofreciendo la posibilidad de vender uno de los Nombres de Dominio (en particular, ). En el correspondiente mensaje el Demandado indicaba lo siguiente: “Me pongo en contacto con ustedes porque actualmente soy el due�o de varios dominios de Internet, entre ellos . He recibido una oferta bastante elevada por el mismo y me he extra�ado. Buscando un poco por Internet, he visto que ustedes tienen el .com .org .eu .net, etc. Simplemente por casualidad �les podr�a interesar ?”.
Las Codemandantes respondieron a dicho correo electr�nico solicitando el precio que el Demandado considerar�a adecuado para proceder a la transferencia del mencionado nombre de dominio. En este sentido, el Demandado contest� en un nuevo mensaje de correo electr�nico: “Ser�an 10.000 euros en un tal�n nominativo o paquete accionarial por el mismo importe”. Ante dicha solicitud, las Codemandantes decidieron desistir de cualquier negociaci�n con el Demandado.
4.3 Los Nombres de Dominio
Los Nombres de Dominio fueron registrados el 5 de diciembre de 2006 (en el caso del dominio ) y el 12 de diciembre de 2006 (en el caso del dominio ). Tal y como se ha indicado anteriormente, en dichas fechas se publicaron numerosas noticias en medios de comunicaci�n generalistas y econ�micos indicando la inminencia en la puesta en marcha de la sociedad Global V�a Infraestructuras, S.A., as� como del uso por su parte de la denominaci�n “Global V�a”.
Desde su registro los Nombres de Dominio se han encontrado desactivados, sin conectarse a sitio o p�gina web activa alguna.
5. Alegaciones de las Partes
A. Codemandantes
Las Codemandantes alegan en la Demanda:
- Que el d�a 5 de diciembre de 2006, diferentes agencias publicitarias y medios de informaci�n online en Espa�a anunciaron los planes de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y Caja Madrid (entidades matriz de la Global V�a Infraestructuras, S.A.) comunicaron a las autoridades de defensa de la competencia espa�ola la creaci�n de la citada sociedad. Esta noticia tuvo una gran repercusi�n y provoc� que la denominaci�n “Global V�a” adquiriera un amplio reconocimiento a nivel general en Espa�a.
- Que, como consecuencia de dicha repercusi�n, el Demandado tuvo conocimiento de la denominaci�n de la sociedad Codemandante y que, consiguientemente, procedi� al registro de los Nombres de Dominio. De hecho la fecha de registro del nombre de dominio coincide con la publicaci�n en la prensa de la noticia sobre la creaci�n de la citada sociedad;
- Que existe una identidad sustancial entre la marca GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS (titularidad de una de las Codemandantes y que se encuentra en fase de transferencia a favor de la otra Codemandante) y los Nombres de Dominio, teniendo la palabra “infraestructuras” en la marca una funci�n estrictamente descriptiva de los servicios prestados por la citada sociedad;
- Que el Demandado no ostenta derechos ni intereses leg�timos sobre los Nombres de Dominio en cuanto que no es conocido en el mercado bajo el nombre “Global V�a” ni es titular de marca o registro protegido alguno de dicha denominaci�n, ni ha sido autorizado por las Codemandantes para el uso de su marca por medio de los Nombres de Dominio;
- Que el Demandado registr� los Nombres de Dominio dado que dichos registros se produjeron en fechas en las que se publicaron noticias sobre la creaci�n de la sociedad Global V�a Infraestructuras, S.A. y, por tanto, a trav�s del registro de los Nombres de Dominio el Demandado pretendi� obstaculizar el uso por parte de las Codemandantes de su marca en Internet;
- Que el Demandado ha utilizado los Nombres de Dominio de mala fe puesto que, sin ser requerida por las Codemandantes, se puso en contacto con aqu�llas para ofrecerles la venta de, al menos, uno de los Nombres de Dominio a cambio de una compensaci�n claramente abusiva (exigiendo para ello el pago de la cantidad de 10.000 Euros); y
- Que, en atenci�n a todo lo indicado, los Nombres de Dominio deber�an ser transferidos a favor de las Codemandantes.
B. Demandado
El Demandado alega en los dos mensajes de correo electr�nicos remitidos al Centro:
- Que no entiende la forma de actuar de las Codemandante y de sus representantes en el presente procedimiento pues a pesar de que las Codemandantes le invitaron a reunirse con ellas para tratar la cuesti�n de al menos uno de los Nombres de Dominio jam�s lleg� a producirse dicho encuentro sino que, por el contrario, se present� la Demanda, dando lugar al presente procedimiento;
- Que se puso en contacto con las Codemandantes para indicarles que hab�a recibido una oferta para la transferencia de uno de los Nombres de Dominio y que, a pesar de que posteriormente pudo haberlo vendido, decidi� no hacerlo en cuanto que las Codemandantes le indicaron que estaban valorando la posibilidad de adquirirlo;
- Que los Nombres de Dominio constituyen objetos claramente abandonados que cualquier espa�ol podr�a haber registrado y prueba de ello es que, el mismo d�a en que registr� los Nombres de Dominio, tambi�n registr� el nombre de dominio ;
- Que en ninguna de las comunicaciones mantenidas con las Codemandantes se hizo referencia al nombre de dominio , lo cual constituye una posici�n abusiva que va en contra de cualquier joven emprendedor;
- Que las Codemandantes deb�an haberse servido de sus posibilidades y recursos humanos destinados al marketing, la publicidad y la comunicaci�n para registrar el Nombre de Dominio, del mismo modo que hizo el Demandado;
- Que el mismo d�a en que registr� los Nombres de Dominio intent� tambi�n registrar el dominio pero no pudo porque una persona de nacionalidad rumana lo hab�a registrado y puesto a la venta por 750 €. En este sentido, el Demandado indica que al cabo de pocas semanas dicho nombre de dominio hab�a sido transferido a favor de una de las Codemandantes, por lo que considera que la soluci�n m�s justa ser�a establecer un precio para los Nombres de Dominio del mismo modo que se hizo en su d�a respecto al nombre de dominio .
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el art�culo 2 del Reglamento, las Codemandantes deben acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) El nombre de dominio es id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con otro t�rmino sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos; y
(ii) El Demandado carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.
A continuaci�n se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso. No obstante, antes de proceder a dicho an�lisis, este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretaci�n de las circunstancias aplicables a este caso, se servir� de la interpretaci�n dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicaci�n de la Pol�tica Uniforme de la ICANN para la resoluci�n de disputas relativas a la titularidad de nombres de dominio, la cual ha servido de base para la elaboraci�n del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver la decisi�n en el Caso , Citigroup, Inc. y Citibank N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani; OMPI N� DES2006-0001; Ladbrokes International Limited c. Hostinet, S.L., Caso OMPI N� DES2006-0002; y Ferrero, S.p.A , Ferrero Ib�ria, S.A. c. Maxtersolutions C.B., Caso OMPI N� DES2006-0003).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
La primera de las circunstancias que las Codemandantes deben acreditar en el marco del Reglamento es que los Nombres de Dominio son id�nticos o confusamente similares con una denominaci�n sobre la cual las Codemandantes ostenten “derechos previos”, incluy�ndose dentro de la definici�n de dicho concepto establecida por el art�culo 2 del Reglamento las marcas con efectos en Espa�a.
En este sentido, cabe poner de relieve en primer lugar que, en respuesta a la orden de procedimiento dictada por el Experto, FCC Construcciones, S.A. (actual titular registral de la marca) se present� como Codemandante en el procedimiento, debido a que �sta hab�a solicitado la transferencia de la marca ante la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas a favor de Global V�a Infraestructuras, S.A., sin que hasta la fecha se hubiera inscrito en la citada Oficina la transmisi�n.
Habiendo indicado esto, el siguiente paso que debe adoptarse es analizar la relevancia de las diferencias existentes entre la marca GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS y los Nombres de Dominio, a fin de decidir si dichas diferencias son lo suficiente relevantes como para descartar una potencial confusi�n entre la mencionada marca y los Nombres de Dominio. Dichas diferencias son las siguientes:
- A diferencia de los Nombres de Dominio, la marca incluye la palabra “Infraestructuras” junto a la denominaci�n “Global V�a”;
- En los Nombres de Dominio el nombre “Global V�a” se encuentra escrito sin espacio o con un gui�n entre ambas palabras, sin acento y con la inclusi�n del sufijo “.es”.
En relaci�n con la primera de las diferencias apuntadas, no parece que la misma sea suficientemente relevante a efectos de lo previsto en el Reglamento. En efecto, la palabra “Infraestructuras”, combinada con la denominaci�n “Global V�a” debe interpretarse como un elemento descriptivo de los servicios prestados por la sociedad Codemandante, sin que introduzca un grado de diferencia lo suficientemente relevante como para considerar que no existe un riesgo de confusi�n entre la citada marca y los Nombres de Dominio. De hecho, �ste es el enfoque que se ha seguido en otras decisiones adoptadas en el marco del Reglamento tratando circunstancias parecidas (en este sentido, por ejemplo, ver las decisiones TOMTOM International B.V. c. Beta 5 Soluciones Inform�ticas S.L , Caso OMPI N� DES2006-0030, o en Perfetti Van Melle S.p.A. c. Juan Carlos Gonz�lez Mart�nez, Caso OMPI N� DES2006-0042.
Por lo que respecta a la segunda de las diferencias apuntada, tampoco parece que la misma sea suficientemente relevante, dado que dichas diferencias se derivan de la propia configuraci�n t�cnica actual del sistema de nombres de dominio. As� lo han considerado numerosas decisiones aplicando la Pol�tica Uniforme de la ICANN para la resoluci�n de disputas relativas a nombres de dominio como, por ejemplo, en New York Life Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth Caso OMPI N� D2000-0812; A & F Trademark Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night Caso OMPI N� D2003-0172 o en Caja de Ahorros de la Inmaculada de Arag�n c. Oscar Espinosa Comin el Caso OMPI N� D2005-1029.
De este modo, este Experto considera que las Codemandantes han demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.
B. Derechos o intereses leg�timos
El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, deben probar las Codemandantes es que el Demandado no ostenta derecho o inter�s leg�timo alguno sobre los Nombres de Dominio.
En el marco de la Pol�tica Uniforme de la ICANN para la resoluci�n de disputas vinculadas a nombres de dominio, se ha venido identificando tres supuestos -de car�cter meramente enunciativo- en los que puede considerarse que el correspondiente demandado ostenta un derecho o inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio en cuesti�n y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza leg�timamente. En concreto, tales supuestos son:
(i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepci�n de cualquier aviso de la controversia, los Nombres de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios.
(ii) Ser conocido corrientemente por los Nombres de Dominio, a�n cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
(iii) Haber hecho un uso leg�timo y leal o no comercial de los Nombres de Dominio, sin intenci�n de desviar a los consumidores de forma equ�voca o de empa�ar el buen nombre de las marcas del demandante afectado.
En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un inter�s leg�timo por parte del Demandado respecto a los Nombres de Dominio. Por el contrario, teniendo en cuenta las circunstancias probadas por las Codemandantes, este Experto considera que:
(i) El Demandado no ha utilizado en modo alguno los Nombres de Dominio ni ha aportado argumento convincente alguno respecto a cualquier uso proyectado de los mismos en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios;
(ii) Dado el car�cter claramente referido a la marca titularidad de las Codemandantes del Nombre de Dominio y las obvias diferencias entre el mismo y el nombre del Demandado, parece igualmente obvio que el Demandado en ning�n momento ha sido conocido bajo la denominaci�n “Global V�a”, para cuyo uso tampoco hab�a sido autorizado por parte de las Codemandantes;
(iii) Dif�cilmente podr�a considerarse que el Demandado ha hecho un uso leg�timo u ostenta un inter�s leg�timo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere inequ�vocamente a la denominaci�n “Global V�a”, la cual identifica de forma clara a una de las Codemandantes. De hecho, es dif�cil imaginar razonablemente un uso por parte del Demandado de los Nombres de Dominio que no constituyera una infracci�n de los derechos de las Codemandantes.
Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que las Codemandantes prueben que el Demandado ha registrado o utilizado los Nombres de Dominio de mala fe.
En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente decisi�n, el Demandado no ostenta derecho o inter�s leg�timo alguno sobre los Nombres de Dominio. A ello debe sumarse el m�s que probable conocimiento que el Demandado ten�a al registrar los Nombres de Dominio del inminente inicio de actividades de la sociedad Global V�a Infraestructuras, S.A., habida cuenta de las noticias publicadas a este respecto con anterioridad y en las fechas en las que se produjo el citado registro.
Asimismo, este Experto considera que el hecho de que el Demandado tuviera la iniciativa de contactar a las Codemandantes para ofrecerle uno de los Nombres de Dominio por un precio que posteriormente se revelar�a claramente abusivo constituye una evidente muestra de mala fe. Esta impresi�n se ve reforzada habida cuenta del hecho que el Demandado, en los mensajes remitidos al Centro como respuesta a la Demanda, indica expresamente que considera injusto no recibir una compensaci�n por encima del mero coste de registro de los Nombres de Dominio cuando, presuntamente, un tercero hab�a obtenido de las Codemandantes una compensaci�n de 750 Euros por la transferencia del nombre de dominio .
Por otra parte, cabe se�alar que la evidente correspondencia existente entre la marca titularidad de las Codemandantes y el Nombre de Dominio hace imposible imaginar un uso del mismo que no supusiera una infracci�n de los derechos de aqu�lla.
Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el Art�culo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, y sean transferidos a favor de las Codemandantes, como titulares de derechos previos en el sentido del Art�culo 2 del Reglamento.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto �nico
Fecha: 22 de agosto de 2007
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