Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Xfera Moviles, S.A. v. Rabana Rapelang
Caso No. DES2007-0016
1. Las Partes
La Demandante es Xfera Moviles, S.A., con domicilio en Madrid, Espa�a, representada por Abril Abogados, Espa�a.
La Demandada es Rabana Rapelang, con domicilio en Capetown, Sud�frica.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 4 de julio de 2007. El 5 de julio de 2007, el Centro envi� a ESNIC v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 6 de Julio de 2007 ESNIC envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los art�culos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de julio de 2007. De conformidad con el art�culo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 31 de julio de 2007. El Demandado no contest� a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific� al Demandado su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda el 2 de Agosto de 2007.
El Centro nombr� a Luis Larramendi como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 21 de Agosto de 2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto �nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:
- Xfera M�viles, S.A. es titular de las siguientes marcas con efectos en Espa�a:
- Marca espa�ola n� 2730813 YOIGO, solicitada el d�a 18 de Septiembre de 2006.
- Marca comunitaria n� 005416904 YOIGO, solicitada el d�a 25 de Octubre de 2006.
- Marca comunitaria n� 005417324 YOIGO, solicitada el d�a 25 de Octubre de 2006.
- Marca comunitaria n� 005417373 YOIGO, solicitada el d�a 25 de Octubre de 2006.
- Marca comunitaria n� 005417381 YOIGO, solicitada el d�a 25 de Octubre de 2006.
- Xfera M�viles, S.A. es asimismo titular, entre otros nombres de dominios tanto gen�ricos como territoriales consistentes en la denominaci�n YOIGO, del nombre de dominio , registrado el 18 de Septiembre de 2006.
- Xfera M�viles, S.A. es una sociedad espa�ola, participada por la firma telef�nica sueca Telea Sonera, que desarrolla sus actividades en el sector de la telefon�a m�vil, siendo YOIGO una de sus marcas m�s conocidas en Espa�a, y a la que puede reconocerse la condici�n de notoria.
- Debe de destacarse tambi�n el hecho de que el demandado Rabana Rapelang puede considerarse como representante v�lido de Cedux Technology (PTY) Ltd., que es titular del dominio desde el 12 de Abril de 2005.
- Xfera M�viles, S.A. envi� sendos requerimientos a la citada firma Cedux Technology (PTY) Ltd. con fechas 3 de Mayo y 16 de Mayo de 2007 conmin�ndola a que se abstuviera de usar la denominaci�n YEIGO en el espacio de la Comunidad Europea.
- El nombre de dominio controvertido fue registrado al d�a siguiente de recibir el segundo de los requerimientos, esto es, con fecha 27 de Mayo de 2007.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
En su Demanda, la Demandante realiza, b�sicamente, las siguientes alegaciones:
- Que Xfera M�viles, S.A. es titular de la marca espa�ola n� 2730813 YOIGO solicitad el 18 de Septiembre de 2006, marca comunitaria n� 005416904 YOIGO solicitada el 25 de Octubre de 2006, marca comunitaria n� 005417324 YOIGO solicitada el 25 de Octubre de 2006, marca comunitaria n� 005417373 YOIGO solicitada el d�a 25 de Octubre de 2006 y marca comunitaria n� 005417381 YOIGO solicitada el d�a 25 de Octubre de 2006.
- Que igualmente Xfera M�viles, S.A. es titular de numerosos nombres de dominio que incluyen la denominaci�n YOIGO o similares en diferentes niveles, siendo el m�s conocido y principal el dominio , y entre los que se encuentra tambi�n el dominio .
- Que la marca YOIGO ha alcanzado en un brev�simo lapso de tiempo el status de marca notoria, no s�lo como consecuencia de la gran inversi�n publicitaria efectuada, siendo por el hecho de participar en un mercado en el cual la competencia es muy reducida.
- YOIGO es la marca estrella de la Demandante Xfera M�viles, S.A., en cuya participaci�n accionarial destaca la telef�nica sueca Telia Sonera.
- Que es poco veros�mil que el solicitante desconociera el car�cter notorio de Yoigo cuando existe una cuasi identidad entre el dominio controvertido y la citada marca YOIGO y que al ser el citado dominio fon�ticamente cuasi id�ntico a la marca YOIGO, debe entenderse que concurre el primer requisito exigido por el Reglamento.
- Que Xfera M�viles, S.A. lleva usando de forma reiterada la denominaci�n Yoigo al menos desde la fecha de solicitud y registro de la marca nacional YOIGO antes citada (el 18 de Septiembre de 2006) y que dicha fecha de comienzo de uso es suficientemente anterior a la fecha de registro del dominio controvertido lo que, unido a la consideraci�n de notoria de la marca YOIGO, resulta evidente que el demandado no puede acreditar inter�s leg�timo alguno sobre el nombre de dominio en disputa .
- Que al haber procedido la Demandante a solicitar el dominio en su nombre cuando hab�a sido advertido de que la empresa de la que formaba parte, Cedux Tecnhology (PTY) Ltd. podr�a incurrir en infracci�n de la marca YOIGO de Xfera M�viles, S.A., debe entenderse que el registro de dicho dominio se produjo de mala fe.
- Que dicha mala fe queda adem�s constatada por el hecho de que en el momento de presentar a registro el dominio controvertido, el Demandante era plenamente consciente de la infracci�n sobre los derechos prioritarios de la demandada que estaba realizando con dicha acci�n.
Como consecuencia de todo ello, se solicita que el nombre de dominio controvertido sea transferido a la demandante.
B. Demandado
El Demandado no contest� a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
A continuaci�n el Experto proceder� al examen de los documentos e informaciones que obran en el expediente, as� como de otros que ha estimado necesario obtener por sus propios medios, todo ello de cara a determinar si concurren los tres requisitos exigidos por el Art�culo 2 del Reglamento.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Como bien es sabido, el Art�culo 2 del Reglamento exige que “el dominio controvertido sea id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con otros t�rmino sobre el que demandante alegue poseer derechos previos”.
En el presente caso la demandante ha probado ser titular de diversos registros/solicitudes de marca que protegen el t�rmino “yoigo”.
Una simple comparaci�n entre los vocablos “yeigo” y “yoigo” lleva necesariamente a concluir que ambos est�n compuestos por el mismo n�mero de letras y s�labas, y que comienzan y terminan por los mismos fonemas, siendo la �nica diferencia entre ambos la presencia de la vocal “e” en “yeigo", en lugar de la primera de las dos vocales “o” de “yoigo”.
En base a dichos criterios el Experto concluye que, si bien “yeigo” no es un signo id�ntico a YOIGO, s� es un t�rmino que reviste un grado de similitud con “yoigo” suficiente como para crear confusi�n entre ambos.
Como es bien sabido, el proceso comparativo a efectuar debe hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, ya que el �nico elemento que ha sido verdaderamente objeto de elecci�n en el nombre de dominio controvertido es precisamente el que figura en el segundo nivel.
En base a todo ello, el Experto decide, por consiguiente, que se cumple el primer requisito exigido por el Art�culo 2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses leg�timos
Este Experto desea, previamente al desarrollo de sus razonamientos para determinar la concurrencia o no de este segundo requisito, destacar la importancia de tres factores o circunstancias probadas:
- En primer lugar, que el Demandado Rabana Rapelang puede considerarse como v�lido representante de Cedux Technology (PTY) Ltd., al figurar como contacto administrativo del nombre de domino , del que es titular dicha sociedad.
- Que el dominio fue registrado a favor de dicha entidad con fecha de 12 de Abril de 2005.
- Que ninguno de los registros de marca ni de nombre de dominio cuya existencia ha acreditado la Demandante y de los que es titular, tienen prioridad anterior a la fecha de 12 de Abril de 2005.
Este Experto no puede negar, pues en la documentaci�n y hechos que obran en el expediente es f�cilmente constatable, que YOIGO constituye una denominaci�n notoria.
No obstante, ello no implica que no pueda considerarse que Cedes Technology (PTY) Ltd. (firma a la que pertenece el Demandado) ya hab�a comenzado a usar la denominaci�n YEIGO y que ostentaba derechos sobre la misma a trav�s de un registro de un nombre de dominio como es registrado desde el 12 de Abril de 2005, esto es, con bastante antelaci�n a la fecha de prioridad de los derechos invocados por la Demandante y que, por consiguiente, tenga que considerarse necesariamente que la creaci�n de la denominaci�n “yeigo” se deba al hecho de que la marca YOIGO se convirti� en notoria y, subsiguientemente, a un intento de aproximarse a la misma y beneficiarse de esa notoriedad.
Naturalmente que, como se�ala la Demandante, no es veros�mil que el solicitante desconozca el car�cter notorio de Yoigo, pero ese hecho pierde totalmente su trascendencia a efectos de este procedimiento si se considera que Yeigo hab�a sido registrado como nombre de dominio y hab�a empezado a usarse antes de que YOIGO adquiriera la condici�n de signo notorio. En otras palabras, la creaci�n del nombre de dominio antes de que la Demandante consolidara cualquiera de sus derechos, debe ser considerada como fundamento de la existencia de un inter�s leg�timo a favor del Demandado, en registrar el nombre de dominio, por cuanto no hay prueba alguna que impida concluir que fue una creaci�n independiente.
Este Experto no quiere dejar de constatar que hay cuestiones diferentes a las que deben ser tratadas en el objeto de este procedimiento como son la probable incompatibilidad de t�rminos como Yeigo y Yoigo en el mismo sector; o la m�s que posible denegaci�n de una eventual solicitud de marca “Yeigo” en Espa�a por causa de la existencia previa de los registros YOIGO anteriormente mencionados. No obstante, el Experto no debe entrar en esas cuestiones ni en ninguna otra que no verse sobre la estricta determinaci�n de la concurrencia de los requisitos establecidos en el Reglamento y que deben ser resueltas a trav�s de los procedimientos correspondientes y ante los organismos y foros competentes para ello.
La cuesti�n realmente relevante en este procedimiento es si el Demandado ten�a derecho o inter�s leg�timo para solicitar el registro del nombre de dominio controvertido y no cabe duda de que la existencia de un nombre de dominio como con antelaci�n a cualquiera de los derechos acreditados por la Demandante, otorga a su titular no s�lo inter�s leg�timo en intentar expandir sus actividades a cualquier lugar, sino tambi�n el derecho a hacerlo, independientemente del resultado que arroje despu�s ese intento.
Procede, a este respecto, traer a colaci�n el hecho de que si bien el Reglamento aplicable a esta controversia no contempla de manera espec�fica ninguna circunstancia que, de ser probada, justificar�a la existencia de un derecho o inter�s leg�timo a favor del Demandado, tanto su objeto y esp�ritu como sus principios generales est�n inspirados en la Pol�tica Uniforme de Resoluci�n de Conflictos entre marcas y nombres de dominio de ICANN.
Dicha Pol�tica establece en su parrafo 4.c) de forma no limitativa, algunas circunstancias que justificar�an la existencia de ese derecho o inter�s leg�timo y que, a juicio de este Experto, concurren en el supuesto que se resuelve en esta decisi�n.
Ha habido ya un buen n�mero de decisiones en las que la analog�a existente entre dicha Pol�tica y el Reglamento aplicable han sido objeto de interpretaci�n, an�lisis y aplicaci�n directa a supuestos en los que el dominio controvertido era un dominio territorial espa�ol.
M�s en concreto, en la decisi�n Estudios Universitarios de Andaluc�a S.L. v Eusanet, S.L., Caso OMPI N� DES2006-0005 se se�alaba:
“Hay que se�alar que la Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (la “Pol�tica”) en la que se inspira claramente la regulaci�n contenida en el “Reglamento”, permite en su Art�culo 4.c) que el demandado invoque como fundamento de un inter�s leg�timo, el hecho de que el mismo haya sido conocido por el nombre de dominio que se registra...”.
En es misma decisi�n tambi�n se se�alaba:
“Por otra parte, pese a las afirmaciones que hace la demandante en la demanda, no puede considerarse que la marca ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUC�A, S.L. (EUSA, S.L.) las marcas mixtas EUSA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUC�A fueran marcas notorias en el a�o 1998, cuando la demandante comienza a utilizar en el mercado y en Internet el nombre de EUSA. Por ello, no hay motivos suficientes para pensar que la demandada conoc�a la existencia de esas marcas cuando registro el nombre de dominio , ni cuando registr� los anteriores nombres de dominio y .
En este caso, el Experto entiende que esa interpretaci�n es tambi�n aplicable.
En definitiva, el Experto entiende, no s�lo que la denominaci�n “yeigo” no fue creada a partir del conocimiento del t�rmino “yoigo” y de su notoriedad, sino que adem�s la existencia de un dominio y uso del mismo en la red, anterior a todos esos derechos, le otorga un derecho e inter�s leg�timo sobre el derecho del nombre de dominio controvertido que provoca, por consiguiente, que no concurra en el presente procedimiento el segundo requisito exigido por el Art�culo 2 del Reglamento.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Por �ltimo, y de manera breve, el Experto desea analizar la posible concurrencia del tercer requisito exigido por el Art�culo 2 del Reglamento.
Lo cierto es que la falta de Escrito de Contestaci�n a la Demanda por el Demandado impide disponer de una justificaci�n espec�fica por parte de �ste respecto a la raz�n por la cual procedi� a registrar el dominio inmediatamente despu�s de recibir los requerimientos que le fueron enviados por la Demandante con respecto al uso y alcance del nombre de dominio .
En principio no parecer�a consecuente determinar que el demandado haya registrado o usado de mala fe el dominio cuando, tal y como ya ha quedado constatado, ya exist�a un derecho e inter�s leg�timo en el momento de hacerlo.
Podr�a considerarse que el registro se produjo �nicamente como consecuencia del env�o por la Demandante de los citados requerimientos de 3 y 16 de Mayo de 2007 pero ello, a juicio de este Experto, no implica necesariamente que dicha actuaci�n est� basada en la mala fe.
Parece procedente, por consiguiente, que se determine aqu� si el citado acto de registro, de acuerdo con los argumentos y documentaci�n que obran en el expediente, as� como en base a los datos obtenidos de manera directa por el propio Experto, es subsumible en alguno de los supuestos contemplados en el Art�culo 2 y que, de producirse, permitir�an determinar que efectivamente concurre esa mala fe.
Las conclusiones ser�an las siguientes:
- No se ha acreditado que el Demandado haya adquirido el nombre de dominio con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo a la demandante o a un competidor de �sta, por un valor cierto que supera el coste documentado que est� relacionado directamente con el nombre de dominio.
- Tampoco ha quedado acreditado que el demandado haya registrado el nombre de dominio controvertido a fin de impedir que el poseedor de derechos previos utilice los mismos a trav�s del nombre de dominio, m�xime cuando, como ya ha quedado constatado en esta decisi�n, un nombre de dominio id�ntico en la extensi�n gen�rica hab�a sido ya registrado con bastante antelaci�n a la fecha de dep�sito de cualquiera de las solicitudes de marca de la Demandante, y que ya se hab�a efectuado en la red un uso comercial de la denominaci�n Yeigo.
- Tampoco puede entenderse que el Demandado haya procedido al registro del nombre de dominio con el fin de perturbar la actividad comercial de ning�n competidor puesto que con anterioridad ya hab�a iniciado esa actividad comercial propia.
- No puede, en modo alguno, concluirse que la Demandada haya intentado mediante el registro del nombre de dominio controvertido atraer de manera intencionada y con �nimo de lucro usuarios de Internet a su p�gina web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la identidad de la Demandante, puesto que debe recordarse, una vez m�s, que la denominaci�n Yeigo ya hab�a sido objeto de uso antes de que se hubiera solicitado cualquiera de las marcas YOIGO acreditadas por la Demandante o de que la denominaci�n Yoigo adquiriera la condici�n de notoria que ya se le ha reconocido.
- Por �ltimo, a pesar de que el dominio controvertido se haya registrado inmediatamente despu�s de recibir los requerimientos que el Demandado recibi� de la Demandante, no resulta suficiente premisa para asegurar que dicho registro tuvo lugar con el fin de perjudicar a la Demandante.
Todas estas circunstancias unidas al tan repetido registro anterior del nombre de dominio y el uso efectuado en la red sobre la denominaci�n Yeigo, impiden concluir que el dominio controvertido fue registrado de mala fe o que el uso que se haya dado o se est� dando al mismo obedezca a la mala fe.
El Experto decide, por consiguiente, que tampoco concurre el tercer requisito exigido por el Art�culo 2 del Reglamento.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, el Experto entiende que, si bien existe semejanza hasta el punto de poder crear confusi�n entre el nombre de dominio controvertido y los derechos previos aducidos por la Demandante, que el Demandado ten�a un derecho o inter�s leg�timo para efectuar el registro del nombre de dominio controvertido y que dicho registro no se produjo ni ha dado lugar a un uso del mismo de mala fe.
Por ello, el Experto desestima la demanda.
Luis H.de Larramendi
Experto �nico
Fecha: 4 Septiembre 2007
Full & Egal Universal Law Academy