Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Volkswagen-Audi Espa�a, S.A. c. Ra�l Mel�ndez
Caso No. DES2007-0020
1. Las Partes
El demandante es Volkswagen-Audi Espa�a, S.A. con domicilio en Barcelona, Espa�a, representado mediante apoderado.
El demandado es Ra�l Mel�ndez, con domicilio en Tarragona, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del nombre de dominio es R.
3. Iter Procedimental
La demanda se present� por medio de correo electr�nico ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 3 de agosto de 2007. El 7 de agosto de 2007 el Centro acus� recibo de esta presentaci�n de demanda. El 7 de agosto de 2007 el Centro envi� a R por medio de correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 8 de agosto de 2007 R envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el nombre de dominio cuestionado est� registrado ante R; adjuntando los datos de contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n del registrante, y declarando que el nombre de dominio se mantendr� bloqueado durante el desarrollo del presente procedimiento; asimismo, indica la fecha de vencimiento del nombre de dominio . El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (.es), en adelante, el Reglamento.
De conformidad con los art�culos 7 a) y 15 a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la demanda al demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de agosto de 2007. El demandado contest� la demanda en fecha 12 de septiembre de 2007, ampliando su contestaci�n por medio de correo electr�nico de fecha 17 de septiembre de 2007.
El Centro nombr� a Jos� Carlos Erdozain como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 24 de septiembre de 2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. Sin embargo, por parte del demandado se present� una recusaci�n. Posteriormente, el demandado la retir�, declarando ambas partes su conformidad con la designaci�n del Experto.
Se ha establecido la fecha de 18 de octubre de 2007 para emitir la decisi�n sobre este asunto.
4. Antecedentes de Hecho
El demandante es la importadora oficial en Espa�a para la venta y distribuci�n de veh�culos de las marcas Volkswagen, Audi y Skoda, as� como las respectivas piezas de recambio. Asimismo, es distribuidora oficial a trav�s de una red oficial de concesionarios.
A escala internacional, el demandante es fabricante de numerosos modelos de autom�viles, de los cuales han llegado a producirse millones de unidades.
El demandante ostenta legitimaci�n activa para perseguir registros abusivos de nombres de dominio coincidentes con las marcas registradas por Volkswagen AG, conforme a un contrato de licencia concluido entre ambas entidades en fecha de 25 de junio de 2007 y de 13 de julio de 2007, el cual se refiere a la autorizaci�n otorgada al demandante para el uso de la marca internacional 907978 TIGUAN.
Adem�s, el demandante basa su legitimaci�n en las marcas nacionales alemanas 306 07 986 y 306 32 113 TIGUAN, registradas a nombre de Volkswagen AG; marca internacional 907978 TIGUAN, registrada igualmente a nombre de Volkswagen AG; y la solicitud de marca comunitaria con n�mero de expediente 907978, solicitada en fecha de 28 de diciembre de 2006, actualmente en fase de concesi�n, pero a�n no concedida.
La marca internacional alegada fue registrada en fecha de 18 de julio de 2006, reclamando prioridad desde 7 de febrero de 2006 y 18 de mayo de ese mismo a�o. Se ha registrado en las clases internacionales 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 y 37. Esta marca internacional tiene extensi�n para el territorio de la Uni�n Europea.
El 20 de julio de 2006 la demandante present� a la prensa p�blicamente la pr�xima fabricaci�n y distribuci�n del modelo “Tiguan”, el cual viene a coincidir con un todoterreno de apariencia deportiva, pero vers�til para otros usos. La noticia fue publicada en diversos peri�dicos de tirada nacional entre el d�a 21 y 31 de julio, y 1 y 25 de agosto de 2006, e incluso durante septiembre a diciembre de ese mismo a�o; y enero y febrero de 2007.
La elecci�n del nombre “Tiguan” fue hecha a partir de la voluntaria colaboraci�n de cientos de miles de seguidores de la marca Volkswagen-Audi. Las caracter�sticas del concurso, que se inici� en febrero de 2006, se definen por la demandante. La elecci�n del nombre fue p�blica.
La demandante ha efectuado grandes inversiones publicitarias, sobre todo en Internet, para dar a conocer el nuevo prototipo de autom�vil “Tiguan”.
En la p�gina web correspondiente al nombre de dominio cuestionado, se encuentran enlaces a p�ginas web de fabricantes de autom�viles reconocidos mundialmente, en donde se ofrecen explicaciones sobre veh�culos todoterreno del mismo segmento al que pertenece el Tiguan. Asimismo, existen enlaces de tasaci�n gratuita en l�nea, planificaciones de rutas a trav�s del motor de b�squeda Google Maps.
El demandado no tiene ninguna vinculaci�n con el demandante.
El demandado ha solicitado en fecha 6 de septiembre de 2007 la marca nacional (para Espa�a) TIGUAN.ES, como denominativa y para la clase 41.
La p�gina web correspondiente al nombre de dominio disputado ha tenido m�s de 200.000 visitas en un a�o, y se han registrado 240 “Amigos Tiguan” en el foro que existe en aquella p�gina.
El demandado ha introducido en la p�gina web correspondiente al nombre de dominio c�digos de anuncios de Google Adsense.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El Demandante mantiene lo siguiente:
Que la denominaci�n TIGUAN tiene car�cter notorio, habi�ndose adquirido �ste por obra de la amplia difusi�n que en los medios de comunicaci�n ha tenido la campa�a publicitaria de esta denominaci�n y del producto al que se asocia (esto es, un veh�culo todoterreno de la marca Volkswagen, cuya fecha prevista de comercializaci�n es enero de 2008).
Que ya en febrero de 2006 la demandante, o mejor dicho su empresa matriz alemana, propuso un concurso para que fuera precisamente el p�blico general quien eligiera el nombre a poner al veh�culo proyectado de entre varias opciones.
Que este uso de la denominaci�n TIGUAN ha tenido amplia repercusi�n en el mercado y en los medios de comunicaci�n.
Que el demandante ha concluido un acuerdo de licencia con la empresa matriz de nacionalidad alemana por virtud del cual �sta autoriza a aqu�lla al uso de determinadas marcas, ya sean internacionales o comunitarias, coincidentes con la denominaci�n TIGUAN. Dicho acuerdo de licencia autoriza, asimismo, al demandante para perseguir infracciones que se produzcan al derecho de marca de la licenciante en el �mbito territorial de Espa�a.
Que por obra de ese acuerdo al que se refiere el anterior p�rrafo, la demandante ostenta legitimaci�n para oponer un derecho previo de marca sobre la denominaci�n TIGUAN al demandado.
Que la marca opuesta es id�ntica a la parte denominativa del nombre de dominio que se cuestiona en este procedimiento.
Que el demandado carece de intereses leg�timos o derechos en relaci�n con el nombre de dominio, no poseyendo el demandado marca alguna que legitime el uso de aqu�l.
Que el demandado lleva a cabo un comportamiento de mala fe tanto en el registro como en el uso actual del nombre de dominio. Este comportamiento se pone de manifiesto por el hecho de que la p�gina web correspondiente al nombre de dominio se redireccionara a p�ginas web de famosos fabricantes de autom�viles, redireccionamiento que se produce sin el consentimiento de �stos. Asimismo, en la p�gina web correspondiente al nombre de dominio se pueden observar fotos del autom�vil Tiguan que la demandante se propone comercializar en nuestro pa�s a principios del pr�ximo a�o. Se�ala la demandante, finalmente, que mediante el registro del nombre de dominio, el demandado busca un fin econ�mico que se pone de manifiesto en la pr�ctica del �typein�, la cual reporta beneficios econ�micos derivados de la cantidad de visitas conseguidas, y del establecimiento de enlaces publicitarios en la p�gina web en cuesti�n.
Por todo ello, solicita el demandante la transferencia del dominio a su nombre.
B. Demandado
Por su parte, el demandado alega lo siguiente:
Que no es la marca Volkswagen la que se encuentra en controversia, sino que es la marca TIGUAN, que en el d�a de la fecha de registro carec�a de notoriedad.
Que la matriz de la demandante solicit� el registro de la marca TIGUAN a escala comunitaria con fecha 28 de diciembre de 2006, es decir, con posterioridad al registro del nombre de dominio objeto de este procedimiento.
Que la marca TIGUAN no ha sido concedida todav�a a la demandante a escala comunitaria, lo que implica que carece de licencia para su explotaci�n en territorio espa�ol. En este sentido, el Plan Nacional de Dominios es claro al definir “derechos previos” como referido a denominaciones v�lidamente registradas en Espa�a, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en Espa�a, circunstancias �stas que no concurren en la demandante.
Que la elecci�n del dominio cuestionado se realiz� cuando el demandado observ� este nombre entre uno de los cinco posibles para la elecci�n, llegando incluso a votar por �l. Incluso vot� por �l en la web “” porque le pareci� el m�s interesante tras buscarlo en Google y observar que se trataba del nombre de un poblado de la Pampa Argentina.
Que la notoriedad adquirida por el nombre “Tiguan” es posterior al registro del nombre de dominio. S�lo en el primero de los documentos aportados por la demandante viene a reconocer expresamente el demandado que es de aparici�n simult�nea al d�a del registro del nombre de dominio en cuesti�n.
Que el demandante no parece tener mucho inter�s por los dominios .es, ya que como se desprende de la documental aportada por el demandado, de todos los modelos de veh�culos marca Volkswagen referidos por la demandante, ninguno de los dominios .es le pertenece, por lo que la demandante, concluye el demandado, no ha mostrado inter�s hasta la fecha en registrarlos.
Que el demandado carece de vinculaci�n alguna con el demandante.
Que ha solicitado de la OEPM el registro de la marca en la clase 41.
Que la p�gina web relativa al nombre de dominio ha sido visitada en m�s de 200,000 ocasiones en un a�o, y tiene m�s de 240 amigos tiguan registrados.
Que el demandado ha efectuado preparativos demostrables para la utilizaci�n del nombre de dominio, con una oferta de buenas intenciones de productos o servicios, fruto de ello es el hecho de que se pueden visitar enlaces de tasaci�n gratuita online, planificaciones de rutas a trav�s de Google Maps, sin que por ninguna de ellas reciba el demandado compensaci�n econ�mica alguna, ya que se trata de enlaces directos.
Que las alegaciones de la demandante referidas a la pr�ctica del “typein” carecen de fundamento.
Que el nombre de dominio no ha sido registrado de mala fe, ni est� siendo usado de esa manera, sino que s�lo ha sido elegido para dar a conocer la tem�tica de la web. Esto se deduce de las siguientes circunstancias: que el demandado nunca pudo pensar que la demandante estar�a interesada en este dominio; que no existe riesgo alguno de confusi�n entre los servicios ofrecidos por la demandante y el demandado; que el nombre de dominio no ha sido registrado o adquirido con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro al demandante; que demandante y demandado no compiten entre s�, y que el registro del nombre de dominio no tiene como fin el perturbar la actividad comercial del demandante, sino todo lo contrario; que cualquier internauta espa�ol interesado en adquirir un Volkswagen Tiguan se dirigir� a la p�gina web “” para leer las indicaciones y publicidad del fabricante, y se dirigir� a la p�gina web “www.” y otras muchas para realizar comparativas de este modelo con sus rivales.
Que no reconoce los documentos n�s 14 y 15 de la demanda presentados de adverso, reconociendo, en cambio, las copias de la p�gina web “www.” que presenta el demandante.
En suma, que niega que haya habido mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con lo que establece el Reglamento seg�n ha sido definido m�s arriba, el an�lisis jur�dico de la cuesti�n que se plantea hace preciso que se examinen los requisitos previstos en dichos documentos rectores del enjuiciamiento de los conflictos entre derechos de marca y nombres de dominio (.es). Se procede, por consiguiente, seg�n se detalla a continuaci�n.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El primero de los requisitos establecidos en el Reglamento se refiere a la necesidad de que entre el nombre de dominio cuestionado y otro t�rmino sobre el que el Demandante alegue tener un derecho previo, exista una identidad o una similitud hasta el punto de crear confusi�n.
En primer lugar, es preciso se�alar que, a juicio de este Experto, el demandante basa su reclamaci�n en derechos efectivamente previos al registro del nombre de dominio cuestionado. En concreto, el demandante ha acreditado suficientemente un derecho previo, a saber: marca internacional 907978, presentada el 18 de julio de 2006, mientras que el registro del nombre de dominio data, y no hay controversia al respecto, de 21 de julio de 2006. Esos tres d�as de diferencia entre un registro y otro establecen la preferencia o prioridad del derecho del demandante sobre el del demandado. Finalmente, como se ha mencionado por este Experto, la marca internacional 907978 tiene efectos territoriales en la Uni�n Europea, y por tanto, en Espa�a.
El uso de esa marca internacional ha sido autorizado debidamente a la demandante por el titular de aqu�lla por virtud de contrato de licencia aportado como prueba documental n�mero 3 de la demanda. La concesi�n de la marca internacional y la prueba de la prioridad de la fecha se acredita mediante prueba documental n�mero 11 de la demanda. Por lo tanto, no pueden admitirse las alegaciones efectuadas por el demandado en la p�gina 3 de su escrito de contestaci�n, en el sentido de que la demandante carece de derechos previos al no tener ning�n derecho de marca v�lidamente registrado con efectos en Espa�a. Esta afirmaci�n desconoce, o pretende hacerlo, el registro de marca internacional referido, con efectos temporales prioritarios al registro del nombre de dominio. Todo ello dejando al margen la cuesti�n de la notoriedad que no son necesariamente relevantes en este apartado, aunque obviamente tengan su peso, a los efectos de esta decisi�n.
Una vez aclarado lo anterior, a la vista, por un lado, de la parte denominativa de las marca internacional registrada y prioritaria frente a cualquier otra denominaci�n id�ntica o similar, registro marcario que se alega por la demandante (y sobre la que acredita ostentar un derecho de licencia que le permite perseguir infracciones a la misma), parte denominativa que consiste en la palabra “Tiguan”; y, por otro, del nombre de dominio objeto de esta controversia (), la conclusi�n no puede ser otra que la de una completa identidad entre ambas denominaciones. L�gicamente, al darse el requisito de la “identidad” no es necesario entrar en la cuesti�n de si el uso del nombre de dominio cuestionado causa o provoca confusi�n con la denominaci�n alegada por el demandante.
Todo ello me lleva a la conclusi�n de que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento y que, por lo tanto, el nombre de dominio cuestionado es id�ntico a las marcas alegadas por la demandante.
B. Derechos o intereses leg�timos
La segunda cuesti�n que debe abordarse es si el demandado carece de derechos o intereses leg�timos en relaci�n con el nombre de dominio objeto de la presente controversia.
El propio demandado reconoce que no tiene vinculaci�n alguna con el demandante. Correspondiendo la carga de la prueba en este aspecto al demandado una vez establecido por el demandante la falta de derecho o inter�s leg�timo prima facie del demandado, se�ala �ste que su derecho o inter�s leg�timo reside en la solicitud de marca M2789007 para el signo . Sin embargo, esta solicitud no tiene el car�cter de registro definitivo, por lo que no puede ser tenida en cuenta a estos efectos.
Arguye, asimismo, el demandado que ha utilizado el nombre de dominio con anterioridad a cualquier aviso de controversia, alegando que ha recibido m�s de 200,000 visitas en un a�o y que cuenta con 240 amigos tiguan registrados en un foro de opini�n. De nuevo, este solo hecho no puede ser tenido en cuenta, puesto que un n�mero de visitas no otorga un “derecho” de ning�n tipo sobre el nombre de dominio (deber�a ser un “derecho” registrado, usualmente, un derecho de propiedad industrial o intelectual), ni tampoco un inter�s “leg�timo”, pues esta �ltima caracter�stica es esencial para atribuir al demandado un inter�s digno de protecci�n. La legitimidad, en el juicio que merece a este Experto esta palabra en este contexto normativo, no proviene de un n�mero de visitas, sino de que en el modo de adquisici�n o registro del nombre de dominio no haya vicio que lo invalide, o alternativamente, como se�ala el Reglamento, que lo ha usado para realizar una oferta de buena fe de productos o servicios. En este sentido, no creo que a trav�s de la p�gina web, el demandado realice dicha oferta de productos o servicios, sin entrar a valorar su buena o mala fe. Sencillamente, se limita a reproducir contenidos de terceros, como el propio demandado reconoce, pero no ofrece �l mismo sus productos o sus servicios.
Del mismo modo, entiendo que no se dan tampoco ninguna de las otras condiciones o circunstancias a las que se refiere el Reglamento al abordar este segundo requisito, a saber: ni ha acreditado el demandado que ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio (m�s bien, ha sido el demandante quien ha acreditado que desde febrero de 2006 se conoce p�blicamente que uno de sus veh�culos todoterreno podr�a llevar el nombre de Tiguan, como el mismo demandado reconoce, llegando �ste a a�adir que vot� por ese nombre, con lo que viene a reconocer que ese nombre se atribu�a antes del 21 de julio de 2006 a la demandante y no a �l); ni hace un uso leg�timo y leal o no comercial del nombre de dominio, puesto que el uso de un nombre de dominio coincidente con un derecho previo sobre el que el demandante acredite ostentar un derecho previo no puede tildarse de uso leg�timo o leal, menos a�n que no es comercial, habida cuenta de que el derecho previo alegado es una marca internacional.
Por las razones expuestas, entiende este Experto que se da la segunda de las condiciones establecida en el Reglamento, relativa a la ausencia de un derecho o inter�s leg�timo del demandado en el nombre de dominio.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Por �ltimo, es preciso analizar si el registro o el uso del nombre de dominio obedece a un acto de mala fe por parte del demandado.
A juicio de este Experto, el demandado registr� y est� usando el nombre de dominio de mala fe. Baso mi opini�n en los siguientes hechos.
En primer lugar, el propio demandado reconoce que ten�a conocimiento de que la demandante (o su licenciante, por mejor decir) pod�a denominar “Tiguan” a uno de sus modelos. Aparte de la propia declaraci�n del demandado (p�gina 4 de su escrito de contestaci�n), es innegable el valor que hay que dar a la prueba documental aportada por la demandante relativa al esfuerzo publicitario y de imagen desarrollado para dar a conocer al p�blico en general, y al especializado, el nuevo veh�culo todoterreno Tiguan. Por consiguiente, el demandado conoc�a de la posibilidad de atribuir este nombre, Tiguan, a un veh�culo fabricado por una empresa mundialmente reconocida. Pese a ello, procedi� al registro del nombre de dominio.
En este sentido, este Experto cree que existe un deber de reserva inexcusable en toda persona que conoce que una denominaci�n concreta puede llegar a ser utilizada comercialmente por una persona, jur�dica o f�sica, determinada en el futuro de abstenerse de obstaculizar de cualquier modo el uso de dicha denominaci�n. El registro anticipado de esa denominaci�n como nombre de dominio, entre otras posibilidades, a sabiendas, y aprovech�ndose de la falta de registro previo por parte de quien realiza un gasto y una inversi�n notables en la difusi�n y conocimiento de tal denominaci�n, es un acto de mala fe y no puede ser amparado en ning�n caso por el Ordenamiento, so pena de beneficiar a quien obtiene informaci�n confidencial o preferente, o simplemente, acude al registro con m�s diligencia pero con el prop�sito de consolidar un registro a su favor de una denominaci�n que ni ha creado, ni con la que se le asocia, ni a la que ha contribuido econ�micamente a crear.
Por otra parte, el hecho de que el contenido de la p�gina web del demandado verse sobre veh�culos todoterreno, que establezca enlaces a p�ginas de competidores del demandante, como ha quedado acreditado, y que, en suma, se refiera al mismo segmento de producci�n al que se dedica el demandante, no puede verse sino como una forma de obstaculizar el demandado el acceso a Internet, a trav�s del nombre de dominio cuestionado, al demandante.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, de conformidad con el art�culo 21 del Reglamento, el Experto estima la Demanda y, conforme a lo solicitado por el demandante, ordena que el nombre de dominio sea transferido al demandante.
Jos� Carlos Erdozain
Experto �nico
Fecha: 18 de octubre de 2007
Full & Egal Universal Law Academy