Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Compa��a Trasmediterr�nea S.A. v. R.C. Oversloot
Caso No. DES2007-0022
1. Las Partes
La Demandante es Compa��a Trasmediterr�nea S.A., con domicilio en Alcobendas, Madrid, Espa�a, representada por Francisco Jos� Risquete Fern�ndez.
La Demandada es R.C. Oversloot, con domicilio en Poeldijk, Pa�ses Bajos.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio (el “Nombre de Dominio”).
El registrador del citado Nombre de Dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 6 de septiembre de 2007. El 10 de septiembre de 2007, el Centro envi� a ESNIC, v�a correo electr�nico, una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el Nombre de Dominio en cuesti�n. El 12 de septiembre de 2007, ESNIC envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. En respuesta a una notificaci�n del Centro en el sentido de que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante present� una modificaci�n a la Demanda el 21 de septiembre de 2007.
El Centro verific� que la Demanda, junto con la modificaci�n a la Demanda, cumpl�an los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (el “Reglamento”).
De conformidad con los art�culos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 26 de septiembre de 2007. De conformidad con el art�culo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 16 de octubre de 2007. La contestaci�n a la Demanda fue presentada ante el Centro el 11 de octubre de 2007.
El Centro nombr� a Antonia Ruiz L�pez como Experto el d�a 31 de octubre de 2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los hechos no controvertidos se resumen a continuaci�n:
La Demandante es la Sociedad espa�ola Compa��a Trasmediterr�nea S.A., perteneciente al sector naviero, que inici� sus actividades a principios del siglo pasado.
La Demandante es titular de la marca TRASMEDITERRANEA, notoria a nivel internacional. Esta marca fue registrada en Espa�a y en la Uni�n Europea; en particular, la Demandante es titular de los siguientes registros de dicha marca:
- marca espa�ola 1.110.349 (Clase 35), del 27 de junio de 1985,
- marca espa�ola 1.110.353 (Clase 39), del 27 de junio de 1985, y
- marca comunitaria 966.945 (Clases 12, 35 y 39), del 27 de octubre de 1998,
todos ellos en vigor (en adelante la “Marca”).
La Demandante tambi�n es titular del nombre de dominio .
El Demandado, R.C. Oversloot, es una persona f�sica y registr� el Nombre de Dominio el 28 de noviembre de 2005, todo ello de acuerdo con los datos que obran en ESNIC.
La Demandante envi� al Demandado dos requerimientos inform�ndole de sus derechos anteriores y solicit�ndole la transferencia voluntaria del Nombre de Dominio, requerimientos que quedaron sin respuesta.
El Nombre de Dominio se utiliza actualmente en Internet bajo la p�gina Web “www.”, que da acceso a otras p�ginas Web con ofertas de transporte de viajeros y con enlaces a diversas empresas que prestan estos mismos servicios.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:
- que inici� sus actividades el 1 de enero de 1917 en el mundo mar�timo-mercantil, con 44 buques repartidos en puertos de todo el litoral espa�ol y que en 1922 ya controlaba las comunicaciones r�pidas y regulares de �frica, Canarias y Baleares, por lo que su nombre (y Marca) tiene un importante peso en la historia del transporte por mar de personas y cosas;
- que en Espa�a todo el mundo conoce la Marca TRASMEDITERRANEA, siendo evidente su notoriedad en el sector, incluso a nivel internacional;
- que ostenta derechos sobre la citada Marca, as� como sobre el Nombre Comercial Compa��a Trasmediterranea, desde su fundaci�n;
- que es titular de los siguientes registros de dicha Marca: marca espa�ola 1.110.349 (Clase 35), marca espa�ola 1.110.353 (Clase 39) y marca comunitaria 966.945 (Clases 12, 35 y 39);
- que es un error habitual referirse a su Marca a�adi�ndole la letra n (a saber: “Transmediterranea”), error que ha aprovechado el Demandado registrando el Nombre de Dominio y que es usado para acceder a p�ginas Web de compa��as navieras competidoras;
- que ha enviado dos requerimientos al Demandado, solicit�ndole la transferencia voluntaria del Nombre de Dominio, sin haber recibido respuesta;
- que, ante la evidente semejanza entre el Nombre de Dominio y la Marca, sobre la que ostenta derechos previos, las confusiones son inevitables;
- que el Demandado no ostenta ning�n derecho ni inter�s leg�timo sobre el Nombre de Dominio, que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Finalmente, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.
B. Demandado
El Demandado se ha limitado a enviar, v�a correo electr�nico, una escueta e informal contestaci�n, indicando simplemente que el Nombre de Dominio es gen�rico y que la Demandante podr�a haberlo registrado durante el periodo en que s�lo pod�an hacerlo los titulares de marcas.
6. Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
Conforme al art�culo 21 del Reglamento, el Experto resolver� la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.
Tambi�n resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho espa�ol; en particular, son aplicables al presente caso las leyes espa�olas en materia de marcas y de competencia desleal.
Asimismo, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.
6.2. Examen de los presupuestos para la estimaci�n de la Demanda
De acuerdo con el art�culo 2 del Reglamento, se considerar� que el Nombre de Dominio ha sido registrado con car�cter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con un t�rmino sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Seguidamente se analizar� la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.
6.2.A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El Reglamento, en su art�culo 2, define como “derechos previos”, entre otros, los nombres comerciales y las marcas registradas con efectos en Espa�a.
Tales derechos han sido acreditados, en particular, sobre la Marca TRASMEDITERRANEA, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho), Marca que ha sido objeto de diversos registros, todos ellos concedidos y en vigor, sin que quepa cuestionarse en el presente procedimiento la validez de estos registros, como lo hace el Demandado, alegando que se trata de una marca gen�rica.
Pues bien, al comparar la Marca con el Nombre de Dominio tan solo encontramos una diferencia apenas perceptible (a la Marca se le ha a�adido la consonante “n” entre la “a” y la “s” de la primera s�laba) por lo que podemos hablar de una pr�ctica identidad. En consecuencia, el Experto considera que los signos enfrentados son semejantes hasta el punto de crear confusi�n, teniendo en cuenta que la confusi�n tambi�n puede adem�s producirse por asociaci�n, y que por su especificidad y notoriedad la denominaci�n TRASMEDITERRANEA (con “n” o sin “n” entre la “a” y la “s”) normalmente se asocia a la Demandante.
Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su art�culo 2.
6.2.B. Derechos o intereses leg�timos
Conforme a la doctrina del Centro, ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio. Por otra parte, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que �ste haya acreditado la falta de derechos o intereses leg�timos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses leg�timos. Tales supuestos son:
- Haber utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepci�n de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por la denominaci�n correspondiente al Nombre de Dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- Haber hecho un uso leg�timo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intenci�n de desviar a los consumidores de forma equ�voca o de empa�ar el buen nombre de las marcas de la Demandante con �nimo de lucro.
En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un inter�s leg�timo del Demandado sobre el Nombre de Dominio.
En efecto, el Demandado ofrece en su p�gina Web servicios de terceros y no ha formulado ninguna alegaci�n ni ha aportado prueba alguna que permita concluir que existe alg�n v�nculo entre el Nombre de Dominio controvertido y sus actividades. De acuerdo con la doctrina del Centro, cuando las alegaciones del Demandante no son insustanciales, el Experto debe exigir una prueba persuasiva del inter�s leg�timo y del uso y registro de buena fe (entre otras, Edipresse Hymsa, S.A. v. F9-Soft, S.L.,Caso OMPI No. D2006-0940).
Cabe advertir que en su breve contestaci�n a la Demanda, el Demandado no ha negado su conocimiento de la Marca cuando registr� el Nombre de Dominio, por lo que puede presumirse que la conoc�a perfectamente, sobre todo si tenemos en cuenta que la notoriedad de la misma tiene un alcance internacional.
Es obvio tambi�n que el Demandado no tiene ning�n v�nculo con la Demandante, ni ha sido autorizado en modo alguno por aqu�lla para registrar el Nombre de Dominio.
El Demandado pretende justificar el registro del Nombre de Dominio alegando que la Demandante podr�a haberlo hecho durante el periodo previo a su liberalizaci�n. Sin embargo, de acuerdo con la tesis mantenida en numerosas Decisiones del Centro, el titular de la marca (o del derecho previo) tiene siempre un derecho preferente a obtener el nombre de dominio cuando se cumplen las condiciones establecidas en el Plan Nacional y, si no lo ha hecho, puede solicitar –como sucede en este caso— que se le transfiera o se anule el nombre de dominio registrado por un tercero, demostrando que concurren las circunstancias del art�culo 2 del citado Reglamento. Por tanto, no hay desinter�s en el Nombre de Dominio ni dejaci�n del derecho de la Demandante por no haberlo registrado antes y reclamarlo ahora, que es precisamente, cuando ha visto lesionado su derecho.
As� pues, el Experto considera que, teniendo en cuenta la notoriedad de la Marca, el Demandado conoc�a perfectamente su existencia y que el registro del Nombre de Dominio no respond�a a la voluntad de utilizarlo leg�timamente en relaci�n con sus propias actividades, sino al prop�sito de aprovecharse indebidamente de dicha notoriedad, al menos, para captar visitantes a su p�gina Web y facilitar los enlaces incluidos en la misma. Adem�s, como esta decisi�n detalla m�s adelante, la Demandada tampoco ha hecho un uso leg�timo y leal o no comercial del Nombre de Dominio.
Por tanto, el Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Art�culo 2.
6.2.C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Doctrina del Centro tambi�n viene considerando que constituyen prueba suficiente del registro o uso de mala fe de un Nombre de Dominio determinadas circunstancias, que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa. El Reglamento alude del mismo modo a determinadas “pruebas”, inspir�ndose para ello en dicha Doctrina.
Por otra parte, de acuerdo con el art�culo 2 del Reglamento, se deber� entender que ha habido registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe, cuando el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet a su p�gina Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la identidad del Demandante, es decir, tal y como sucede en el presente caso, pues el Demandado, al utilizar el Nombre de Dominio, da acceso a otras p�ginas Web con ofertas de transporte de viajeros y con enlaces a diversas empresas que prestan servicios id�nticos a los que presta la Demandante, por tanto a empresas competidoras. Ello ha sido debidamente acreditado por la Demandante y, en cualquier caso, el Experto ha podido comprobarlo accediendo a la p�gina Web asociada al Nombre de Dominio. Adem�s, el Demandado tampoco ha negado estos hechos en su contestaci�n a la Demanda.
En el presente caso se da asimismo la circunstancia de que la Marca de la Demandante puede calificarse de notoria a nivel internacional, circunstancia que, por s� sola, permite presumir la mala fe del Demandado. Adem�s, este tipo de marcas gozan de una especial protecci�n (Art�culo 6bis del Convenio de la Uni�n de Par�s, Art�culo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Art�culo 8 de la Ley de Marcas espa�ola).
En consecuencia, teniendo tambi�n en cuenta la total ausencia de derechos o inter�s leg�timo por parte del Demandado, es posible afirmar que con el registro del Nombre de Dominio y con el uso que del mismo viene realizando se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca TRASMEDITERRANEA, lo que proh�be expresamente la Ley de Marcas espa�ola. En efecto, conforme al Art�culo 34 de la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tr�fico econ�mico; adem�s, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podr� prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo id�ntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas pr�cticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del car�cter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podr� prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicaci�n telem�ticas y como nombre de dominio (Art�culo 34.3.e).
Por su parte, la vigente Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) sanciona como acto desleal, en su Art�culo 5, todo acto o comportamiento objetivamente contrario a la buena fe. Adem�s, conforme a su Art�culo 6 “se considera desleal todo comportamiento que resulte id�neo para crear confusi�n con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos; el riesgo de asociaci�n por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestaci�n es suficiente para fundamentar la deslealtad de una pr�ctica.” Y, seg�n el Art�culo 12, “se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputaci�n industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado; en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos (...)”. En cuanto a los actos de imitaci�n, en su Art�culo 11 se establecen l�mites claros, estando expresamente vedados cuando existe un derecho exclusivo.
Por �ltimo, cabe a�adir que el referido uso del Nombre de Dominio tambi�n constituye una infracci�n del “Acuerdo de Registro” de nombres de dominio “.ES”, en el que el solicitante del Nombre de Dominio declara que “De acuerdo con su conocimiento, el uso del Nombre de Dominio no viola los derechos de terceros”.
En consecuencia, el Experto considera que tambi�n se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el art�culo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio, sea transferido a la Demandante.
Antonia Ruiz L�pez
Experto
Fecha: 14 de noviembre de 2007
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