Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Schibsted ASA v. Carreiro
Caso N� DES2007-0028
1. Las Partes
La Demandante es Schibsted ASA, con domicilio en Oslo, Noruega, representada por Elzaburu, Madrid, Espa�a.
La Demandada es Carreiro, con domicilio en Tlalnepantla, M�xico.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio (el “Nombre de Dominio”).
El registrador del citado Nombre de Dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 7 de noviembre de 2007. El 8 de noviembre de 2007 el Centro envi� a ESNIC, v�a correo electr�nico, una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el Nombre de Dominio en cuesti�n. El 8 de noviembre de 2007 ESNIC envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los art�culos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 13 de noviembre de 2007. De conformidad con el art�culo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 3 de diciembre de 2007. El Demandado no contest� a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific� al Demandado su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda el 6 de diciembre de 2007.
El Centro nombr� a Antonia Ruiz L�pez como Experto el d�a 14 de diciembre de 2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuaci�n:
La Demandante es propietaria del 100% de las acciones de la compa��a 20 Min Holding AG, domiciliada en Suiza, siendo �sta la titular de los registros de la marca 20 MINUTOS, destacando, a los efectos del presente procedimiento, los registros espa�oles n�ms. 2.215.829 (clase 35), 2.215.830 (clase 16) y 2.457.035 (clase 16), todos ellos concedidos y en vigor (la “Marca”).
La referida compa��a, titular de la Marca, ha otorgado la preceptiva declaraci�n, por la que se autoriza a la Demandante para que represente en el presente procedimiento los intereses de ambas compa��as.
La Demandante es asimismo titular en la Uni�n Europea, as� como en muchos otros pa�ses de todo el mundo, de numerosos registros de la citada Marca, ya sea de forma directa, o a trav�s de la compa��a 20 Min Holding AG o de otras de sus sociedades participadas.
La Marca puede ser considerada notoria, a nivel internacional, siendo particularmente conocida por el consumidor en relaci�n con las publicaciones que edita la Demandante en todo el mundo, concretamente en el sector de la prensa gratuita.
El Demandado registr� el Nombre de Dominio el 3 de enero de 2007.
Con anterioridad a la iniciaci�n de este procedimiento, el Demandante envi� requerimientos al Demandado, inst�ndole a transferir voluntariamente el Nombre de Dominio, requerimientos que quedaron sin respuesta.
El Nombre de Dominio se utiliza actualmente en Internet para redireccionar autom�ticamente a una p�gina Web (“”), que contiene una serie de enlaces publicitarios y los escudos de diferentes regiones de M�xico.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:
- que es propietaria del 100% de las acciones de la compa��a 20 Min Holding AG, domiciliada en Suiza, siendo esta �ltima la titular de los registros de la Marca 20 MINUTOS, y destaca, a los efectos del presente procedimiento, los registros espa�oles N�ms. 2.215.829, 2.215.830 y 2.457.035, todos ellos concedidos y en vigor;
- que la mencionada titular de la Marca ha otorgado la preceptiva declaraci�n, por la que se le autoriza para que represente en el presente procedimiento los intereses de ambas compa��as;
- que disfruta en Espa�a y en toda la Uni�n Europea, as� como en muchos otros pa�ses de todo el mundo, de la titularidad de numerosos registros de la citada Marca, ya sea de forma directa, o a trav�s de la compa��a 20 Min Holding AG o de otras de sus sociedades participadas;
- que la Demandante es l�der en el sector de la prensa gratuita y que opera bajo la denominaci�n del diario “20 Minutos” no solo en Espa�a, sino en numerosos pa�ses de Am�rica Latina, tales como Venezuela y M�xico, donde tambi�n est� registrada la Marca;
- que debido a la importante difusi�n del mencionado diario en Espa�a y a nivel mundial, a trav�s de sus diferentes ediciones y contenidos -en funci�n de cada lugar geogr�fico-, as� como en versi�n digital, la Marca ha alcanzado una notoriedad internacional;
- que la notoriedad de la Marca ya ha sido reconocida expresamente por la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas;
- que existe identidad entre la Marca y el Nombre de Dominio;
- que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio; y
- que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe, utiliz�ndolo tambi�n de mala fe.
Finalmente, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.
B. Demandado
El Demandado no se ha personado en este procedimiento y, por tanto, no contest� a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
Conforme al art�culo 21 del Reglamento, el Experto resolver� la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.
Tambi�n resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho espa�ol y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.
6.2 Falta de contestaci�n a la Demanda por parte del Demandado
Ha quedado acreditado que el Demandado no se ha personado en este procedimiento. Por ello, conforme a lo establecido en el p�rrafo e) del Art�culo 16 del Reglamento, el Experto resolver� la controversia bas�ndose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoy�ndose exclusivamente en la falta de contestaci�n del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado. As� se ha resuelto en numerosas decisiones del Centro (Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner, Caso OMPI No. D2000-0277; Finca Vega Sicilia, S.A. v. Seraf�n Rodr�guez Rodr�guez, Caso OMPI No. D2001-1183, y Retevisi�n Movil S. A. v. Juan Jos� Mart�n Cabero, Caso OMPI No. D2001-1479, Nike Internacional, Ltd. v. Inmaculada Gallego Pastor,Caso OMPI No. DES2006-0009, entre otras).
6.3. Examen de los presupuestos para la estimaci�n de la Demanda
De acuerdo con el art�culo 2 del Reglamento, se considerar� que el Nombre de Dominio ha sido registrado con car�cter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con un t�rmino sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Seguidamente se analizar� la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.
6.3.A. Identidad o semejanza hasta el punto de crear confusi�n
El Reglamento, en su art�culo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en Espa�a.
En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la Marca, como queda dicho en el p�rrafo segundo, apartado 4 (Antecedentes de Hecho).
Respecto al riesgo de “crear confusi�n”, no cabe la menor duda, puesto que nos encontramos ante una pr�ctica identidad entre la Marca y el Nombre de Dominio, teniendo en cuenta adem�s que la confusi�n en este caso en particular tambi�n puede producirse por asociaci�n. De acuerdo con la Doctrina un�nime del Centro, en la comparaci�n no se han de tener en cuenta los elementos gen�ricos “com” o “es”.
Se cumple, por tanto, el primer requisito exigido por el Reglamento en su referido art�culo 2.
6.3.B. Derechos o intereses leg�timos
De acuerdo con las previsiones del Reglamento, corresponde al Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, seg�n Doctrina consolidada, basta que �ste haya acreditado la falta de derechos o intereses leg�timos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario. Como queda dicho, en este caso el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.
Tambi�n se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio. A ellos nos vamos a referir a continuaci�n.
La Demandante en ning�n momento ha concedido al Demandado una licencia o cualquier otro tipo de autorizaci�n de uso de su Marca.
El Demandado no ha sido ni es conocido por la denominaci�n “20minutos”, que sin embargo se corresponde con una marca notoria, siendo adem�s un t�rmino de fantas�a, por lo que dif�cilmente se puede atribuir a la casualidad o al azar la elecci�n de la misma para su registro como Nombre de Dominio.
El Demandado tampoco ha hecho ning�n uso leg�timo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, pues tan solo lo usa para redireccionar a una p�gina Web que contiene enlaces publicitarios y escudos de diferentes regiones de M�xico, lo que demuestra que se limita a utilizarlo como gancho para atraer internautas hacia dicha p�gina Web. No es �sta la primera vez que la Demandante se enfrenta a casos semejantes al presente, como consecuencia de la notoriedad de su Marca. Cabe citar aqu� la Decisi�n del Centro que permiti� a la Demandante recuperar los nombres de dominio , y (Schibsted ASA v. 20 Minutos en El Salvador,Caso OMPI No. D2006-1176).
En efecto, la Demandante lleva muchos a�os utilizando la Marca, a nivel internacional y particularmente en Espa�a, habiendo adquirido notoriedad, como consecuencia de su amplia difusi�n. La propia Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas ha declarado expresamente dicha notoriedad, lo que ha acreditado la Demandante aportando con la Demanda la resoluci�n de dicho Organismo donde se hace tal menci�n. Por ello, resulta evidente que el Demandado conoc�a perfectamente la existencia de la citada Marca y que al registrarla como Nombre de Dominio no pretend�a un uso en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino aprovecharse de su notoriedad, teniendo en cuenta adem�s que la Demandante ha acreditado que la misma es tambi�n muy conocida en M�xico, domicilio del Demandado.
Por otra parte, el Demandado no ha contestado al requerimiento enviado por la Demandante, ni se ha defendido en el presente procedimiento, lo que, de acuerdo con la Doctrina del Centro, puede interpretarse como un reconocimiento impl�cito por su parte de que no posee derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio, ya que si los tuviese habr�a adoptado una posici�n activa.
En resumen, las alegaciones y pruebas aportadas por el Demandante permiten concluir que el Demandado carece de cualquier derecho previo que pueda justificar la tenencia del Nombre de Dominio y que con su registro tan solo pretend�a aprovecharse de alg�n modo de la notoriedad de una marca ajena.
Por consiguiente, tambi�n se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su art�culo 2.
6.3.C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Tal y como se ha se�alado anteriormente, la Demandante ha conseguido acreditar la notoriedad de la Marca, a nivel internacional, incluso en M�xico, domicilio del Demandado. A este respecto, procede tener en cuenta que las marcas notorias gozan de una especial protecci�n (Art�culo 6bis del Convenio de la Uni�n de Par�s, Art�culo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Art�culo 8 de la Ley de Marcas espa�ola).
La referida notoriedad permite deducir que el Demandado conoc�a perfectamente la existencia de la Marca del Demandante, deducci�n que se confirma por el hecho, tambi�n probado, de que ha realizado registros masivos de nombres de dominio coincidentes con marcas notorias o con el nombre de conocidos programas de televisi�n, demostrando as� una total ausencia de buena fe. Se pueden citar, como ejemplo, los siguientes registros del Demandado: , , , , , , entre otros.
Este c�mulo de circunstancias, unidas a la ausencia de derechos o intereses leg�timos, permite afirmar que el registro del Nombre de Dominio dif�cilmente puede obedecer a una actuaci�n basada en la buena fe del Demandando. Por el contrario, cabe concluir que con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la Marca, lo que proh�be expresamente la Ley de Marcas espa�ola (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su Art�culo 34, seg�n el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tr�fico econ�mico; adem�s, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podr� prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo id�ntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas pr�cticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del car�cter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podr� prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicaci�n telem�ticas y como nombre de dominio (Art�culo 34.3.e).
Recordemos que la Demandante intent� evitar el presente procedimiento enviando un requerimiento al Demandado para que procediera, de forma voluntaria, a transferirle el Nombre de Dominio, lo que habr�a bastado para resolver el conflicto. Sin embargo, tal requerimiento qued� sin respuesta.
Tambi�n resulta evidente que el Demandado usa de mala fe el Nombre de Dominio, pues al redireccionar a una p�gina Web con publicidad y enlaces, demuestra un �nimo de lucro a costa de la notoriedad de la Marca y, por tanto, un aprovechamiento indebido de la misma, todo ello tal y como ha sido ya mencionado m�s arriba. En cualquier caso, de acuerdo con la Doctrina del Centro, resulta dif�cil imaginar un uso de buena fe cuando el registro ha sido realizado de mala fe.
En consecuencia, el Experto considera que tambi�n se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el art�culo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio sea transferido a la Demandante.
Antonia Ruiz L�pez
Experto
Fecha: 28 de diciembre de 2007
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