Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Caja Rural de Canarias Sociedad Cooperativa de Cr�dito v. Rosa Delia P�rez Gil
Caso No. DES2007-0033
1. Las Partes
La Demandante es Caja Rural de Canarias Sociedad Cooperativa de Cr�dito con domicilio en Las Palmas de Gran Canaria, Espa�a representada por Clifford Chance, LLP, Espa�a.
La Demandada es Rosa Delia P�rez Gil, con domicilio en Galdar, Las Palmas de Gran Canaria, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 18 de diciembre de 2007. El 21 de diciembre de 2007 el Centro envi� a ESNIC v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El ESNIC envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los Art�culos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de diciembre de 2007. De conformidad con el Articulo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 16 de enero de 2008. El Demandado no contest� a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific� al Demandado su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda el 17 de enero de 2008.
El Centro nombr� a Mar�a Baylos Morales como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 30 de enero de 2008, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:
4.1. La Demandante, Caja Rural de Canarias Sociedad Cooperativa de Cr�dito, es titular de la marca espa�ola n�m. 2.643.199, CAJA RURAL DE CANARIAS, en clase 36� (seguros; negocios financieros; negocios monetarios; y negocios inmobiliarios) solicitada el 23 de marzo de 2005, y concedida el 18 de agosto de 2005.
Adem�s, es titular del nombre de dominio , el cual fue registrado el 16 de noviembre de 1999.
4.2 La Demandada es titular del nombre de dominio cuya transferencia se solicita , el cual fue registrado el d�a 10 de mayo de 2007.
La Demandada no ha contestado a la Demanda en el plazo concedido, a pesar de haber sido debidamente notificada.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega b�sicamente:
- Que la Demanda se basa en la existencia de tres derechos previos sobre la denominaci�n “ruralcanarias” que constituye el nombre de dominio de segundo nivel que la Demandada tiene asignado bajo el c�digo del pa�s correspondiente a Espa�a (‘.es’), como son:
i) La titularidad de la marca denominativa espa�ola “CAJA RURAL DE CANARIAS”.
ii) La denominaci�n social “Caja Rural de Canarias, Sociedad Cooperativa de Cr�dito”.
iii) El derecho de marca no registrada notoriamente conocida en Espa�a .
- Que si bien el nombre de dominio no constituye un ‘derecho previo’ a efectos del art�culo 2 del Reglamento, toda vez que la enumeraci�n de derechos previos tiene car�cter cerrado y en ella no se comprenden los nombres de dominio, la duraci�n y alcance geogr�fico del uso que la Demandante viene haciendo del mismo ocasiona que se haya convertido en una marca no registrada “notoriamente conocida”, por lo que puede invocar la protecci�n que la legislaci�n dispensa a las marcas notoriamente conocidas.
- Que el nombre de dominio ha devenido en marca notoria atendiendo a varios factores: (i) la duraci�n del uso, declarando que hace un uso ininterrumpido del nombre de dominio desde hace casi diez a�os; (ii) el grado de difusi�n de los servicios que la Demandada anuncia en la p�gina de Internet a la que se accede a trav�s del nombre de dominio se�alado, que durante los �ltimos doce meses ha tenido una media de 6.657 visitas cada d�a; y (iii) el grado de notoriedad que el nombre de dominio (la Demanda dice “la marca”) tiene entre el p�blico al que presta sus servicios la Demandada, y que ha conseguido que dicho nombre se asocie con su actividad.
- Que el registro del dominio por la Demandada ha sido realizado con car�cter especulativo o abusivo, al concurrir todos los requisitos que el art�culo 2 del Reglamento se�ala.
- Que el nombre del dominio es id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con la marca registrada por la Demandante “CAJA RURAL DE CANARIAS”. Argumenta la Demandante que el an�lisis fon�tico, en relaci�n con las marcas complejas, debe realizarse de manera global pero atendiendo a la supremac�a del elemento dominante que impregna la visi�n de conjunto a una marca denominativa compleja, se�alando que en este caso concreto, el elemento dominante es el t�rmino “Rural”, el cual absorbe la denominaci�n “Caja” y la preposici�n “de”.
Efectuada de esta manera la comparaci�n [‘’ vs. ‘ruralcanarias’], observa un elevado grado de semejanza en el plano fon�tico, por lo que no pueden coexistir en el mercado sin riesgo de inducir a confusi�n al consumidor, por lo que debe reputarse, a los efectos de confusi�n, que ambas marcas son similares.
- Que el nombre del dominio es id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con la denominaci�n social de la Demandada. As�, puesto que la denominaci�n social coincide con la marca registrada de la Demandada, da por reproducidos los razonamientos esgrimidos en la comparaci�n efectuada entre el dominio y la marca.
- Que el nombre del dominio es id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con el nombre de dominio (la Demanda dice con “la marca”) notoriamente conocido . Argumenta la Demandante que la identidad entre el nombre de dominio y la marca notoria es absoluta, puesto que los vocablos gen�ricos ‘.es’ y ‘.com’ carecen de aptitud para ser el elemento diferenciador, por lo que el riesgo de confusi�n es total.
- Que la Demandada carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio , puesto que (i) no consta que ostente derecho alguno de propiedad industrial sobre la denominaci�n ‘ruralcanarias’ que le permita su utilizaci�n como nombre de dominio ‘.es’, y (ii) la p�gina de Internet correspondiente al dominio [www.] est� actualmente vac�a de contenido.
Adem�s sostiene que, tras requerir sobre este asunto a la Demandada por burofax, �sta sostuvo que no hab�a registrado el dominio, sino que alguien hab�a usurpado su personalidad para registrarlo a su nombre, por lo que se habr�a registrado en contra de su voluntad, y por lo tanto carecer�a de derechos o intereses leg�timos sobre el dominio.
- Que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, sosteniendo que la falta de derechos o intereses leg�timos por parte de la Demandada lleva a considerar que el registro de la marca ha sido de mala fe.
Adem�s sostiene que la Demandada no utiliza el nombre de dominio que tiene registrado, lo que puede constituir una pr�ctica de mala fe (“cybersquatting”), manifestando que el registro ha tenido lugar con casi toda probabilidad con una finalidad meramente especulativa, por lo que debe entenderse la existencia de una mala fe en la Demandada al registrar y no usar el nombre de dominio.
- Que ante la existencia de unos derechos previos de la Demandante, una falta de derechos o intereses leg�timos de la Demandada, as� como una manifiesta mala fe en la actuaci�n de �sta, debe llevar consigo la recuperaci�n del nombre de dominio por la Demandante.
B. Demandado
La Demandada no contest� a las alegaciones de la Demandante, a pesar de que, de acuerdo a la documentaci�n presentada en este procedimiento, se le diera notificaci�n de la Demanda el d�a 27 de diciembre de 2007.
6. Debate y conclusiones
6.1 Cuesti�n previa: la posibilidad de que un nombre de dominio pueda ser considerado como un signo distintivo.
La Demandante esgrime en su Demanda como Derecho Previo que el nombre de dominio cuya titularidad ostenta ha devenido en una “marca no registrada notoriamente conocida en Espa�a”.
En este sentido, debemos analizar con car�cter previo a otras cuestiones, la aptitud para que un nombre de dominio pueda ser considerado como un Derecho Previo de los se�alados en la lista cerrada del art�culo 2 del Reglamento, y en concreto, como una marca.
a) Los Derechos Previos del art�culo 2 del Reglamento y la imposibilidad de considerar un nombre de dominio como un Derecho Previo.
El art�culo 2 del Reglamento recoge, en una lista cerrada, los Derechos Previos, que son los siguientes:
1) Denominaciones de entidades validamente registradas en Espa�a, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en Espa�a.
2) Nombres civiles o seud�nimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, pol�ticos y figuras del espect�culo o del deporte.
3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones P�blicas y organismos p�blicos espa�oles.
Como se puede observar, los nombres de dominio no se encuentran entre los Derechos Previos a los que hace referencia el art�culo, si bien puede plantearse la cuesti�n sobre si pueden encuadrarse dentro de “otros derechos de propiedad industrial”.
Para ello, en primer lugar debemos analizar si el derecho conferido por la asignaci�n de un nombre de dominio presenta las singularidades necesarias para poder ser considerado como un derecho de propiedad industrial.
Pues bien, como es sabido, los derechos de propiedad industrial se caracterizan tanto por conferir a su titular un derecho exclusivo a utilizarlos en el tr�fico econ�mico, como por contener un ius prohibendi ejercitable erga omnes, de modo que el titular del derecho goza de la facultad de prohibir a terceros el uso del mismo.
As�, para poder considerar un nombre de dominio como un derecho de propiedad industrial, debe examinarse si �stos pueden cumplir ambas facultades.
En este sentido, en primer lugar debe se�alarse que la legislaci�n que regula los nombres de dominio (ni la Ley 34/2001, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci�n y del comercio electr�nico –LSSI-, ni el Plan Nacional) no califica como exclusivo el derecho del uso del nombre de dominio, puesto que simplemente considera el nombre de dominio a priori como una direcci�n electr�nica alfanum�rica que hace posible la comunicaci�n fluida de informaci�n entre los distintos equipos inform�ticos conectados a la Red.
En segundo lugar, debemos advertir que si bien no pueden existir dos nombres de dominio exactamente iguales, s� es posible que existan dos nombres de dominio iguales bajo diferentes Top Level Domains: as� por ejemplo, puede existir ‘’, ‘’, ‘’, ‘’, etc. Por tanto, el car�cter exclusivo predicable de los derechos de propiedad industrial, en los nombres de dominio deriva �nicamente de la configuraci�n del sistema de registro de los nombres de dominio que provoca que no puedan existir dos nombres de dominio con id�ntico nombre y extensi�n; es decir, la exclusividad no depende de razones jur�dicas sino de meros motivos t�cnicos.
En tercer lugar, en el memor�ndum de la Primera Asamblea de la OMPI sobre marcas y nombres de dominio, en el estudio de las dificultades existentes para poder considerar un nombre de dominio como un derecho de propiedad industrial, se se�al�, entre otras razones, que el poder considerar un nombre de dominio como un derecho de propiedad industrial podr�a llevar a la existencia de derechos de propiedad industrial sobre denominaciones gen�ricas, puesto que, como es sabido, los t�rminos gen�ricos pueden registrarse como nombres de dominio.
Por tanto, parece innegable afirmar, que los nombres de dominio no han sido configurados por el legislador como derechos de propiedad industrial, y en consecuencia no pueden considerarse dentro de los “otros derechos de propiedad industrial” como tales regulados en el art�culo 2 del Reglamento.
No obstante, no debe descartarse que el uso de un nombre de dominio pueda llevar al nacimiento de una marca, tal y como a continuaci�n analizaremos.
b) El nacimiento de una marca por el uso de un nombre de dominio.
La Demandante, conocedora de que un nombre de dominio no puede ser considerado como un Derecho Previo, a los efectos del art�culo 2 del Reglamento, alega el beneficio de la protecci�n reforzada que los signos no registrados notoriamente conocidos gozan en virtud del art�culo 6bis del Convenio de Par�s, en relaci�n con el apartado 5 del art�culo 34 y el apartado 3 del art�culo 3 de la Ley espa�ola 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al considerar que el nombre de dominio , cuya titularidad ostenta, se ha convertido por el uso en una marca no registrada notoriamente conocida.
Es innegable que, dado el grado actual de difusi�n de Internet en nuestra sociedad, un nombre de dominio, cuya funci�n primordial es la de servir como una direcci�n electr�nica alfanum�rica, puede llegar a cumplir funciones distintas dentro de Internet, pudiendo por su uso llegar a convertirse en una marca (sin que esto en ning�n caso quiera decir, como hemos visto, que el nombre de dominio sea un derecho de propiedad industrial).
No obstante, no podemos afirmar en ning�n caso que el nombre de dominio pueda llegar a obtener una protecci�n como marca por el simple hecho de ser usada en Internet, puesto que en ese caso, estar�amos asemejando la figura del nombre de dominio a la de la marca, sin necesidad de ninguna formalidad o registro previo que justifique su conversi�n.
Por tanto, el nombre de dominio s�lo podr� ser considerado como una marca cuando sea usado como una marca y desarrolle las funciones t�picas de �sta (funci�n indicadora del origen empresarial, funci�n indicadora de la calidad, funci�n condensadora del goodwill, funci�n publicitaria, etc.). Igualmente su protecci�n como marca no registrada deber� pasar por la prueba fehaciente de su uso generalizado como tal en la Red y fuera de ella, a trav�s, por ejemplo, de publicidad, propaganda, facturas, etc., donde se identifique y distinga la empresa y su actividad o prestaciones a trav�s de dicho nombre de dominio, es decir, en nuestro caso concreto .
Es importante destacar que en estos casos, no estaremos protegiendo el nombre de dominio como tal, sino por su conversi�n en marca, ya sea registrada o no registrada, derivada de su registro o uso en el tr�fico, dentro y fuera de la Red.
En conclusi�n podemos afirmar que la protecci�n de un nombre de dominio pasa por que sea considerado, al mismo tiempo, una marca, en cuyo caso podr� gozar de los derechos conferidos por el art�culo 34 de la Ley de Marcas para su protecci�n frente a terceros.
c) La consideraci�n de como una marca notoria no registrada.
A la vista de todo lo anteriormente expuesto, para poder considerar el nombre de domino de la Demandante como una marca notoria no registrada, y por tanto, poder ser tomada en consideraci�n como un Derecho Previo del art�culo 2 del Reglamento, debemos analizar si dicho nombre de dominio ha devenido por su uso en una marca notoria no registrada.
En este sentido, la Demandante si bien afirma y aporta cierta documentaci�n sobre la posible notoriedad como marca no registrada de , no prueba que ese uso se haga a t�tulo de marca.
Esto es as�, porque tanto de la informaci�n proporcionada, como de la documentaci�n que acompa�a la Demanda, no se desprende en ning�n caso el uso del dominio como marca, sino �nica y exclusivamente, como nombre de dominio.
En este sentido, la Demandante aporta un documento sobre las visitas medias diarias (6.657) que el nombre de dominio tiene; lo que efectivamente no hace sino corroborar que el uso que la Demandante hace de es un uso exclusivo como nombre de dominio.
Igualmente la Demandante afirma que goza de una elevada notoriedad, si bien nuevamente lo justifica exclusivamente mediante la aparici�n en un buscador de Internet (Google) de la p�gina Web que dicho nombre de dominio identifica.
Por tanto, el Experto concluye que, en el presente caso, el nombre de dominio no cumple una funci�n como marca, y por tanto, no procede analizar ni la posible notoriedad de la misma, ni por tanto, puede ser tenida en cuenta como un Derecho Previo de los regulados en el art�culo 2 del Reglamento.
6.2 Debate y conclusiones
Los presupuestos de la estimaci�n de la Demanda contenidos en el art�culo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el car�cter especulativo o abusivo del nombre de dominio en controversia son:
- que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea id�ntico u ofrezca semejanza que produzca confusi�n, con otros t�rminos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;
- que el Demandado carezca de derechos o intereses leg�timos en relaci�n con el nombre de dominio; y
- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
A. Reglas y principios aplicables
El art�culo 21 del Reglamento se�ala que el Experto resolver� la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio (“.ES”), resultar�n igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho espa�ol as� como los Tratados Internacionales en los que Espa�a sea pa�s firmante.
Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Pol�tica Uniforme para la resoluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que resulta razonable tomar en consideraci�n la doctrina que en su aplicaci�n han establecido Expertos del Centro en los �ltimos a�os, cuando los puntos examinados en esos procedimientos bajo la UDRP coincidan con los de la regulaci�n espa�ola, como ya se�alaron, entre otras, las Decisiones Estudios Universitarios Superiores de Andaluc�a S.L. v. Eusanet, S.L.,Caso OMPI No. DES2006-0005 y Hosteler�a y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI No. DES2006-0014.
B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
La Demandante ha demostrado a este Experto que es titular de dos Derechos Previos: la marca registrada “CAJA RURAL DE CANARIAS”, estando en vigor en la actualidad, y la denominaci�n social “Caja Rural de Canarias, Sociedad Cooperativa de Cr�dito”.
El nombre de dominio en disputa es .
La comparaci�n entre la marca compleja “CAJA RURAL DE CANARIAS” y el dominio debe llevarse a cabo con arreglo a la visi�n de conjunto, atendiendo al elemento concreto (elemento dominante) que goza de una singular fuerza distintiva dentro del conjunto de elementos que integran la marca correspondiente, porque el elemento dominante es precisamente el que prevalece en la visi�n de conjunto de la marca compleja.
As�, la marca compleja “CAJA RURAL DE CANARIAS”, est� formada por cuatro elementos, de los cuales, ‘Canarias’ y ‘de’ no deben ser tomados en consideraci�n para realizar la comparaci�n.
Efectivamente en relaci�n con el elemento ‘Canarias’ debemos afirmar que, como ya se ha razonado en otras Decisiones, las indicaciones geogr�ficas no pueden ser apropiables como marcas, con todo lo que ello conlleva de atribuci�n de un derecho exclusivo a su titular. Las denominaciones geogr�ficas pertenecen al dominio p�blico y s�lo podr�n constituir un signo distintivo cuando vayan acompa�adas de gr�ficos o t�rminos que las doten de distintividad. Como se manifiesta en la Decisi�n del Centro Empresa Municipal Promoci�n Madrid S.A. v. Easylink Services Corporation,Caso OMPI No. D2002-1110, una indicaci�n geogr�fica no cumple la funci�n de ser una marca de servicios o productos que identifiquen a su titular frente a los productos o servicios de otros competidores. En el mismo sentido pueden citarse Brisbane City Council v. Warren Bolton Consulting Pty. Ltd.,Caso OMPI No. D2001-0047; Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen v. Marcel Stenzel, Caso OMPI No. D2001-0348; o Province of Brabant Wallon v. Domain Purchase, NOLDC, Inv., Caso OMPI No. D2006-0778; Gobierno de Asturias v. Leonesa Asturiana de Servicios en Red,Caso OMPI No. D2007-1391.
En relaci�n con el elemento “de” no constituye un elemento que pueda reclamarse en exclusiva al no gozar de distintividad propia, por lo que carece de valor a efectos comparativos.
Por tanto, debe poder encontrarse en la marca en cuesti�n el elemento dominante entre los dos t�rminos “Caja” y “Rural”. En este sentido, el Experto considera que al tratarse ambos de t�rminos gen�ricos, carentes de distintividad propia, deben considerarse los dos elementos de manera conjunta como dominantes; es decir, “Caja Rural”, no compartiendo las afirmaciones de la Demandante que se�ala que el elemento dominante es “Rural”, puesto que por s� solo no puede representar ning�n producto o servicio de la Demandada.
A la vista de lo anterior, el Experto entiende que no existe confusi�n entre el nombre de dominio y la marca compleja de la Demandante.
En relaci�n con la denominaci�n social “Caja Rural de Canarias, Sociedad Cooperativa de Cr�dito”, tomando en consideraci�n que la indicaci�n “Sociedad Cooperativa de Cr�dito” no constituye un elemento que pueda reclamarse en exclusiva ni goza de distinvidad propia, nos encontrar�amos nuevamente con la comparaci�n del conjunto de elementos “Caja Rural de Canarias”, por lo que le son aplicables todas las consideraciones antes expuestas en cuando al resto de elementos o part�culas que conforman la denominaci�n social de la Demandante. Por estas razones, el Experto entiende nuevamente que no existe confusi�n entre el nombre de dominio y la denominaci�n social de la Demandante.
Por tanto, corresponde no aceptar como cumplido el primer requisito exigido en el art�culo 2 del Reglamento, al no considerar que pueda existir confusi�n entre la marca y denominaci�n social de la Demandante, y el nombre de dominio impugnado.
No cumpli�ndose el primer requisito, no procede continuar el examen de los dem�s.
En definitiva, debe concluirse que no se cumple el primer presupuesto para la estimaci�n de la Demanda contenido en el art�culo 2 del Reglamento. El Experto desea se�alar que tom� su decisi�n despu�s de una deliberaci�n cuidadosa, dado en especial la ausencia de una respuesta substantiva del Demandado y la identidad entre el nombre de dominio impugnado y un nombre de dominio registrado en el dominio “.com” por el Demandante. La decisi�n se basa simplemente en la falta de evidencia en la Demanda del uso de la marca en una manera que permita hallar una semejanza que produzca confusi�n entre el nombre de dominio impugnado y esos derechos marcarios, y no presume ni sugiere la existencia de un inter�s leg�timo del Demandado. Sin perjuicio de ello, el Experto quiere dejar constancia de que se atiene exclusivamente a la aplicaci�n del Reglamento y el Demandante ser� libre de plantear la cuesti�n ante los Tribunales ordinarios competentes, invocando fundamentos diferentes de los que presiden el Reglamento que son los �nicos que se pueden juzgar en este procedimiento.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Mar�a Baylos Morales
Expert
Fecha: 13 de febrero de 2008
Full & Egal Universal Law Academy