Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Gabrielle Studio, Inc. y The Donna Karan Company LLC c. Javier Amador Castillo
Caso No. DES2008-0003
1. Las Partes
Las demandantes son Gabrielle Studio, Inc. y The Donna Karan Company LLC, Nueva York, Estados Unidos de Am�rica, representada por Elzaburu, Espa�a, con domicilio en (en adelante, las “Demandantes”).
El demandado es Javier Amador Castillo, con domicilio en Madrid, Espa�a (en adelante, el “Demandado”).
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
El registrador del Nombre de Dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
El escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 5 de febrero de 2008. El mismo d�a el Centro envi� a ESNIC, por medio de correo electr�nico, una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el Nombre de Dominio. El 6 de febrero de 2008 ESNIC envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (en adelante, el “Reglamento”).
De conformidad con los art�culos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 8 de febrero de 2008. De conformidad con el p�rrafo 5a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 28 de febrero de 2008. El Demandado no contest� a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific� al Demandado su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda el 3 de marzo de 2008.
El Centro nombr� a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 13 de marzo de 2008, recibiendo la correspondiente declaraci�n de aceptaci�n y de imparcialidad e independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Las Demandantes
Las Demandantes en este procedimiento son:
- Gabrielle Studio, Inc., sociedad estadounidense constituida en 1984 por la dise�adora de moda Donna Karan, encargada de la gesti�n a nivel internacional de la cartera de marcas y nombres de dominio basados en la denominaci�n “DKNY”. Las mencionadas marcas fueron originalmente registradas por D� Donna Karan, la cual transfiri� en julio de 1996 los correspondientes registros a favor de esta sociedad; y
- The Donna Karan Company LLC, sociedad estadounidense igualmente constituida en 1985 por D� Donna Karan, a trav�s de la cual se articula la comercializaci�n a nivel internacional todo tipo de productos y dise�os, de entre los cuales destacan especialmente los productos identificados bajo la marca DKNY.
Gabrielle Studio, Inc. interviene en este procedimiento en su calidad de titular de los registro de marca alegados para basar la Demanda, mientras que The Donna Karan Company LLC interviene en su calidad de licenciataria de las marcas DKNY, las cuales utiliza a nivel internacional desde hace m�s de veinte a�os.
Tal y como se ha indicado anteriormente ambas compa��as fueron constituidas y se encuentran estrechamente vinculadas a la dise�adora de moda Donna Karan, la cual se ha convertido en referente mundial en el �mbito de la moda. En efecto, sus dise�os y productos son reconocidos en m�ltiples mercados y se encuentran completamente vinculados a la denominaci�n “DKNY” la cual ha adquirido renombre mundial, tal y como han acreditado las Demandantes al aportar en la Demanda numerosa documentaci�n confirmando dicho renombre.
De acuerdo con lo se�alado con anterioridad, Gabrielle Studio, Inc. es titular de numerosos registros de marcas basados en la denominaci�n “DKNY” en m�ltiples jurisdicciones. As�, dicha sociedad es titular de los siguientes registros con efectos en Espa�a, entre los que cabe citar:
- La marca espa�ola n� 1301733 DKNY, registrada con efectos desde el 13 de febrero de 1989, en la clase 18 del Nomenclator Internacional;
- La marca espa�ola n� 1301734 DKNY, registrada con efectos desde el 13 de febrero de 1989, en la clase 25 del Nomenclator Internacional;
- La marca espa�ola n� 2253925 DKNY, registrada con efectos desde 19 de agosto de 1999, en la clase 35 del Nomenclator Internacional;
- La marca comunitaria n� 142323 DKNY, registrada con efectos desde el 1 de abril de 1996, en las clases 3, 9, 14, 18 y 25 del Nomenclator Internacional; y
- La marca comunitaria n� 2282879 DKNY, registrada con efectos desde el 2 de julio de 2001, en la clase 35 del Nomenclator Internacional.
Estas marcas se incluyen dentro de una amplia cartera de signos distintivos de gran presencia y renombre tanto en el mercado espa�ol como el europeo en general.
El Demandado
El Demandado es un ciudadano espa�ol con domicilio aparente en Madrid. Al no haberse personado en forma alguna en el presente procedimiento, el Demandado no ha aportado informaci�n adicional sobre sus actividades profesionales ni las razones que le llevaron a registrar el Nombre de Dominio.
En este sentido, el �nico dato que ha podido constatar el Experto es que el Demandado es igualmente titular del nombre de dominio , el cual fue registrado en la misma fecha que el Nombre de Dominio y, al igual que �ste, corresponde a marcas notorias de terceros sin que, aparentemente, exista relaci�n alguna entre dichos terceros y el Demandado.
El Nombre de Dominio
El Nombre de Dominio fue registrado el 21 de agosto de 2006, y en un primer momento estuvo conectado a un servicio de “aparcamiento” de nombres de dominio, en virtud del cual la Demandante ha acreditado documentalmente que el Demandado obten�a ingresos por cada visita que recib�a.
El 7 de enero de 2008, y tras tener conocimiento del registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado, las Demandantes le remitieron un requerimiento exigiendo la transferencia del Nombre de Dominio. El 10 de enero de 2008, el Demandado respondi� a las Demandantes, poniendo de manifiesto su voluntad de transferir a su favor el Nombre de Dominio. Asimismo, el Demandado desactiv� el sitio web conectado al Nombre de Dominio. No obstante, y a pesar del reconocimiento por parte del Demandado de los derechos de las Demandantes sobre el Nombre de Dominio y de numerosos intentos por parte de aqu�llas para articular la transferencia del mismo, dicha transferencia no se ha podido ejecutar como consecuencia de la falta de colaboraci�n del Demandado.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
En la Demanda alegan las Demandantes:
- Que son titulares de numerosos registros marcarios internacionales, comunitarios y espa�oles basados en la denominaci�n “DKNY”, la cual ha obtenido un gran renombre derivado del �xito de los dise�os y productos comercializados por las Demandantes bajo las mencionadas marcas;
- Que el Demandado registr� el Nombre de Dominio el 21 de agosto de 2006, y que inicialmente lo utiliz� para desviar usuarios de Internet a un sitio de aparcamiento de nombres de dominio, actividad que, aparte de generarle beneficios por cada visita que se produc�a, fomentaba el acceso a otros sitios web en los que se ofrec�an productos competidores de los dise�ados y comercializados por las Demandantes;
- Que la conducta descrita constituye una evidente muestra de mala fe, da�ando los intereses e incluso la reputaci�n de las marcas DKNY titularidad de las Demandantes;
- Que, tras descubrir el registro y uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado, las Demandantes le remitieron un requerimiento inst�ndole a cesar en dicho uso y a transferirles el Nombre de Dominio. Dicho requerimiento fue parcialmente atendido por el Demandado quien, tras reconocer sus derechos, desactiv� el sitio web conectado al Nombre de Dominio. No obstante, dicha transferencia no se pudo ejecutar ante la falta de colaboraci�n del Demandado;
- Que el Demandado es igualmente titular del nombre de dominio , correspondiente, como en el caso del Nombre de Dominio, a marcas renombradas titularidad de terceros. Las Demandantes consideran en este sentido que el registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado debe encuadrarse dentro de una conducta evidente de mala fe;
- Que el Nombre de Dominio es id�ntico a las marcas DKNY de las que Gabrielle Studio, Inc. es titular y The Donna Karan Company LLC licenciataria;
- Que el Demandado no ostenta derecho o inter�s leg�timo alguno que justifique su actuaci�n al registrar y utilizar el Nombre de Dominio;
- Que el Demandado registr� y ha utilizado el Nombre de Dominio de mala fe, con el �nimo evidente de aprovecharse de las marcas DKNY para atraer a su propia p�gina web a consumidores, con el fin de obtener ingresos derivados de dichas visitas. En este sentido, las Demandantes recuerdan el car�cter notorio de sus marcas y, por tanto, el evidente atractivo que supone el Nombre de Dominio, al basarse literalmente en las siglas “DKNY”; y
- Que, atendiendo a los argumentos indicados, el Nombre de Dominio deber�a ser transferido a favor de Gabrielle Studio, Inc.
B. Demandado
El Demandado no contest� a las alegaciones de las Demandantes ni se ha personado de forma alguna en el marco del presente procedimiento
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el Reglamento, las Demandantes deben acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el car�cter id�ntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un t�rmino sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos.
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses leg�timos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio.
(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.
A continuaci�n se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso. No obstante, antes de proceder a dicho an�lisis, este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretaci�n de las circunstancias aplicables a este caso, se servir� de la interpretaci�n dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicaci�n de la Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante, la “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboraci�n del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver la decisi�n en Citigroup, Inc. y Citibank N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani,Caso OMPI No. DES2006-0001, en Ladbrokes Internacional Limited v. Hostinet, S.L.,Caso OMPI No. DES2006-0002; o en Ferrero, S.p.A , Ferrero Ib�rica, S.A. v. Maxtersolutions C.B, Caso OMPI No. DES2006-0003.).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es id�ntico o confusamente similar con una denominaci�n sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluy�ndose dentro de la definici�n de dicho concepto establecida por el art�culo 2 del Reglamento las marcas con efectos en Espa�a.
En este sentido, cabe recordar simplemente que la Demandante es titular de numerosos registros de espa�oles y comunitarios basados en la denominaci�n “DKNY”, la cual deben considerarse, a efectos del Reglamento, id�nticas al Nombre de Dominio. En efecto, en ning�n caso la inclusi�n del sufijo “.es” puede considerarse como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuraci�n t�cnica actual del sistema de nombres de dominio. As� lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172; Caja de Ahorros de la Inmaculada de Arag�n c. Oscar Espinosa Com�n, Caso OMPI No. D2005-1029.
De este modo, este Experto considera que las Demandantes han demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.
B. Derechos o intereses leg�timos
El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, deben probar las Demandantes es que el Demandado no ostenta derecho o inter�s leg�timo alguno sobre el Nombre de Dominio.
En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos —de car�cter meramente enunciativo— en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio en cuesti�n y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza de forma leg�tima. En concreto, tales supuestos son:
(i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepci�n de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios.
(ii) Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, a�n cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
(iii) Haber hecho un uso leg�timo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intenci�n de desviar a los consumidores de forma equ�voca o de empa�ar el buen nombre de las marcas de la Demandante.
En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un inter�s leg�timo por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, teniendo en cuenta las circunstancias probadas por las Demandantes, el Experto considera que:
(i) El Demandado no ha utilizado el Nombre de Dominio en un modo que pueda considerarse siquiera m�nimamente conectado a un genuino derecho o inter�s leg�timo. En efecto, la conducta del Demandado consistente en utilizar el Nombre de Dominio para su propio provecho cesando solamente cuando fue requerido por las Demandantes, sumada al car�cter inequ�vocamente distintivo del Nombre de Dominio, excluyen completamente la eventual existencia de un uso l�cito de aqu�l por parte del Demandado;
(ii) Dado el car�cter inequ�vocamente referido a las marcas DKNY del Nombre de Dominio y las obvias diferencias entre el mismo y el nombre del Demandado, parece igualmente obvio que �ste en ning�n momento ha sido conocido bajo la denominaci�n “DKNY”, para cuyo uso tampoco hab�a sido autorizado por parte de las Demandantes;
(iii) Dif�cilmente podr�a considerarse que el Demandado ha hecho un uso leg�timo u ostenta un inter�s leg�timo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere de modo obvio e inequ�voco a las marcas de las que las Demandantes son titular y licenciataria, sin que cupiera razonablemente un uso por parte del Demandado que no constituyera una infracci�n de los derechos de las Demandantes; y
(iv) La falta de personaci�n del Demandado en el presente procedimiento, y por tanto la falta de aportaci�n de argumento alguno en defensa del registro del Nombre de Dominio por su parte, ha impedido al Experto adoptar una postura distinta a la expresada en este decisi�n.
Teniendo en cuenta todo lo expresado en este punto, el Experto considera que las Demandantes han acreditado que el Demandado no ostenta derecho o inter�s leg�timo alguno sobre el Nombre de Dominio.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que las Demandantes prueben que el Demandado ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.
En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente decisi�n, el Demandado no ostenta derecho o inter�s leg�timo alguno sobre el Nombre de Dominio.
Habida esta circunstancia, es dif�cil imaginar que el Demandado pudiera haber registrado de buena fe el Nombre de Dominio, atendiendo especialmente al car�cter renombrado de las marcas DKNY y que dicha denominaci�n se encuentra obviamente vinculada a las Demandantes.
Esta percepci�n se ve reforzada por el hecho que el Demandado es titular igualmente de otro nombre de dominio compuesto por la combinaci�n de otras marcas renombradas. Este hecho, sumado al reconocimiento del Demandado de su conocimiento de las marcas de las Demandantes y de los derechos de �stas sobre las mismas y a la ausencia de argumentos del Demandado en su propia defensa en el marco del presente procedimiento, conducen al Experto a considerar que el Nombre de Dominio fue registrado de mala fe en el sentido del Reglamento.
En este mismo sentido, cabe se�alar que la identidad existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace imposible imaginar un uso futuro del mismo que no supusiera una infracci�n de los derechos de aqu�lla. Dicha interpretaci�n coincide plenamente con la adoptada en otros procedimientos basados en circunstancias parecidas a las que se dan en este procedimiento (ver, por ejemplo, Bugatti International S.A. c. Eduardo Landa Iturricha, Caso OMPI No. DES2006-0010, Gas Gas Motos, S.A. c. Luis Nieto Montero,Caso OMPI No. DES2006-0013, Endebe Catalana, S.L. c. Ram�n Ortiz Ortiz,Caso OMPI No. DES2006-0028).
Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el art�culo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido a Gabrielle Studio, Inc.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto �nico
Fecha: 28 de marzo de 2008
Full & Egal Universal Law Academy