Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Heineken Espa�a, S.A. c. Rub�n Omar Garc�a Mantec�n
Caso No. DES2008-0008
1. Las Partes
La parte demandante es Heineken Espa�a, S.A., con domicilio en Sevilla, Espa�a, representada por Landwell- Pricewaterhousecoopers, Sevilla, Espa�a (en adelante, la “Demandante”).
La parte demandada es Rub�n Omar Garc�a Mantec�n, con domicilio en Torremolinos, Espa�a (en adelante, el “Demandado”).
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
El registrador del Nombre de Dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La demanda (en adelante, la “Demanda”) se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 10 de marzo de 2008. El 11 de marzo de 2008, el Centro envi� a ESNIC por medio de correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el Nombre de Dominio. El 12 de marzo de 2008, ESNIC envi� al Centro, por v�a de correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular del registro del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n.
El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (en adelante, el “Reglamento”).
De conformidad con los Art�culos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de marzo de 2008. De conformidad con el art�culo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 6 de abril de 2008. El Demandado present� su escrito de contestaci�n a la Demanda (en adelante, la “Contestaci�n a la Demanda”) el 3 de abril de 2008.
El Centro nombr� a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 11 de abril de 2008, recibiendo la correspondiente declaraci�n de aceptaci�n y de imparcialidad e independencia, de conformidad con el Art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
4.1. La Demandante
La Demandante es la filial espa�ola del Grupo Heineken, uno de los principales grupos fabricantes de cerveza del mundo, encarg�ndose de la distribuci�n y promoci�n de los productos Heineken en territorio espa�ol. A tal efecto la Demandante ha venido utilizando el eslogan “Piensa en verde” desde hace a�os tanto en la publicidad de sus productos cerveceros como en el patrocinio de diversas actividades culturales y sociales.
Heineken Brouwerijen, BV, sociedad holandesa matriz de la Demandante, es titular desde 1998 de m�s de cuarenta registros de marcas mixtas espa�olas basados en la denominaci�n “Piensa en verde”. Asimismo, la Demandante ha aportado al presente procedimiento un documento en el que la mencionada sociedad holandesa la autoriza expresamente a instar el presente procedimiento, a fin de reclamar la transferencia a su favor del Nombre de Dominio.
En relaci�n con las mencionadas marcas PIENSA EN VERDE, la Demandante ha aportado numerosa documentaci�n acreditando la alta inversi�n realizada por el Grupo Heineken a nivel internacional y, en particular, en Espa�a, para la promoci�n de las mismas. As�, la Demandante ha probado que entre los a�os 1999 y 2004 el Grupo Heineken ha realizado en Espa�a una inversi�n de casi noventa millones de euros para la promoci�n de las marcas PIENSA EN VERDE y su asociaci�n con los productos cerveceros Heineken. En este sentido, se han aportado numerosos materiales acreditando la intensa promoci�n de las mencionadas marcas en Espa�a, tanto en medios impresos como audiovisuales, sonoros y electr�nicos. Igualmente, se han aportado pruebas del uso recurrente de las marcas PIENSA EN VERDE en relaci�n con eventos culturales tan relevantes en Espa�a como son el festival de jazz de San Sebasti�n, el festival internacional de Benicassim o el festival de m�sica de Madrid (Festimad).
Atendiendo a la documentaci�n aportada por la Demandante, el Experto considera que �sta ha acreditado suficientemente el car�cter notorio en Espa�a de las marcas PIENSA EN VERDE y su vinculaci�n con la Demandante y los productos cerveceros que distribuye y promociona en Espa�a.
4.2. El Demandado
El Demandado es un ciudadano espa�ol que, de acuerdo con lo indicado en la Contestaci�n a la Demanda, se dedica a la venta al por menor, entre otros, de productos de jardiner�a tanto a trav�s de una tienda f�sica llamada “Rinc�n Verde”, ubicada en la localidad malague�a de Torremolinos, como de una tienda en Internet, ubicada en el sitio web conectado al Nombre de Dominio (que, a su vez, se encuentra vinculado al portal “”, igualmente operado por el Demandado).
Cabe se�alar que las actividades de jardiner�a promovidas por el Demandado parecen encontrarse estrechamente vinculadas al cultivo del c��amo. As� lo considera el Experto tras haber revisado las fotograf�as del establecimiento del Demandado, aportadas en la Contestaci�n a la Demanda, en las que se incluyen numerosas representaciones de la hoja del c��amo as� como otros productos vinculados al mismo (como, por ejemplo, pipas para su consumo). La misma impresi�n se extrae tras visitar el sitio web conectado al Nombre de Dominio, en cuya p�gina de arranque se incluye de forma destacada un gr�fico representando una hoja de marihuana.
4.3. El Nombre de Dominio
El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 10 de junio de 2006. En el momento de presentarse la Demanda el Nombre de Dominio se encontraba conectado al sitio web “R”, operado por el Demandado y en el que, tal como se ha se�alado con anterioridad, se ofrece una amplia variedad de productos y utensilios de jardiner�a, aparentemente conectados con el cultivo de c��amo.
De acuerdo con lo indicado en la Contestaci�n a la Demanda, el Demandado registr� el Nombre de Dominio por su car�cter gen�ricamente referido al �mbito de la jardiner�a, ofreciendo una buena descripci�n de la voluntad de uso del correspondiente sitio web.
Con car�cter previo a la presentaci�n de la Demanda, la Demandante contact� con el Demandado a fin de obtener la transferencia del Nombre de Dominio. En el marco de dichos contactos el Demandado indic� su disponibilidad a proceder a dicha transferencia, siempre que la Demandante le compensase los gastos en los que hab�a incurrido respecto al registro del Nombre de Dominio as� como respecto a la puesta en marcha de su tienda a trav�s de Internet. En este sentido, el Demandado solicit� a la Demandante el pago de 12.230 Euros, cantidad que, seg�n indica en la Contestaci�n a la Demanda, correspond�a a los gastos en los que hab�a incurrido como consecuencia del desarrollo de los contenidos incluidos en el correspondiente sitio web, del registro y mantenimiento del Nombre de Dominio as� como a otros gastos de explotaci�n. Finalmente las partes no llegaron a un acuerdo y no fue posible la transferencia del Nombre de Dominio.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
En la Demanda alega la Demandante:
- Que el Nombre de Dominio es id�ntico a la denominaci�n sobre la que la Demandante ostenta derechos previos, en el sentido previsto por el Reglamento. En efecto, indica la Demandante es licenciataria de numerosas marcas espa�olas basadas en el eslogan “Piensa en verde”;
- Que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas ni de raz�n social alguna que pueda justificar la tenencia por su parte del Nombre de Dominio. De hecho, ni siquiera la denominaci�n de la tienda “El Rinc�n Verde” titularidad del Demandado corresponde o est� relacionada con la denominaci�n “Piensa en verde”. Tampoco ha sido autorizado por la Demandante a registrar o usar el Nombre de Dominio, por lo que es obvio que el Demandado no ostenta un derecho o inter�s leg�timo sobre el Nombre de Dominio, especialmente si se tiene en cuenta que �ste corresponde a una marca notoriamente conocida en Espa�a y de gran prestigio;
- Que el Demandado registr� el Nombre de Dominio con la �nica finalidad de aprovecharse de la reputaci�n del eslogan “Piensa en verde” (evidentemente referido a la Demandante), lo cual es una muestra de su mala fe, especialmente si se tiene en cuenta el car�cter renombrado del mencionado eslogan y de las correspondientes marcas sobre las que la Demandante ostenta derechos;
- Que el Demandado se sirve del Nombre de Dominio para promocionar y operar en Internet un negocio de venta de productos relacionados con la marihuana o cannabis y otras sustancias psicotr�picas y para ello est� utilizando las marcas vinculadas a la Demandante, las cuales gozan de una amplia aceptaci�n en el mercado espa�ol; y
- Que, atendiendo a todo lo expuesto, el Nombre de Dominio deber�a ser transferido a favor de la Demandante.
B. Demandado
El Demandado alega en la Contestaci�n a la Demanda:
- Que la Demandante no ha acreditado el uso de sus marcas PIENSA EN VERDE, por lo que cabe cuestionar la validez de las mismas, al menos por lo que ata�e al presente procedimiento;
- Que el Demandado registr� el Nombre de Dominio b�sicamente por su car�cter gen�rico y por su estrecha relaci�n con las actividades y productos de jardiner�a que ofrece a trav�s de su tienda f�sica y su tienda a trav�s de Internet. De hecho, ha utilizado dicha denominaci�n en Internet desde el mes de diciembre de 2002, momento en que registr� como su direcci�n de correo electr�nico los nombres “piensaenverde@” y “piensaenverde@”. El Demandado indica que en ese momento no registr� el Nombre de Dominio porque sus modestos recursos le impidieron afrontar los gastos vinculados al registro del mismo, as� como la puesta en marcha del correspondiente sitio web. Dicha situaci�n cambi� en 2006, permitiendo al Demandado registrar el Nombre de Dominio y proceder al desarrollo y puesta en marcha del citado sitio web. En este sentido, indica el Demandado que ha gastado 12.230 Euros en tal registro y puesta en marcha, cantidad que, en el marco de las negociaciones previas a este procedimiento con la Demandante solicit� a �sta para la transferencia del Nombre de Dominio;
- Que las actividades que desarrolla a trav�s del Nombre de Dominio son plenamente legales, sin que los productos que ofrece en el correspondiente sitio web deban dirigirse necesariamente al cultivo del c��amo, sino que pueden utilizarse para cualquier tipo de cultivo;
- Que la denominaci�n en la que se basa el Nombre de Dominio es totalmente gen�rica y, por tanto, la Demandante no puede pretender ostentar un monopolio sobre la misma en Internet;
- Que la actuaci�n de la Demandante antes y durante este procedimiento ha sido totalmente maliciosa; y
- Que, atendiendo a lo indicado, el Experto deber�a rechazar las pretensiones de la Demandante y mantener el registro del Nombre de Dominio a favor del Demandado.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el car�cter id�ntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un t�rmino sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos.
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses leg�timos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio.
(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.
A continuaci�n se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso. No obstante, antes de proceder a dicho an�lisis, este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretaci�n de las circunstancias aplicables a este caso, se servir� de la interpretaci�n dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicaci�n de la Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante, la “Pol�tica UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboraci�n del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver la decisi�n en Citigroup, Inc. y Citibank N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani,Caso OMPI No. DES2006-0001, en Ladbrokes Internacional Limited v. Hostinet, S.L.,Caso OMPI No. DES2006-0002; o en Ferrero, S.p.A , Ferrero Ib�ria, S.A. v. Maxtersolutions C.B, Caso OMPI No. DES2006-0003.).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El primero de los elementos que la Demandante debe acreditar es que el Nombre de Dominio es id�ntico o confusamente similar respecto a un t�rmino sobre el que aqu�lla alega poseer derechos previos.
Cabe recordar que las marcas registradas ante la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas se incluyen dentro de la definici�n de “derecho previo” prevista por el Reglamento, por lo que en relaci�n con este primer elemento la cuesti�n clave es determinar si el nombre de dominio es id�ntico o confusamente similar respecto a las marcas PIENSA EN VERDE de las que la Demandante es licenciataria.
No obstante, antes de proceder a dicha comparaci�n, es preciso analizar una de las principales alegaciones del Demandado. �ste ha indicado de forma recurrente en la contestaci�n a la Demanda que la denominaci�n “Piensa en verde” es gen�rica y que, por tanto, la Demandante no deber�a ostentar un derecho excluyente sobre la misma y, consiguientemente, sobre el Nombre de Dominio. En el marco del Reglamento dicha alegaci�n debe ser rechazada. En efecto, la Demandante ha probado ostentar derechos sobre una serie de marcas y, por tanto, ha acreditado la existencia de unos derechos previos sobre la denominaci�n “Piensa en verde”, de plena conformidad con lo previsto por el Reglamento. Si el Demandado considera que dicha denominaci�n no deber�a ser objeto de registro como marca espa�ola, cuenta con medios para atacar dicho registro, pero esta pretensi�n supera de forma clara el �mbito de este procedimiento.
Habiendo realizado dicha puntualizaci�n, cabe resolver sobre el car�cter id�ntico o no entre el Nombre de Dominio y las marcas PIENSA EN VERDE. Al comparar dicha denominaci�n con el Nombre de Dominio se constata que la �nica diferencia existente es que el Nombre de Dominio incluye el sufijo “.es”, mientras que las mencionadas marcas no lo incluyen.
No parece que la inclusi�n del sufijo “.es” en el Nombre de Dominio debe ser considerado como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuraci�n t�cnica actual del sistema de nombres de dominio. As� lo han considerado numerosas decisiones aplicando la Pol�tica UDRP como, por ejemplo, en el New York Life Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812,; en A & F Trademark Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night,Caso OMPI No. D2003-0172 o en Caja de Ahorros de la Inmaculada de Arag�n c. Oscar Espinosa Comin, Caso OMPI No. D2005-1029.
De este modo, este Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.
B. Derechos o intereses leg�timos
El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta derecho o inter�s leg�timo alguno sobre el Nombre de Dominio.
En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos —de car�cter meramente enunciativo— en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio en cuesti�n y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza de forma leg�tima. En concreto, tales supuestos son:
(i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepci�n de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios.
(ii) Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, a�n cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
(iii) Haber hecho un uso leg�timo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intenci�n de desviar a los consumidores de forma equ�voca o de empa�ar el buen nombre de las marcas de la Demandante.
En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un inter�s leg�timo por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio. En este sentido cabe recordar que el principal argumento del Demandado para defender sus derechos sobre el Nombre de Dominio se basa en el hecho de que en diciembre de 2002 ya registr� dos direcciones de correo electr�nico cuyo titular se identificaba como “piensaenverde”. Esta alegaci�n, no obstante, no parece lo suficientemente fundada como para permitir considerar al Experto que el Demandado efectivamente ostenta un derecho o inter�s leg�timo. A tal efecto cabe tener en cuenta:
- Que el mero registro de dos direcciones de correo electr�nico no supone un t�tulo lo suficientemente acreditativo del efectivo uso de esta denominaci�n por parte del Demandado en sus transacciones comerciales. De hecho, cabe recordar que a finales de 2002 el Demandado no hubiera podido registrar el Nombre de Dominio, puesto que la reglamentaci�n aplicable en ese momento respecto al registro de nombres de dominio .ES hubiera requerido que probara ser titular de una marca o un nombre registrado id�ntico al Nombre de Dominio, condiciones que, de acuerdo con lo indicado por el propio Demandado, no cumpl�a, ni, de hecho, cumple;
- Que incluso ignorando lo indicado en el punto anterior hay que tener en cuenta que el Demandado utiliza como denominaci�n de su tienda f�sica y su tienda online el nombre “Rinc�n Verde” y no “piensa en verde”. Por tanto, no parece que este �ltimo sea el nombre por el que se le conozca en el marco de sus transacciones comerciales o, como m�nimo, el Demandado no ha acreditado lo contrario en este procedimiento; y
- Que, seg�n lo alegado por el Demandado, el registro de las citadas direcciones de correo electr�nico se produjo a finales de 2002. Es decir, atendiendo a los datos aportados por la Demandante, dicho registro se produjo en un momento en que la Demandante ya hab�a realizado una inversi�n en publicidad de las marcas PIENSA EN VERDE en Espa�a de m�s de cincuenta millones de euros, habi�ndose promocionado ya tales marcas durante cuatro a�os. Como consecuencia de ello, y atendiendo de nuevo a los estudios y otras pruebas aportadas en la Demanda, cabr�a considerar que en diciembre de 2002 las citadas marcas ya eran notorias en Espa�a.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que dif�cilmente podr�a considerarse que el Demandado ha hecho un uso leg�timo u ostenta un inter�s leg�timo en general sobre el Nombre de Dominio cuando el mismo se refiere de modo relativamente obvio a las marcas de las que la Demandante es licenciataria, sin que cupiera razonablemente un uso por parte del Demandado que no constituyera una infracci�n de los derechos de la Demandante.
Teniendo en cuenta todo lo expresado en este punto, el Experto considera que la Demandante ha acreditado que el Demandado no ostenta derecho o inter�s leg�timo alguno sobre el Nombre de Dominio.
C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe
El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.
En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente decisi�n, el Demandado no ostenta derecho o inter�s leg�timo alguno sobre el Nombre de Dominio.
Habida esta circunstancia, es dif�cil imaginar que el Demandado pudiera haber registrado de buena fe el Nombre de Dominio, atendiendo especialmente al car�cter notorio de las marcas PIENSA EN VERDE y que dicha denominaci�n se encuentra obviamente vinculada a la Demandante y a los productos que distribuye en Espa�a.
Atendiendo a dichas circunstancias, es dif�cil imaginar que se produjo una coincidencia desafortunada y que el Demandado no tuviera claro en el momento de registrar el Nombre de Dominio que el mismo se correspond�a con las marcas utilizadas por la Demandante.
En este mismo sentido, cabe se�alar que la identidad existente entre las marcas licenciadas a favor de la Demandante y el Nombre de Dominio hace imposible imaginar un uso del mismo que no supusiera una infracci�n de los derechos de aqu�lla. Dicha interpretaci�n coincide plenamente con la adoptada en otros procedimientos basados en circunstancias parecidas a las que se dan en este procedimiento (ver, por ejemplo, Bugatti International S.A. c. Eduardo Landa Iturricha, Caso OMPI No. DES2006-0010, Gas Gas Motos, S.A. c. Luis Nieto Montero,Caso OMPI No. DES2006-0013, Endebe Catalana, S.L. c. Ram�n Ortiz Ortiz,Caso OMPI No. DES2006-0028).
Asimismo, el hecho de que el Nombre de Dominio fuera ofrecido en venta a la Demandante por un precio superior a los costes de registro soportados por el Demandado (debi�ndose excluir los dem�s gastos incurridos por el Demandado, al no estar directamente vinculados a la tenencia del Nombre de Dominio) es otra muestra del uso de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado. As� se ha considerado en numerosas decisiones adoptadas en circunstancias parecidas (ver, por ejemplo, Sanofi Aventis c. Holger Kirgiz,Caso OMPI No. DES2006-0007; Clariden Holding AG c. Pablo Pilo de la Fuente,Caso OMPI No. DES2006-0018; o Tomtom Internacional B.V. c. Beta 5 Soluciones Inform�ticas, S.L.,Caso OMPI No. DES2006-0030).
Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el art�culo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a Heineken Espa�a, S.A.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto �nico
Fecha: 2 de mayo de 2008
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