Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Panrico S.L. c. Ismael Domingo Revelles
Caso N� DES2008-0009
1. Las Partes
La Demandante es Panrico S.L., Esplugues de Llobregat, Barcelona, Espa�a.
El Demandado es Ismael Domingo Revelles, Barcelona, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es la entidad ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 25 de marzo de 2008. El 26 de marzo de 2008 el Centro envi� a ESNIC mediante correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 27 de marzo de 2008 ESNIC envi� al Centro, mediante correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n.
El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (en adelante, el “Reglamento”).
De conformidad con los p�rrafos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2 de abril de 2008. De conformidad con el art�culo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 22 de abril de 2008. En fecha 2 de abril de 2008 el Centro hizo notar al representante del Demandante la falta de una copia adicional de la Demanda, as� como de todos los documentos que la acompa�an. Con fecha 3 de abril de 2008, el representante autorizado del Demandante acus� recibo del anterior aviso y procedi� a enviar el ejemplar restante. El Demandado no contest� a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific� al Demandado su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda con fecha 24 de abril de 2008.
El Centro nombr� a Jos� Carlos Erdozain como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 5 de mayo de 2008, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Son hechos probados en el presente procedimiento los siguientes.
El Demandado es titular del nombre de dominio , el cual fue registrado el d�a 18 de noviembre de 2005.
La Demandante es una reputada empresa espa�ola que opera en el sector de la alimentaci�n. Es titular de los siguientes registros marcarios: Marca espa�ola N� 717.388 DONETTES, denominativa, la cual fue solicitada en fecha 12 de junio de 1973, (para la clase 30 del nomencl�tor internacional) y se registr� finalmente con fecha 4 de mayo de 1976; marca comunitaria N� 2.436.715, DONETTES, mixta, solicitada en fecha 5 de noviembre de 2001 (para clases 29 y 30), y registrada con fecha 28 de febrero de 2003. Las marcas mencionadas se encuentran en vigor.
La marca DONETTES goza en Espa�a de renombre, siendo conocida ampliamente por los consumidores. Ello se demuestra no solamente por informes sobre prospecciones realizadas entre los consumidores acerca de conocimiento de aqu�lla, sino tambi�n por la acreditaci�n efectuada por la Demandante de gastos en publicidad; porcentajes de distribuci�n del producto identificado por dicha marca en el sector de la boller�a frita; la implantaci�n del producto en Espa�a a nivel de distribuidor, o el gasto de publicidad efectuado en relaci�n con el producto “Donettes”, entre otros datos a tener en cuenta.
El Demandado no ha acreditado ser titular de un derecho de marca, o de cualquier otro tipo, sobre el t�rmino “donettes”.
La Demandante no ha concedido al Demandado licencia alguna de uso sobre la marca DONETTES.
El Demandado no ha demostrado ser conocido en el mercado espa�ol bajo la denominaci�n “donettes”.
Con fecha de 4 de mayo de 2006 y de 7 de marzo de 2008, representantes autorizados de la Demandante dirigieron al Demandado sendos requerimientos para que �ste transfiriera a aqu�lla el nombre de dominio disputado y se abstuviera de seguir utilizando cualquier signo que incorporase el t�rmino “donettes”.
Seg�n se ha acreditado documentalmente, el Demandado es propietario de dos empresas radicadas en el mismo �mbito geogr�fico que la Demandante, cuyo objeto social se refiere a la fabricaci�n de jabones, detergentes y otros art�culos de limpieza y abrillantamiento, as� como la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia, respectivamente. No hay constancia de que el Demandado haya respondido a estos requerimientos.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Las pretensiones de la Demandante se resumen del siguiente modo.
Que el nombre de dominio cuestionado es id�ntico a la parte denominativa de las marcas registradas a nombre de aqu�lla antes citadas, las cuales constituyen derechos previos.
Que la marca DONETTES es una de las m�s renombradas del sector de la alimentaci�n en Espa�a, donde es conocida por un 94,7 por ciento de los consumidores.
Que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio. En concreto, la Demandante no ha licenciado el uso de las marcas de las que es titular al Demandado, ni �ste es o ha sido conocido en el mercado bajo la denominaci�n “Donettes”.
Que siendo la marca DONETTES renombrada en el sector de referencia, y siendo el Demandado una persona residente en Espa�a, hay que colegir que el nombre de dominio fue registrado y est� siendo usado de mala fe, siendo la finalidad que motiv� su registro la de obtener un beneficio econ�mico ileg�timo.
B. Demandado
El Demandado no contest� a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
La Demandante es titular de la marca espa�ola N� 717.388 DONETTES, denominativa, solicitada en fecha 12 de junio de 1973 (para la clase 30 del nomencl�tor internacional) y registrada, finalmente, con fecha 4 de mayo de 1976; as� como de la marca comunitaria N� 2.436.715, DONETTES, mixta, solicitada en fecha 5 de noviembre de 2001 (para clases 29 y 30), y registrada con fecha 28 de febrero de 2003. De conformidad con lo que prescribe la normativa por la que se resuelven los conflictos entre nombres de dominio “.es” y marcas u otros derechos inmateriales, dichas marcas referenciadas constituyen “derechos previos” de la Demandante.
La parte denominativa del nombre de dominio cuestionado es “Donettes”, sin que la inclusi�n del sufijo “.es” en el Nombre de Dominio sea considerado como una diferencia relevante.
Consecuentemente, es innegable y evidente por s� mismo que se da el primero de los requisitos formales exigidos, ya que se da una total coincidencia entre la parte denominativa de los “derechos previos” a favor de la Demandante y el Nombre de Dominio.
B. Derechos o intereses leg�timos
Respecto del segundo elemento, hay que partir de la base de que, dado el sistema sobre el que se asienta la resoluci�n de conflictos entre nombres de dominio y marcas en el �mbito del Reglamento, la carga de la prueba de este segundo requisito viene a recaer sobre el Demandado una vez que el Demandante presenta un principio de prueba acerca de la ausencia de derechos o intereses leg�timos del Demandado sobre el o los nombres de dominio impugnados.
Consecuente con lo anterior, acepto que la Demandante ha presentado evidencias suficientes de que el Demandado carece de derecho marcario registrado a su nombre que incorpore la palabra “donettes”, fundamental �sta en la conformaci�n de la marca de la que es titular la Demandante. M�s bien todo lo contrario, puesto que del an�lisis del informe de b�squeda resultante de introducir la palabra “donettes” en la base de datos pertinente, se deduce claramente que el Demandado no tiene registrado a su nombre marca alguna que incorpore dicha palabra.
Asimismo, debe tenerse presente que el Demandado no ha probado ostentar inter�s leg�timo alguno en relaci�n con el t�rmino “donettes”. Desde luego, frente a la afirmaci�n de la Demandante de que �sta no le ha licenciado el uso de su derecho de marca opuesto, el Demandado ha guardado silencio, con lo que el Experto interpreta el mismo como aceptaci�n del hecho esgrimido por la Demandante.
Consecuente con todo lo anterior, y con los hechos considerados probados, entiendo que se cumple, asimismo, el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento, relativo a la ausencia de derecho o inter�s leg�timo alguno a favor del Demandado en relaci�n con el nombre de dominio cuestionado.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Por �ltimo, ha de analizarse si el Demandado registr� o est� usando el nombre de dominio de mala fe.
El concepto de mala fe del que parte el Reglamento es esencialmente subjetivo, y consiste en un �nimo interno del Demandado (titular actual del nombre de dominio disputado) de querer causar alg�n tipo de perjuicio al Demandante en cuanto titular de un derecho de marca (u otro cualquiera de los admitidos en el Reglamento) con el hecho del registro o el uso del nombre de dominio objeto de disputa. No obstante, dicho �nimo, con ser interno, se manifiesta externamente a trav�s de circunstancias de las que el Experto puede deducir inequ�vocamente que tal �nimo existi� o existe en la actualidad.
En este sentido, teniendo en cuenta la amplia trayectoria desarrollada por la Demandante en el sector alimenticio espa�ol y europeo, constituyendo su producto Donettes uno de los m�s conocidos por el p�blico consumidor en el mercado de relevancia (recu�rdense las cifras arriba mencionadas); el hecho de que el nombre de dominio disputado no est� activo, ni se le ha conocido uso alguno; la circunstancia de que el Demandado reside no solo en el mismo pa�s al que pertenece la Demandante, sino m�s concretamente en su �mbito territorial cercano; y que incluso, aunque se hiciera abstracci�n de todo lo anterior, por el hecho de los requerimientos enviados por la Demandante al Demandado en suficiente y holgado periodo de tiempo, los cuales nunca fueron contestados, �ste debiera haber conocido las pretensiones de la Demandante y, por tanto, la notoriedad de la marca DONETTES; y, finalmente, la nula relaci�n entre la actividad o el sector para el que fueron registradas las marcas de la Demandante y la que parece ser, seg�n lo acreditado, la actividad usual a la que se dedica el Demandado, la conclusi�n no puede ser otra que considerar que �ste registr� y est� usando en la actualidad el nombre de dominio de mala fe, puesto que la consecuencia inmediata de aquel registro y este uso no es otra que la de impedir al Demandante, en cuanto titular de derechos previos sobre la menci�n “donettes”, el uso leg�timo de dicho nombre de dominio con el perjuicio econ�mico y moral que ello le depara a juzgar por la indudable relevancia de la marca opuesta, y ello en la medida en que, como se�ala la jurisprudencia comunitaria al respecto, y numerosas resoluciones del Centro, una marca notoria o renombrada debe gozar de especial protecci�n, puesto que el conocimiento que de ella tiene el p�blico consumidor es mayor por su propia esencia, y cualquier uso no autorizado que se haga de la marca protegida resultar�, por ello, especialmente perjudicial al titular de la marca renombrada o notoria dada su amplia difusi�n.
Por todas estas razones, entiendo, asimismo, que el Demandado registr� y est� usando el nombre de dominio de mala fe.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el art�culo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.
Jos� Carlos Erdozain
Experto �nico
Fecha: 19 de mayo de 2008
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