Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Federaci�n Nacional de Cafeteros de Colombia v. A.C. Juan Valdez, Amigos del Caf� Colombiano y UXIO Digital S.L.
Caso No. DES2008-0012
1. Las Partes
La Demandante es Federaci�n Nacional de Cafeteros de Colombia, Bogot�, Colombia representada por Elzaburu, Espa�a.
Las Demandadas son las entidades A.C. Juan Valdez, Amigos del Caf� Colombiano, Palma de Mallorca, Espa�a representados por Encarnaci�n Alfocea Tardio, Espa�a y UXIO Digital S.L. representada Eugenio de la Cruz Silva, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 17 de abril de 2008. El 17 de abril de 2008 el Centro envi� a ESNIC v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 21 de abril de 2008, ESNIC envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el registrante es A.C. Juan Valdez, Amigos del Caf� Colombiano, uno de los Demandados. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo del pa�s correspondiente a Espa�a (“ES.”) (el “Reglamento”).
De conformidad con los art�culos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de abril de 2008. De conformidad con el art�culo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 14 de mayo de 2008. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda por parte de Uxio Digital S.L. fue presentado ante el Centro el 12 de mayo de 2008. En esa misma fecha, A.C. Juan Valdez, Amigos del Caf� Colombiano tambi�n present� su contestaci�n.
El Centro nombr� a Paz Soler Masota como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 26 de mayo de 2008, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Se tienen por relevantes al caso los siguientes antecedentes de hecho y circunstancias:
- La Demandante es titular de varios dominios en torno a la denominaci�n “Juan Valdez” y, en particular, opera un sitio web bajo el dominio .
- El dominio controvertido fue registrado por “Uxio Digital, S.L.” el 11 de agosto de 2006. En una primera fase el sitio web de la Demandada contuvo un framing o enmarcado para incorporar un link a la p�gina web de una empresa competidora de la Demandante. Como primera acci�n, la Demandante envi� un requerimiento a tal empresa competidora, la cual afirm� no tener vinculaci�n alguna con el sitio web, proporcionando adem�s informaci�n sobre el titular registral del dominio en cuesti�n.
- En fecha 6 de noviembre de 2007, la Demandante envi� a la entidad “Uxio Digital, S.L.” una carta-requerimiento advirti�ndole de su mejor derecho sobre el dominio en cuesti�n solicitando su cancelaci�n o cesi�n. La referida entidad contest� en fecha 26 de noviembre de 2007, declarando su voluntad de negociar al efecto de proceder a la venta del dominio y, mientras tanto, redireccionar a la p�gina web de la Demandante. De los hechos alegados no consta que tal redireccionamiento se produjera. El 1 de enero de 2008, el se�or de la Cruz Silva, administrador de la entidad requerida, envi� a la Demandante por correo electr�nico un informe emitido por una entidad alemana y fechado a 20 de diciembre en el que se conten�a una tasaci�n econ�mica del dominio por un importe de 850.000 Euros.
- En el �nterin, el dominio en controversia cambi� de titular, pasando a ser de la entidad en constituci�n “A.C. Juan Valdez, Amigos del Caf� Colombiano”. El contenido inicial del sitio web, tras el cambio de titular registral, ven�a configurado por un framing o enmarcado, en esta ocasi�n a una organizaci�n pol�tica colombiana, el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario.
- En la misma fecha de emisi�n del informe de tasaci�n del dominio arriba citado, esto es, el 20 de diciembre de 2007, se present� en el Registro de Asociaciones de las Islas Baleares una solicitud de registro de la “A.C. Juan Valdez, Amigos del Caf� Colombiano”. No se ha aportado prueba del efectivo registro de la referida Asociaci�n.
- A trav�s del dominio en controversia, seg�n comprobaci�n adicional del Experto previa a la emisi�n de la presente Decisi�n, se accede en la actualidad a una p�gina web de dise�o y contenido muy precarios, en la que se presenta la referida Asociaci�n como un grupo de amigos amantes del caf� y con inquietudes culturales.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante considera que el dominio controvertido constituye un registro de car�cter abusivo, todo ello por cuanto:
- La Demandante es una entidad que agrupa a m�s de 566.000 productores de caf� colombiano que desarrolla una muy intensa actividad de promoci�n del caf� colombiano en el mundo desde el a�o 1972, utilizando al efecto la imagen del personaje ficticio “Juan Valdez”, creado y ampliamente utilizado como elemento publicitario desde el a�o 1959, y habiendo recibido, entre otros reconocimientos, el de icono publicitario en la Semana de la Publicidad que se celebr� en Nueva York en 2005.
- La Demandante es titular, entre otras, de marcas comunitarias coincidentes con la denominaci�n que es objeto del dominio en controversia, en concreto: marca denominativa n� 2401933 concedida en el a�o 2001, marca gr�fica n� 4390118 concedida en el a�o 2003 y marca gr�fico-denominativa n� 313614 concedida en el a�o 2005, todas ellas en vigor.
- Que en el mes de junio de 2006 se eligi� al nuevo actor que, a partir de tal fecha, encarnar�a al personaje “Juan Valdez” en la publicidad, noticia que tuvo un fuerte impacto medi�tico, tal cual queda acreditado en el expediente, por lo tanto en un momento inmediatamente anterior al registro y mantenimiento del dominio en controversia.
- Que, tan pronto como tuvo noticia de la existencia del dominio y de la real titularidad del mismo, interpuso requerimiento solicitando su anulaci�n o cesi�n, quedando acreditado que la primera titular del mismo declar� su voluntad de abrir negociaciones para su venta al Demandante, siendo el precio de venta ofertado notoriamente superior a los gastos de registro del dominio en controversia.
- Que tras el cambio de titularidad del dominio en controversia, el enmarcado o framing a un partido pol�tico determinado es demostrativo de una estrategia encaminada a forzar la compra del dominio por parte del Demandante.
- Que el registro de la referida Asociaci�n no podr� prosperar por vulnerar el art�culo 8.3 de la LO 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociaci�n.
- Que, en todo caso, el Demandante no ha autorizado a los Demandados ni existe v�nculo alguno con ellos.
- Y as�, de todo lo anterior, que el Demandante solicite la transferencia en su favor de los nombres de dominio objeto de la presente controversia.
B. Demandados
En su contestaci�n a la Demanda, los Demandados alegan:
1. A.C. Juan Valdez, Amigos del Caf� Colombiano
- Que el personaje “Juan Valdez” pertenece al acervo cultural colombiano y que, por lo tanto, es de libre disposici�n.
- Que los registros de marcas comunitarias de la Demandante no suponen ni significan un registro v�lido de la marca en Espa�a. Y que, para el supuesto de que este argumento se desestimara, que tales marcas comunitarias no fueron registradas para cubrir actividades culturales, debiendo primar el principio de especialidad, por cuanto tales marcas comunitarias no son notorias en territorio espa�ol.
- Que los miembros y directivos de la Asociaci�n - la cual se acord� por sus promotores en fecha 18 de diciembre de 2007 - no participaron en la negociaci�n para la venta del dominio, limit�ndose su relaci�n con la entidad “Uxio Digital, S.L.” al encargo de un sitio web.
- Que no consta todav�a la denegaci�n del registro constitutivo de la Asociaci�n, siendo el objeto de la misma “el promover todo tipo de actividades encaminadas a divulgar las caracter�sticas del cultivo y consumo caf� colombiano y potenciar su consumo en el territorio de la isla de Mallorca”.
2. UXIO Digital S.L.
- El nombre de dominio fue registrado por Uxio Digital S.L. como parte de su actividad empresarial y en cumplimiento de una solicitud de un tercero.
- Uxio Digital S.L. no transmiti� la titularidad a la Demandante posterior al requerimiento de la misma, debido a que exist�a un derecho de preferencia por parte de la co-Demandada.
- A.C. Juan Valdez, Amigos del Caf� Colombiano, est� legitimada al uso de dicha denominaci�n por cuanto la misma forma parte de su denominaci�n y sus actividades no compiten con los productos y servicios de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
Por virtud del Reglamento, el Panel ha de resolver la Demanda en base a:
(i) las declaraciones y los documentos presentados por las Partes;
(ii) lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento; y
(iii) de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho espa�ol que el Panel considere aplicables.
En cuanto al examen de los presupuestos para la estimaci�n de la Demanda contenidos en el art�culo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el car�cter especulativo o abusivo del dominio en controversia, �stos son:
(i) que el nombre de dominio registrado sea id�ntico, u ofrezca semejanza que produzca confusi�n, con otros t�rminos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;
(ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses leg�timos en relaci�n con el nombre de dominio; y
(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El Experto considera que el dominio en controversia es id�ntico a la marca comunitaria denominativa del Demandante, de la cual se ha probado su car�cter notorio en la Decisi�n National Federation of Coffee Growers of Colombia v. Daniel Harrison,Caso OMPI No. D2002-1134, sin que a estos efectos sea relevante la supresi�n del espacio entre los vocablos “Juan” y “Valdez” ni la adici�n del sufijo “ES”, en concordancia, entre otra, con Huawei Technologies Co. Ltd. v. Francisco Jos� G�mez Sagastume,Caso OMPI No. DES2006-0044.
El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.
B. Derechos o intereses leg�timos
El Demandante ha aportado abundante prueba del car�cter notorio de sus marcas en el territorio espa�ol, trasunto a su vez de las inversiones en publicidad realizadas desde hace d�cadas por el Demandante en torno al personaje “Juan Valdez” (vid. de modo similar, de nuevo, Decisi�n en elCaso OMPI No. National Federation of Coffee Growers of Colombia v. Daniel Harrison, Caso OMPI No. D2002-1134).
M�s aun, la fecha de constituci�n del Demandando (18 de diciembre de 2007) es posterior al requerimiento por parte del Demandante (6 de noviembre de 2007). Los Demandados, por su parte, no han conseguido desvirtuar con su argumentaci�n las alegaciones del Demandante.
En opini�n del Experto, y del modo que se fundamentar� seguidamente, el �nico inter�s tras el registro del dominio en controversia no fue otro que el de obtener un lucro mediante su venta al Demandante. Las imputaciones que siguen son, por lo dem�s, extensibles a ambos Demandados.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El uso del dominio en controversia demuestra la mala fe originaria en su registro por parte de los Demandados. En efecto, y en primer lugar, los contenidos ofrecidos a trav�s del sitio web distinguido con el dominio no han respondido en ning�n momento a una voluntad de explotaci�n leg�tima del mismo: ni en una primera fase bajo la titularidad de una de las Demandadas, en la que se recurri� a la t�cnica del framing para redireccionar, precisamente, a la p�gina web de una empresa competidora del Demandante (con el correspondiente desv�o de los usuarios de Internet que naturalmente buscan informaci�n sobre la Demandante y el potencial da�o a los intereses comerciales de �sta).
Tampoco bajo la segunda fase bajo la titularidad de la segunda de las Demandadas, en la que primero se volvi� a recurrir a la t�cnica del framing para redireccionar, esta vez, a la p�gina web de una organizaci�n pol�tica colombiana (susceptible de generar v�nculos de asociaci�n indebidos entre �sta y el Demandante).
Actualmente, como ha podido comprobar el Experto, para albergar los contenidos de una supuesta Asociaci�n orientada a la difusi�n del consumo de caf� colombiano en las Islas Baleares. Singular prop�sito en s� mismo considerado, que si fuera veraz se compadecer�a mal con el contenido previo de redireccionar a la p�gina de una organizaci�n pol�tica colombiana. En segundo lugar, el cambio de titularidad del dominio ha de reputarse inserto en una estrategia espuria de construir una apariencia de buen derecho bajo una supuesta actividad cultural a trav�s de una Asociaci�n cuya solicitud de registro coincide en el tiempo, ins�litamente, con la fecha de emisi�n del informe de una empresa alemana sobre la valoraci�n del dominio sobre la que una de las Demandantes sustent� su ofrecimiento de venta, por una cantidad notoriamente superior a los costes de registro y mantenimiento del dominio (850.000 Euros) que no puede concluirse si no tasada a partir de las inversiones y notoriedad de que gozan los signos distintivos del Demandante. Como es sabido, la oferta de transferencia del dominio contra precio por encima de los costes de registro y mantenimiento del dominio es una circunstancia sobre la que el Panel, por s� sola, justifica la mala fe en el registro y uso del dominio (entre otras y con ulteriores citas Caso Heineken Espa�a, S.A. c. Rub�n Omar Garc�a Mantec�n,Caso OMPI No. DES2008-0008).
En consecuencia, el Experto considera que se cumple con el tercer elemento del Reglamento.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el art�culo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido al Demandante.
Paz Soler Masota
Experto �nico
Fecha: 6 de junio de 2008
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