Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Ente P�blico de Comunicaci�n del Principado de Asturias v. Alberto Tasc�n Ruiz
Caso No. DES2008-0015
1. Las Partes
La Demandante es Ente P�blico de Comunicaci�n del Principado de Asturias, con domicilio en Gij�n, Asturias, Espa�a, representada por UBILIBET.
La Demandado es Alberto Tasc�n Ruiz, con domicilio en Madrid, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 21 de mayo de 2008. El 21 de mayo de 2008, el Centro envi� a ESNIC v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 22 de mayo de 2008, ESNIC envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n.
De conformidad con los art�culos 7.a) y 15.a) del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”)(“el Reglamento”), el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2 de junio de 2008. De conformidad con el art�culo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 22 de junio de 2008. El Demandado contest� a la Demanda con fecha 18 junio de 2008 dando acuse de recepci�n el d�a 19 de junio de 2008.
El Centro nombr� a Manuel Moreno-Torres como Experto el d�a 30 de junio de 2008, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es Ente Publico de Comunicaci�n del Principado de Asturias como titular de las marcas ASTURIES (Expediente ante la OEPM M2660282) y “Asturias” (Expediente ante la OEPM M2660283) concedidas en junio de 2006 seg�n certificado aportado por el propio Demandante.
Igualmente el Demandante aporta t�tulos o alega la titularidad de otras marcas que pertenecen bien a otros �rganos de la administraci�n p�blica asturiana bien a entidades mercantiles instrumentales del Gobierno de Asturias. En este sentido, cabe citar, entre otras, las siguientes:
- Marca espa�ola denominativa con gr�fico ASTURIAS PARAISO NATURAL
- Marca espa�ola denominativa ASTURIAS EXPORTA
- Marca espa�ola denominativa ASTURIASEMPRENDE
- Marca comunitaria denominativa con gr�fico INFOASTURIAS
- Marca espa�ola denominativa con gr�fico ASTURIAS+
- Marca comunitaria denominativa con gr�fico SABOREANDO ASTURIAS
- Marca espa�ola denominativa ASTURIAS EN LA RED
- Marca espa�ola denominativa ASTURIAS EXTERIOR.
- Marca espa�ola denominativa ASTURIAS AHORA.
- Marca espa�ola denominativa ASTURIAS PARA�SO DIGITAL.
- Marca espa�ola denominativa ASTURIAS ESPACIO EDUCATIVO.
- Marca comunitaria denominativa con gr�fico RECREA ASTURIAS.
- Marca comunitaria denominativa con gr�fico ASTURIAS TESORO
CULTURAL.
Asimismo, la Demandante, directamente o a trav�s de �rganos o entidades administrativamente dependientes del Gobierno Asturiano, es titular de m�s de ochenta nombres de dominio exclusiva o parcialmente basados en la denominaci�n “Asturias” o “Asturies”. En este sentido, cabe citar, entre otros los nombres de dominio , , , , , , , , o .
El Demandado es un ciudadano espa�ol que reconoce redireccionar el nombre de dominio por el adquirido con fecha de 18 de noviembre de2005, a un blog denominado “”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El Demandante alega que como titular de las marcas ASTURIES (Asturias en asturiano o bable) y ASTURIAS puede apreciarse identidad total con el nombre de dominio propiedad del Demandado, con lo que no hay dudas acerca de la confusi�n que ello crea.
Considera que el Gobierno de Asturies, uno de cuyos entes es el propio Demandante, es titular, ya sea de forma directa o bien indirecta, de numerosas marcas, como ASTURIAS+, que incluyen el top�nimo “Asturias” junto a vocablos como “info, en la red, emprende, exterior, ahora, exporta, para�so digital, espacio educativo, saboreando, recrea, tesoro cultural o para�so natural”, siendo estos t�rminos no exclusivos de car�cter gen�rico, debe entenderse que el uso excluyente del que goza el Gobierno por la titularidad de las referidas marcas es sobre la denominaci�n “Asturias”.
Por lo dem�s, alega que el Gobierno de Asturias es propietario de m�s de ochenta nombres de dominio donde el vocablo principal de los mismos es “Asturias” por lo que hace que el Principado de Asturias sea conocido por el usuario de Internet con la denominaci�n “Asturias” (nombre reconocido y protegido constitucional y estatutariamente).
El nombre de dominio objeto de la presente disputa coincide exactamente con una marca titularidad del Demandante, por lo cual es evidente que su uso por el Demandado infunde confusi�n a los usuarios o internautas.
Asimismo, considera que carece de intereses leg�timos sobre el nombre de dominio en disputa por el hecho de que carecer de derecho o inter�s leg�timo respecto del nombre de dominio objeto de la presente demanda en la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas o en la Oficina de Armonizaci�n del Mercado Interior.
Por lo dem�s entiende que el Demandado ni se identifica con el nombre o los apellidos del Demandado adem�s de carecer de derechos o intereses leg�timos en el momento en que procedi� a registrar el nombre de dominio. El hecho de que el Demandado haya venido usando dicho nombre de dominio hasta la actualidad tampoco genera la existencia de un derecho o inter�s leg�timo adquirido a posteriori.
Finalmente considera que el Demandado registr� el nombre de dominio en disputa siendo plenamente consciente de que con ello se estaba apropiando de un distintivo ajeno con el �nico fin de atraer intencionadamente a los usuarios a su p�gina Web.
Por lo que se refiere al registro del nombre de dominio de mala fe considera probada la notoriedad y renombre de la denominaci�n “Asturies” para identificar la regi�n de Asturias o a los entes p�blicos vinculados a ella, as� como la amplia difusi�n de las marcas con la denominaci�n “Asturies”.
Y, en cuanto al uso del nombre de dominio de mala fe alega que el Demandado aprovecha el nombre de dominio �nicamente para generar rendimientos introduciendo noticias y anuncios de Google a trav�s del sistema de AdSense en el nombre de dominio al que el controvertido se redireccion� ().
B. Demandado
Considera el Demandado que el registro del nombre del dominio de fecha 8 de noviembre de 2005 mientras que el registro marcario del Demandante ASTURIES es de fecha 1 de junio de 2006.
Que el nombre de dominio en disputa se encuentra redireccionado a una blog que funciona bajo el nombre de dominio que refleja actualmente noticias, inquietudes o fotograf�as que por diferentes razones crean el inter�s del Demandado, citando debidamente las fuentes en el caso de no ser material de su propiedad. Por lo tanto, insiste que no puede existir confusi�n con los productos y servicios comercializados bajo la marca ASTURIAS.
Alega el Demandado que toda vez rige el principio del “first come, first served,” la legalidad en el registro del nombre del dominio no puede cuestionarse, m�xime cuando ni el Demandante ni cualquiera de las instituciones que componen el gobierno Asturiano procedieron a ejercitar el derecho de reserva para los titulares de marcas establecido por la normativa espa�ola al momento de liberalizarse la asignaci�n de nombres de dominio geogr�fico espa�ol.
Por lo dem�s considera que nos encontramos ante un t�rmino que no se corresponde a una lengua oficial ni reconocida por el propio Estatuto de Autonom�a del Principado de Asturias por lo que no cabe apropiarse de un uso exclusivo sobre la misma.
Finalmente, en cuanto al registro o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa niega el car�cter notorio de la marca ASTURIES, adem�s de negar haber tenido conocimiento de la forma de promoci�n electr�nica de las administraciones p�blicas.
En todo caso, entiende que las informaciones suministradas a trav�s del citado nombre de dominio en nada han perjudicado la imagen de Asturias ni la del Principado ni han producido confusi�n con sus instituciones.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo establecido en el art�culo 21 del Reglamento el Experto ha de resolver sobre la demanda con base en las declaraciones y los documentos presentados por las partes, y lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el propio “Reglamento”, y por lo tanto en las leyes y los principios del Derecho nacional espa�ol.
El art�culo 2 del Reglamento define Derechos Previos como:
1) Denominaciones de entidades v�lidamente registradas en Espa�a, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en Espa�a.
2) Nombres civiles o seud�nimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, pol�ticos y figuras del espect�culo o del deporte.
3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones P�blicas y organismos p�blicos espa�oles.
Asimismo, se tendr� en cuenta la doctrina consolidada en materia de nombres de dominios gen�ricos del Centro, en tanto en cuanto coincidan con la regulaci�n espa�ola por raz�n de los m�s que evidentes puntos de conexi�n entre ambos procedimientos.
Conforme al art�culo 2 del Reglamento procede a continuaci�n analizar si se cumplen con los siguientes requisitos 1) Que el nombre de dominio sea id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con otro t�rmino sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio; y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
6.1. Cuesti�n previa: sobre los Derechos Previos de la Demandante
El Demandante fundamenta la presente Demanda tanto en la existencia de unos derechos previos constituidos por diversas marcas de su propiedad como en otras marcas que no siendo de su titularidad pertenecen a otras entidades, o compa��as mercantiles afectas al Gobierno de Asturias. Pues bien, esta �ltima alegaci�n debe ser analizada previamente para comprobar si existen o no Derechos Previos que permitan sustentar la Demanda.
Igualmente, y por otra parte, deber� analizarse con car�cter previo el posible reconocimiento de otros Derechos Previos a la Demandante, en concreto si cabe admitir “Asturias” y “Asturies” como t�rminos por los que es generalmente reconocible la Demandante en los t�rminos en los que se expresa el punto tercero del art�culo 2 del Reglamento a prop�sito de los Derechos Previos.
Por lo que se refiere a la primera de las cuestiones que se plantean, es decir, el numeros�simo grupo de marcas propiedad del Gobierno de Asturias y de diversos entes administrativos asturianos, o sociedades mercantiles de �l dependientes, en los que apoya su pretensi�n y, cuya caracter�stica principal consiste en que el t�rmino geogr�fico “Asturias” compone un elemento denominativo m�s de las marcas, entendemos que la inclusi�n de dicho t�rmino, en el conjunto de la denominaci�n de la que se compone cada una de las marcas aportadas, no supone el reconocimiento autom�tico y de forma independiente del t�rmino “Asturias” como marca registrada.
Sin embargo, y por lo que se refiere a la segunda de las cuestiones, es decir si el t�rmino “Asturias” o “Asturies” quedar�a incluido en los t�rminos del art�culo 2 del Reglamento, como �rgano generalmente reconocible de la administraci�n p�blica asturiana, lo cierto es que, merece especial atenci�n por la importancia que tendr� en relaci�n al an�lisis de los requisitos para calificar el registro del nombre de dominio como especulativo o abusivo.
Pues bien, la respuesta debe ser afirmativa por las siguientes razones. En primer lugar, porque el concepto de administraci�n p�blica debe interpretarse a la vista del art�culo 2 de la Ley 30/1992 seg�n el cual: “Las Entidades de Derecho P�blico con personalidad jur�dica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones P�blicas tendr�n asimismo la consideraci�n de Administraci�n P�blica”, estableciendo el concepto �nico de administraci�n. En segundo lugar, porque la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoci�n del bable/asturiano dice en su art�culo 4 sobre el uso administrativo del asturiano que “todos los ciudadanos tienen derecho a emplear el bable/asturiano y a expresarse en �l, de palabra y por escrito. Se tendr� por v�lido a todos los efectos el uso del bable/asturiano en las comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el Principado de Asturias.” Y contin�a: “El Principado de Asturias propiciar� el conocimiento del bable/asturiano por todos los empleados p�blicos que desarrollen su labor en Asturias; el conocimiento del bable/asturiano podr� ser valorado en las oposiciones y concursos convocados por el Principado de Asturias, cuando las caracter�sticas del puesto de trabajo y la naturaleza de las funciones que vayan a desarrollarse lo requieran”.
Por tanto, al Demandante lo debemos considerar como la propia administraci�n p�blica Asturiana y, por tanto, reconocible regularmente bajo el t�rmino “Asturias” y como tal se encuentra obligada a propiciar el conocimiento del asturiano, es decir, a hacerse conocer bajo el t�rmino “Asturies”. En definitiva, que los t�rminos “Asturias” y “Asturies” constituyen un Derecho Previo de la Demandante.
6.2. Requisito de Nombre de Dominio de Car�cter Especulativo o Abusivo
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
En relaci�n al primero de los requisitos del Reglamento debemos distinguir entre dos cuestiones relativas a los Derechos Previos: el primero, las marcas propiedad del Demandante y, la segunda, el posible reconocimiento de otros Derechos Previos a la Demandante.
En relaci�n a la primera de las cuestiones, la comparaci�n del nombre de dominio con la marca de servicios ASTURIES de las que es propietario el Demandante debe llegar al reconocimiento de su identidad total.
Igualmente, apoya el Demandante su pretensi�n en la titularidad sobre la marca ASTURIAS de la que debe reconocerle una posible confusi�n con el nombre del dominio en disputa.
Por otra parte, habi�ndole reconocido Derechos Previos sobre los t�rminos “Asturias” y “Asturias” como denominaciones por las que generalmente es reconocible la administraci�n p�blica asturiana. La respuesta al an�lisis del primer requisito del Reglamento debe ser igualmente positiva.
En definitiva los Derechos Previos de la Demandante son id�nticos o confusamente similares con el nombre de dominio del Demandado , en los t�rminos del art�culo 2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses leg�timos
Para que exista un registro de un nombre de dominio de car�cter especulativo o abusivo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses leg�timos respecto a los nombres de dominio en cuesti�n.
En el presente caso, el Demandante ha demostrado que el Demandado carece de Derechos Previos en relaci�n al t�rmino “asturies”, que no ha sido conocido bajo dicha denominaci�n, ni tampoco es su nombre o apellidos.
La actuaci�n de redireccionamiento del nombre de dominio en disputa al blog de su propiedad “” en el que se dedica a recopilar cronol�gicamente textos, art�culos o fotograf�as de su propio inter�s en este caso en la red no puede ser considerada como un derecho o inter�s leg�timo frente a los Derechos Previos que ostenta la Demandante pues el registro del nombre de dominio es posterior a los Derechos Previos de la Demandante.
Por cuanto antecede y en atenci�n a los elementos de prueba expuestos y los criterios manifestados, este Experto considera que el Demandado carece derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio .
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El Demandante ha aportado elementos suficientes para concluir que es titular de unos Derechos Previos ampliamente conocidos en Espa�a con anterioridad a la fecha de solicitud del nombre de dominio en disputa.
A este respecto la Doctrina ha establecido, en relaci�n a las marcas de servicios, que el registro de un nombre de dominio id�ntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe (entre otras decisiones SANOFI AVENTIS v. Pierre Lefevre,Caso OMPI No. DES2006-0008; Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras v. D. Miquel Oms Espinosa,Caso OMPI No. DES2006-0022). Este experto considera que este criterio aplicable a la marca debe extenderse a aquellos otros Derechos Previos, como las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones P�blicas y organismos p�blicos espa�oles.
En todo caso, el uso del nombre de dominio constituye una actuaci�n especulativa en tanto en cuanto impide a la administraci�n asturiana dar cumplimiento debido a las obligaciones que le impone la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electr�nico de los ciudadanos a los Servicios P�blicos por la que se reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones P�blicas por medios electr�nicos y regula los aspectos b�sicos de la utilizaci�n de las tecnolog�as de la informaci�n en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones P�blicas, as� como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento com�n ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jur�dica. En este caso, parece razonable que los ciudadanos que por diversos motivos se deban relacionar con la administraci�n asturiana esperen acceder a sus servicios a trav�s del nombre de dominio ver�an desatendidos sus derechos si este no corresponde a la administraci�n asturiana.
Por ello, este Experto entiende que el Demandado al solicitar el registro objeto de esta Decisi�n ten�a en mente los Derechos Previos del Demandante, lo que aboca a calificar su actuaci�n como de mala fe. Es realmente dif�cil imaginar al Demandado eligiendo el registro del nombre de dominio en disputa de manera casual. De esta manera, s�lo cabe entender la solicitud y el uso efectuado del nombre de dominio en litigio por el Demandante por estar interesado en perturbar la actividad p�blica del Demandante.
Por lo expuesto, este Experto entiende cumplido con el tercero de los requisitos, es decir que el Demandado ha registrado o utilizado en nombre de dominio de mala fe.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el art�culo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido al Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto �nico
Fecha: 14 de julio de 2008
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